上海自贸试验区知识产权制度创新实践中面临的具体问题

1．知识产权行政管理与保护创新中的问题

（1）知识产权行政管理部门机构整合与功能发挥问题。

首先，知识产权局“三合一”建制后的内部机构与职能整合问题。自贸区组建了“三合一”建制的知识产权局，将以往工商局、版权局、知识产权局的职能统一归为知识产权局。如何将承担原有三个知识产权管理部门的内部机构与执法队伍有机整合，需要解决人员编制、部门合并等事项，涉及较为复杂的人权与事权关系，内部机构理顺与职能正常发挥尚需要一定的磨合时间。

其次，建立市场统一监管体系的整合问题。目前上海自贸试验区着力构建统一的市场监管体系，知识产权局不仅要在内部整合原有的工商局、版权局与知识产权局，在外部还要与市场监管其他部门机构建立联动配合关系，形成统一的市场监督管理执法体制。海关、公安等部门均设立区内办事机构，依法履行试验区有关监管和行政管理职责。如此的执法体系虽然可以在一定程度上缓解条块分割的知识产权管理和执法模式、提升监管效能，但对各部门之间形成的联动机制，目前还未从法律上明确内部的具体职能分工与协作模式，同时自由贸易试验区的特殊性质又会造成各职能部门间执法权限的模糊与重叠（许春明等，2014）。

（2）试验区知识产权管理工作缺少有效抓手。

上海自贸试验区知识产权局成立后，工作范围将由原先有限的审批事项拓展为更为广泛的行政管理职能，主要承担试验区知识产权统一的行政管理，开展重点领域、重点产业、重大专项知识产权保护工作，推动知识产权服务体系建设，促进知识产权的转化运用等职责统一的知识产权公共行政管理职能。由于试验区产业发展大部分尚处于引入与布局阶段，对知识产权公共服务需求较少，造成试验区知识产权局在公共管理服务暂时缺乏具体抓手，公共服务职能全面发挥也需一定时间。

2．上海自贸试验区知识产权司法保护创新中的问题

知识产权司法保护是上海自贸试验区知识产权保护的重要内容之一。从目前的调研情况来看，上海自贸试验区成立以来知识产权司法保护创新还存在如下问题。

（1）“三合一”审判改革问题。

试验区虽然成立知识产权法庭，但是尚未实现“三合一”审判。目前我国知识产权案件涉及专利、商标、著作权、商业秘密等多项知识产权，根据其所调整的法律关系性质的不同，分成知识产权民事、刑事和行政案件，分别归属民事审判庭、行政审判庭和刑事审判庭审理。但是这种审判分立的体制，不仅越来越不适应我国经济社会发展，在试验区知识产权案件数量大幅攀升和加强知识产权强保护的背景下，已经越来越无法适应现实发展的需要了。在试验区内实现知识产权的“三合一”审判机制，将知识产权民事、行政、刑事案件统一归于知识产权庭审理，有助于进一步推进试验区知识产权保护的进程。但是如何推进司法审判“三合一”，尚在摸索阶段。目前知识产权“三审合一”改革存在的问题很多，集中体现在改革启动的随机性和地缘性、改革主体的多元化和内部性、改革模式的非统一性、改革与三大诉讼制度整合的不对称性等方面，改革缺乏通盘的设计和考虑等。

（2）程序性问题制约司法案件审理效率。

首先是涉外、涉国际知名企业案件审理的域外查明问题。上海自贸试验区法庭受理的知识产权纠纷，具有涉外案件占比大和涉名企、名牌案件多两大突出特点。上海自贸试验区扩大开放之后，“走出去”成为很多企业以及产业发展的“刚性需求”，试验区市场主体在交易及诉讼中，对域外法，包括外国法及相关国际公约、惯例等的查明均有较大需求，如果对域外法熟悉程度不足，将大大阻碍企业向外发展的脚步和进程，甚至可能导致企业的重大损失。同时，对试验区审判工作来说，域外法查明也是难点问题，对试验区司法裁判的国际影响力产生重要影响。

其次是知识产权司法鉴定问题。无论是在上海自贸试验区内还是区外，知识产权纠纷司法审理中，法律事实的调查由于专业性和技术性非常强，往往会制约着审判效率的提升。从我国目前各地知识产权司法审判实践来看，司法鉴定与专家辅助人均是查明案件事实的途径。法官在审理案件期间，因对技术问题的判断缺乏必要的能力，一般将专门性问题即难以判定的事实，委托鉴定机构鉴别、判定。但实践中法院对鉴定结论不予审查或审查流于形式，如仅针对鉴定结论的形式要件的合法性进行审查，而对鉴定结论的核心内容，也即鉴定结论及其推理过程的科学性、公正性不予实质审查，导致鉴定结论实际上失于司法审查。

（3）自贸区特点产生的法律适用的复杂性。

首先，电商平台知识产权规则适用。随着自贸试验区服务业领域的扩大开放及电子商务服务平台的发展，大量互联网企业纷纷入区，在其扩大和转型的过程中，其非自营商品的知识产权纠纷凸显，且预计此类纠纷将持续增长。该类案件涉及电子商务平台是否能够适用网络服务商的“避风港规则”及注意义务标准的确定以及赔偿数额的计算等问题，需要深入研究总结此类案件的处理规则，促使电子商务平台加强知识产权保护和平台商户管理。

其次，定牌加工产品出口侵权认定。出口商品涉嫌侵犯商标权被扣留引发出口企业损失的情况多发。自贸区法庭2014年受理了13件因出口商品涉嫌侵犯商标权被海关扣留引发的侵害商标权纠纷，另有2件确认不侵害商标权纠纷，1件因出口商品涉嫌侵犯商标权被扣导致出口企业损失后要求赔偿，1件因出口商品涉嫌侵犯商标权被扣、出口企业赔偿后以重大误解为由要求返还赔偿款引起。侵害商标权纠纷的被告以及确认不侵害商标权纠纷的原告，多为涉外定牌加工企业，诉讼中均以境外商标权人授权使用商标并生产出口商品，不构成商标权侵权为由进行抗辩或主张。

实践中，海关系根据商标权人的知识产权备案保护申请对出口货物进行查验，对涉嫌侵权产品进行扣留。由于对涉外定牌加工是否属于侵权在法律及司法解释层面并无定论，海关在出口企业主张其为涉外定牌加工之后，并不对出口产品是否侵权做出认定；而目前司法实践中倾向性意见为认定定牌加工出口产品不侵犯国内市场商标权人的商标权。就定牌加工企业来说，其多为资金规模不大、劳动密集型企业，出口产品被扣留后，若涉诉并被申请诉讼保全，无论最终判决结果如何，定牌加工企业都要承担延期交货等违约责任，不但无法获得利润，还会面临大额赔偿。就商标权利人来说，向海关申请商标备案保护及对商品出口向海关申请采取知识产权保护措施，是其依据法律的维权行为。因此，此类案件中，商标权人的合法权利和出口企业的正当利益，有待司法审判和行政监管的进一步协调和平衡。

再次，平行进口司法认定问题。TRIPS协议将平行进口问题留待各国自行解决。我国2008年《专利法》明确了允许平行进口行为，但《商标法》和《著作权法》尚未进行明确的规定，而且在司法实践中，往往根据个案的具体情节，其判决结果大相径庭。

在上海自贸试验区建设中，也面临平行进口行为的规制问题，主要体现为以下两个方面：第一，对于专利之外的其他知识产权，在区内是否有必要做出平行进口的特殊规定试验区发展起来以后，面对大量的贴牌加工、过境中转贸易，如果不允许平行进口，势必对自由贸易产生不利的影响。第二，由于中国商标权和著作权的法域涵盖了上海自贸试验区地域，试验区如果针对平行进口做出特殊的规定，会涉及跟上位法的冲突与协调问题。

此外，还有试验区临时过境行为的合法性认定问题。过境贸易作为一种贸易形态有其存在的必要性和合理性。过境贸易根据过境货物是否在过境国有仓储行为，分为直接过境和间接过境。直接过境贸易是外国商品单纯转运的性质，只是经过一国，在海关监督下，从一个港口通过国内航线装运到另一个港口再输出国外，或在同一港口内从这艘船装到另一艘船后离开关境。间接过境贸易是外国商品运到关境后，先存放在海关保税仓库，不作其他加工之类，只是储存，然后又从海关保税仓库提出，再运出关境。试验区总体方案的任务之一就是提升国际航运服务能级，推动中转集拼业务发展，先行先试外贸进出口集装箱在国内沿海港口和上海港之间的沿海捎带业务，支持浦东机场增加国际中转货运航班。这样的政策导向将极大地推动试验区过境贸易的发展（上海市浦东新区法院“自贸区建设司法保障”课题组，2014）。由于我国目前缺乏明确的法律规定，对于知识产权货物在过境国侵权，而在货物始发地的出口国和货物目的地的进口国不一定侵权的情况，是否应认定为构成知识产权侵权还存在着不同的法律意见，这一情况同样会出现在上海自贸试验区，相关司法适用还存在着困难。

3．建立多元化知识产权纠纷解决机制面临的问题

（1）非诉争议解决方式还缺少吸引力。

试验区知识产权纠纷解决机制向多元化发展。仲裁、调解等方式具有不可多得的优势。但是目前，试验区涉及知识产权的纠纷主要还是通过司法途径解决，通过非诉方式解决的纠纷数量很少，说明非诉解决方式还存在一定的问题。但从实际情况来看，现行的知识产权多元纠纷解决机制存在着诸多弊垢，如机制缺省、功能不齐、运作不畅和效益不高等问题，在一定程度上制约了矛盾纠纷的解决，有待在实践中进一步优化和完善。这些问题造成非诉方式解决知识产权争议，目前还缺乏吸引力。

（2）多元争议解决机制内部缺乏充分衔接。

上海自贸试验区知识产权纠纷解决机制包括诉讼、调解、仲裁等内容，各类争议解决体系均处于相对独立的运作状态，相互之间缺乏必要的联系与合作。如对通过行政调解未能达成协议的，行政机关一般不制作调解终结书，不能为后续诉讼调解工作提供有价值的参考，在一定程度上造成行政资源浪费，也容易让纠纷当事人对非诉调解工作产生疑虑（胡金发，2015）。上海自贸试验区现行的知识产权多元纠纷解决机制之间的衔接问题还没有有效解决，在一定程度上制约了矛盾纠纷的解决，有待在实践中进一步优化和完善。