权利要求书的修改是否会在诉讼中导致禁止反悔原则的适用

20.权利要求书的修改是否会在诉讼中导致禁止反悔原则的适用?——湖北××药业股份有限公司与澳××(中国)制药有限公司专利权纠纷上诉案^[16]

案情简介

上诉人:湖北××药业股份有限公司

被上诉人:澳××(中国)制药有限公司

1995年12月5日，孔××向国家专利局申请“一种防治钙质缺损的药物及其制备方法”发明专利，2000年12月15日，国家知识产权局授予其专利权，专利号:ZL95117811.3，授权公告日:2001年1月10日。2006年4月3日，专利权人孔××与澳××公司签订《专利实施许可合同书》，当时澳××公司名称为澳××制药有限公司，后在工商局变更为澳××(中国)制药有限公司。该合同约定:孔××将其811号专利许可澳××公司独占实施，授权期限同专利期限，无地域和使用方式限制，“如发生第三方实施对本专利的侵权行为，由被许可方独立向侵权行为人提起诉讼，相关法律后果(利益或损失)均由被许可方承担。”

澳××公司的该专利在申请公开文本独立权利要求书中要求为可溶性钙剂，可溶性钙剂为葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙。国家知识产权局在第一次审查意见通知书中审查员认为，该权利要求书中使用的上位概念“可溶性钙剂”包括各种可溶性的含钙物质，它概括了一个较宽的保护范围，而申请人仅对其中的“葡萄糖酸钙”和“活性钙”提供了配制药物的实施例，对于其他的可溶性钙剂没有提供配方和效果实施例，所属技术领域的技术人员难以预见其他的可溶性钙剂按本发明进行配方是否也能在人体中发挥相同的作用，权利要求在实质上得不到说明书的支持，因此，审查员认为应对其进行修改。申请人根据此要求对权利要求书进行了修改，将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。

后澳××公司发现湖北××药业股份有限公司生产并在河北等地广泛销售其产品新钙特牌“葡萄糖酸钙锌口服溶液”。为判断该××药业公司生产的“葡萄糖酸钙锌口服溶液”技术特征是否落入澳××公司所主张的专利保护范围，原审法院依法委托了北京紫图知识产权鉴定中心进行了技术鉴定。鉴定报告结论为:“湖北××药业股份有限公司生产的‘新钙特牌’葡萄糖酸钙锌口服溶液药品与811号专利的技术方案相等同。”××药业在上诉中辩称，澳××公司在专利申请过程中关于权利要求中进行修改，该行为导致禁止反悔原则的适用，而澳××公司为了使专利授权机关认定其发明具有新颖性或创造性而对其权利要求书进行修改或意见陈述时明确放弃的内容，不能在侵权诉讼中作为其专利权保护的范围。因为主张适用我国专利审判中一贯奉行的关于禁止反悔原则的使用标准，该公司的行为不构成对澳××公司专利权的侵犯。^[17]

审理结果

河北省高级人民法院经审理认为，关于本案的争议点在于是否适用禁止反悔原则。在专利保护制度中，设立禁止反悔原则，旨在防止专利权人采用出尔反尔的策略，即在专利申请和无效程序中为了获得专利权或维持专利权有效而对其保护范围进行了某种限制，而在侵权诉讼中为了证明他人侵权，又对专利权利要求进行广义或较宽的解释，从而“两头得利”。就本案而言，在811号专利申请过程中，审查员在其提出的第一条审查意见中认为，申请人对权利要求1～5没有以说明书为依据，不符合《专利法》第26条第四款实用性的规定。根据该条意见申请人对权利要求书进行了相应的修改，这一修改只是为了使其权利要求得到说明书的支持，并非因此而使其申请的专利具有了新颖性或创造性，故此修改不产生禁止反悔的效果。原审法院对此认定正确，××药业的上诉主张不能成立。

经法院审理认为，原审法院对此认定正确，××药业的上诉主张不能成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第153条第(一)款第(一)项之规定，判决如下:(一)驳回上诉，维持原判;(二)二审案件受理费30 015元，由××药业公司负担。本判决为终审判决。

法理评析

本案二审争议的焦点与一审基本相同，即本案是否适用禁止反悔原则。所谓禁止反悔原则，是指在专利申请或无效程序中，申请人(即后来的专利权人)为了使专利授权机关认定其发明具有新颖性或创造性而对其权利要求书进行修改或意见陈述时明确放弃的内容，不能在侵权诉讼中作为其专利权保护的范围。但并非专利申请过程中关于权利要求的所有修改或意见陈述都会导致禁止反悔原则的适用。只有为了使专利授权机关认定其申请专利具有新颖性或创造性而进行的修改或意见陈述，才产生禁止反悔的效果。

本案专利权人在专利申请过程中根据专利审查员的意见对权利要求书进行了修改，将独立权利要求书中的“可溶性钙剂”修改为“活性钙”，并非因为是为了使其申请专利作此修改而具有新颖性或创造性，而是为了使其权利要求得到说明书的支持，故此修改不产生禁止反悔的效果，××药业公司的辩称不能成立。

本案的争议点主要是专利诉讼中禁止反悔原则的适用标准问题，即对于何种修改和陈述会导致禁止反悔原则的适用。专利权人或申请人在专利申请的审批和维持的过程中对专利文件进行修改有不同的目的，用于克服专利申请中不同类型的缺陷。那么，专利权人对哪些修改、陈述导致适用禁止反悔原则?对基于不同目的而作出的修改，在适用禁止反悔原则时是否应当区别对待?对此，存在如下几种不同的观点:

第一种观点认为，只有当涉及新颖性和创造性问题时作出的修改和意见陈述才导致禁止反悔原则的适用。持此观点的人认为:适用禁止反悔原则是为了限制专利权人在侵权诉讼中将其在专利审批和维持过程中已经放弃的内容重新纳入到其专利保护范围，因此这种限制应限于专利权人在专利审批和维持过程中，为了区别现有技术而作的修改和意见陈述，即为了满足专利的新颖性和创造性所作出的修改和意见陈述，而对于其他原因所作的修改和陈述并不予以限制。这种观点是大多数国家所采用的观点，确实存在一定的道理。本案中河北省高级人民法院采取了此种观点。

第二种观点认为，申请人为了满足“专利性”条件而进行的任何修改或者意见陈述，都应当适用禁止反悔原则。第二种观点扩大了观点一中禁止反悔原则的适用范围，显然，满足“专利性”要求进行的修改要比为区别现有技术而进行的修改范围更广，因为“专利性”要求，即授予专利权的实质性要求不仅包括专利应当满足新颖性和创造性的要求，还包括诸如“说明书应当清楚、完整”、“所属领域技术人员能够实施”、“权利要求书应当以说明书为依据”、“权利要求书应当清楚、简明地限定要求保护的发明创造”等等要求。

第三种观点主张采用“一刀切”的做法，认为申请人在专利审批过程中作出的所有的修改，经申请人与审查员确认后发生法律效力，均可以适用禁止反悔原则。

根据2009年12月21日最高人民法院审判委员会第1 480次会议通过的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》，其中第6条规定了禁止反悔原则:“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

从以上法律法规规定可以分析得出，所谓禁止反悔原则，即是指专利权人在专利申请文件中或申请人与专利局之间的来往信函中，已经确认为已有技术或明确表示放弃请求的保护技术内容，在以后的指控第三人侵权时不得反悔。如果专利权人在专利侵权诉讼中反悔，将其已经认为不属于其权利要求保护的技术内容扩大解释为属于其专利保护范围，受诉法院将不予支持。禁止反悔原则是专利侵权诉讼中的一项重要原则，它是民法中的诚实信用原则在专利法中的体现。

禁止反悔原则是国际上的通行原则。在美国和英国，该原则是衡平法上的保护手段，法院在进行专利侵权判断时，不允许专利权人将专利保护范围扩大到其在审批程序中为取得专利而放弃的保护内容。例如，在1980年8月的达纳上诉案中，美国联邦巡回上诉法院有如下解释:当专利权人通过自己的行为主动地向侵权人表示或通过使对方产生错觉的沉默使其相信自己的商业行为将不会受到专利权的干扰，并且该侵权人依赖这种表示继续自己的业务或扩大自己的业务，则此时便产生了衡平法上的禁止反悔。该原则使得专利权人无权追回诉讼前的一切经济损失，也不能取得诉讼后产生的任何经济赔偿和其他救济措施，因此，一旦禁止反悔的辩护成立，专利权人便会彻底败诉(Dana Corp.V.American preciscon CO.et al 221 USPQ 1098)。日本、德国等都作了类似规定并在司法实践中加以运用。

禁止反悔原则是专利侵权判定中的重要原则。专利侵权的判定主要分两个步骤，一是字面侵权，二是等同侵权。字面侵权指以被控侵权物与某一专利的权利要求相比，被控侵权物具备了权利要求中的每一个技术特征，这一步在国内称为全部技术特征原则，又称为全面覆盖原则，在美国称为字面侵权。在专利侵权判定中，字面侵权优先于等同侵权。等同侵权指以被控侵权物与某一专利的权利要求相比，被控侵权物不具备权利要求中的所有技术特征，但二者只有非实质性的区别，是所属技术领域普通技术人员无须经过创造性的劳动就能够联想到的，实质上是以基本相同的方式，替换专利权利要求的部分必要技术特征，产生实质上与专利技术相同的功能，达到实质上与专利技术相同的效果。禁止反悔原则是对等同侵权的限制，只在第二步中使用。

关于专利权人对哪些内容不得反悔，不同的国家有不同的规定，理论界也存在着分歧。在美国，审理时不仅要注意专利申请人在争辩或修改时所放弃的权利范围，还会注意其所放弃的原因，如果放弃的范围不涉及现有技术所披露的内容或放弃该范围是基于除权利要求缺乏新颖性或非显而易见性以外的其他理由(如权利要求不清楚)，则不能以此原则来阻止将权利解释到合理的范围;在德国，法院除要参考有关专利在德国专利局的审查资料，还要参考联邦专利法院无效程序的审查资料;而日本法院认为，专利权是实施专利发明的专有权，其权利范围与专利发明的技术范围相同，专利发明的技术范围是根据说明书中记载的权利要求来确定的，在实际判例中，既有根据申请人在审查过程中的陈述，也有根据专利说明书禁止反悔的。理论界有人主张侵权判断应严格以权利要求为准，而专利权人在审批程序中认可、承诺、放弃的技术内容，只要是反映在权利要求书中，就不应该认定;还有人主张专利权人主动对被告所作的明示或默示的不追究其侵权责任的意思表示亦不得反悔。

在我国，禁止反悔原则在司法实践中已经备受关注，它的一般适用条件如下:

1.禁止反悔原则的适用前提

对于禁止反悔原则的适用前提，国内比较统一的看法认为，禁止反悔原则应当以被告提出请求为前提。人民法院在审理专利侵权纠纷时，一个必须的步骤就是确定原告涉案专利的保护范围。确定专利保护范围大小的权力，只能由法院依法行事。由于站在完全不同的立场，专利权人必然会将其保护范围解释得尽可能大，而被控侵权人往往又必然将权利人的专利保护范围解释得尽可能小。因此，只有人民法院才能完全站在居中裁判者的立场，客观地确定原告专利的保护范围。也就是说，确定涉案专利的保护范围，是法院份内的事情，当然应该由法院依职权主动行使。

那么法院到底应该如何确定某一专利的保护范围?《专利法》第56条第一款明确规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权力要求的内容为准，说明书及其附图可以用于解释权利要求。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条进一步规定，《专利法》第56条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。对此的权威解释是:“法院应当准确适用禁止反悔原则，将等同原则的适用限制在一个合理的范围内。在具体案件审理中，法院应当审查申请人向专利局提交的专利申请文件(包括给专利局的函件和所作的陈述)中对专利权利要求所作的修改，对于其明确限定权利要求或者放弃请求保护的技术内容，则不能适用等同原则将其专利保护范围延伸到该技术内容所确定的范围。”^[18]

具体到涉及禁止反悔原则适用的案件中，法院为了客观地确定原告涉案专利的保护范围大小，当然首先还是要考虑原告涉案专利权利要求书的内容，同时为了准确理解其保护范围，必然还要借助该专利说明书和附图，甚至还要考虑与必要技术特征和某些技术特征相等同的特征所确定的范围。那么是不是考虑到上面的几种情况就可以准确无误的确定某一专利的保护范围呢?显然不是。因此，为了掌握原告涉案专利的真实保护范围，法院还必须依职权主动审查是否存在禁止专利权人反悔的情形。因为禁止反悔情形的存在与否会直接涉及原告专利保护范围的大小。当然，法院完全可以责令原告或者被告提交全套的审批授权文档或其他相应文档，甚至还可以依职权向国家知识产权局调取相关的文档。否则，如果由于被告自身的原因或者其代理人的原因没有提出适用禁止反悔，法院就很可能会因此而得出一个错误的结论。

如果禁止反悔原则的适用以被告的提出为前提，并由被告提供原告反悔的证据，那么，如果存在着原告反悔的情形，但是由于被告没有经验或对法律知识的不足，而没有向法院提出适用禁止反悔，这就意味着被告必须为自己没能主动提出适用禁止反悔原则而承担他本来不需要承担的侵权责任。从公平的角度出发，禁止反悔原则的适用以被告主动提出为前提，也违背了利益平衡的原则，无法充分地保护社会公众利益。法院主动适用等同原则一定程度上破坏了专利保护范围的确定性，从法院主动适用等同原则来看，如果法院在审理过程中发现权利要求书或说明书中存在禁止反悔情形，却仍然因为被告的未主动提出而不予以适用，势必会造成一种不公平的后果，违背了公平原则。另外，我国的民事诉讼中，当事人缺乏一定的诉讼技巧，要求被告主动提出适用禁止反悔原则这一抗辩主张，也不符合我国的实际情况。对专利文件进行审查属于法院的职权，也是法院最后作出裁决的依据。因此，在专利侵权案件的审理过程中，即使被告没有主动要求适用禁止反悔原则，法院也应当调阅专利卷宗，准确界定专利的保护范围以判定侵权与否，正如法院主动适用等同原则一样，而无需以被告的请求为前提。

2.禁止反悔原则的功能

判断他人的行为(产品或方法)是否构成侵权，首先要准确解释专利权利要求，确定专利的保护范围。然后将被控侵权产品或方法与专利权利要求进行比较，如果被控侵权产品或方法具备了权利要求的全部技术特征，就是构成了专利侵权。这一步被称为全面覆盖原则(在美国被称为字面侵权)，即判断是否构成相同侵权。如果被控侵权产品或方法不具备权利要求的全部技术特征，法院还要运用等同原则判断被控侵权产品或方法是否构成侵权，即判断被控侵权产品或方法与专利权利要求记载的技术特征是否以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。等同原则是用于扩展权利要求所表达的保护范围的工具，根据该原则在不构成相同侵权的情况下，法院也可以认定侵权的存在。这样在确定什么行为会构成侵权时就介入了一种不确定因素。利用已有发明进行创造的人员，在法院对等同作出判断之前，就难以预知他们的行为是否构成侵权。这与鼓励其他发明人进行再创造的宗旨存在着矛盾，增加了权利要求的不确定性，使公众难以知晓某一专利应受保护的确切范围。因此，为了对等同原则的运用有所限制，禁止反悔原则被启用。

禁止反悔原则仅适用于以等同原则进行侵权判定之时，而不能适用于以相同原则进行侵权判定之时。适用等同原则的目的是为了防止侵权人以等同替换(将专利产品或者方法作一些非实质性的修改)逃避专利侵权的制裁，扩大专利的保护范围，以保护专利权人的利益。而适用禁止反悔原则的目的则是为了防止专利权人不适当的扩大专利的保护范围，从而维护公众利益。二者密切联系，相互制衡，共同服务于准确确定专利的保护范围这一目的。因此，禁止反悔原则的功能是明确地描绘出原来可能是模糊的权利要求保护范围的界限，从而准确确定权利要求保护的范围。

3.禁止反悔原则的效力范围

当法院同意适用禁止反悔原则时，接下来的问题就是该原则对等同原则的适用范围产生多大的影响。在美国早期的一些专利侵权案例里，只要适用禁止反悔原则，专利权人就完全丧失了享受等同原则的机会，只能按照权利要求的文字内容来判断是否构成字面侵权。但随着司法实践的发展，该观点已被彻底否定。如在Festo公司诉SKK有限公司一案中，美国最高法院认为禁止反悔原则不需要用于阻止对每一项权利要求修改内容等同侵权的指控。因为，权利要求中一般都记载了多个技术特征，每一个技术特征都有它自己的等同范围，当专利权人在审查过程中进行的修改或意见陈述涉及权利要求的某个或某些技术特征时，禁止反悔原则的作用应当是限制专利权人将权利要求的保护范围朝着扩大该技术特征的方向延拓，没有必要由此而排除专利权人将保护范围朝其他方向延拓的权利。因此，禁止反悔原则的适用不应成为等同原则“完全的壁垒”。

我国司法实践部门对禁止反悔原则的效力范围尚未进行详尽的探讨。一般认为，禁止反悔原则和等同原则发生冲突时，优先适用禁止反悔原则。相关法律法规规定当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时，即原告主张适用等同原则判定被告侵权，而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不侵权的情况下，应当优先适用禁止反悔原则。该条虽然明确指出了禁止反悔原则与等同原则的限制关系，但是该规定却极易导致一种误解，即一旦适用禁止反悔原则，专利权人就丧失了享受等同原则的机会，只能按照权利要求的文字内容来判断侵权。

4.禁止反悔原则是一种抗辩主张，亦是一种解释权利要求的规则

在司法实践中，一般认为，适用禁止反悔原则应当以被告提出请求为前提，并由被告提供原告反悔的证据。这一规定说明禁止反悔原则的适用有两个条件:一是被告提出禁止反悔的抗辩主张;二是被告举证证明原告反悔的事实。如果被告仅提供原告反悔的证据，而不提出适用禁止反悔原则，法院不能主动适用禁止反悔原则。

这种观点是值得商榷的。

首先，禁止反悔原则不仅是一种抗辩主张，亦是一种解释权利要求的规则。美国第一巡回上诉法院在1968年关于通用机械公司诉休斯航空公司一案的判决中指出“假如这一原则仅涉及‘禁止反悔’，那么我们就会将它归结为一种抗辩手段，只要一审程序中没有提出，就可以认为这项抗辩权已被放弃了。但是，该原则并不仅仅如此，它还是一种对权利要求进行解释的规则，即对授权权利要求的解释应当参照审批过程中被取消或者被驳回的权利要求，确保授权权利要求的保护范围不得覆盖专利审批过程中被取消或者放弃的内容。因此，一审和二审法院应当以同样的细心程度来审视授权的专利文本和专利的审批过程。不允许已被放弃或者被驳回的权利要求死灰复燃，这不仅仅是双方当事人之间的问题，而且还事关公众的利益”。在我国，一些资深的法官也指出为了防止专利权人不适当地扩大专利权保护范围，有时还可以参考申请、审批过程中申请人的意图和专利局的见解，查阅补正书、通知书、意见书、异议书和答辩书等文件以及申请人在办理申请过程中向专利局提交的材料，这些都可以作为对专利权保护范围进行限定解释的依据。因此，禁止反悔原则的适用并不一定要以被告提出适用请求为前提。

其次，以被控侵权人提出适用禁止反悔原则作为适用前提，有违利益平衡原则，不利于保护公众利益。因为法院判定侵权的方法是将被控侵权产品或方法与专利权利要求对比，若构成相同，则认定侵权，若认定不相同，则直接适用等同原则判断被控侵权产品或方法是否落入专利保护范围。这一扩大的过程是法院主动适用的，如果在这一适用过程中法院发现专利权利要求书或说明书存在不当陈述或者其他反悔的证据，却仍然以被告未提出适用禁止反悔原则而不予适用，则将会造成不公平的后果，有违利益平衡原则。也即是说，法院主动适用等同原则带来保护范围的不确定性，如果要求被告举证的同时还要求其提出抗辩主张，对被告未免过于苛刻。如果被告提供了反悔的证据并抗辩不构成侵权，是否就可以认为提出了适用禁止反悔原则了呢?如果答案是肯定的，要求被告提出这一抗辩已无意义如果答案是否定的，就会产生不公平的后果。此外，考虑到我国专利诉讼当事人的诉讼技巧上多数尚不成熟，规定被告提出这一抗辩主张作为适用的前提也不具有现实的合理性。在司法实践中，亦有法院将禁止反悔原则作为解释权利要求的规则，据此对专利保护范围进行准确的界定，进而作出不侵权的判决，而不以被告是否提出适用禁止反悔的抗辩主张作为适用该原则的前提。

最后，从证据规则的角度上讲，被告仅应对反悔的事实负举证责任。反悔的事实，是一种待证事实。如果被告举证了原告的反悔事实，即使不提出适用禁止反悔原则，法院也应主动适用这一原则，因为被告已完成举证。此外，如果仅将其作为一种抗辩主张，那么，一审中未提出的话，二审中即使发现了被告反悔的证据也不能再提出，这将造成不公平的后果。而将其看作确定专利保护范围的待证事实，只要二审中出现反悔的新的证据，根据证据规则，法院就可以以此来确定专利保护的范围，从而判定不构成侵权。

法条点击

《中华人民共和国专利法》(2008年12月27日)

第三十三条　申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

第五十九条　发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(2001年6月19日)

第十七条　专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(2009年12月21日)

第六条　专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。