方法发明专利的举证及禁止反悔原则的适用

方法发明专利的举证及禁止反悔原则的适用——评浙江某竹胶板有限公司与宜兴某竹木业有限公司侵犯方法发明专利权纠纷案

罗　云⁽¹⁾

案情简介

原告：浙江某竹胶板有限公司

被告：宜兴某竹木业有限公司

原告是“饰面竹胶模板的制造方法”的方法发明专利的权利人。该专利独立权利要求书的基本内容为：饰面竹胶模板的制造方法，其特征在于其步骤，包括：1.准备和制胚料，包括竹帘和编制席，饰面的纸或木质单板、三夹板杂料；2.胚料浸胶，并起池淋干或低温烘干，饰面材料表面上胶；3.组坯上机，按设计要求进行单层或多层组坯上机，每层的坯料纵横均匀交叠，垫板表面处理光洁，其四周加设8mm定厚块板，并在热压机上安装该定厚块板控制厚度；4.热压定型固化，在低于温度80℃条件下将坯料送入压机，在升温到140—150℃和压力35—45Mpa条件下保持10—18分钟充分固化，而后冷却，降至温度80℃以下时卸板；5.锯边及后处理。

2009年6月30日，原告通过浙江省某公证处，对存放在某进出口有限公司100块型号为1220mm×2440mm×12mm的竹胶模板进行了查看，并封存了小样。某进出口有限公司出具说明，证明该货物是由被告于2009年6月18日提供。

2009年7月7日，原告向法院起诉，认为被告生产、制造并销售给某进出口有限公司的竹胶模板的制造方法与原告享有的发明专利所采用的生产方法必要技术特征等同，故被告的生产制造、销售行为构成专利侵权。原告还认为，被告在2001年2月15日开始生产制造、销售专利侵权产品竹胶模板，至今已有7年之久。

原告请求人民法院：1.判令被告立即停止生产制造、销售落入饰面竹胶模板制造方法专利保护范围产品的行为；2.判令被告立即赔偿原告经济损失某某万元；3.判令被告立即赔偿原告因调查、制止侵权所支付的合理费用。

被告辩称：1.涉案方法发明专利为非新产品方法发明专利，不符合举证倒置之规定。应遵循“谁主张，谁举证”的一般原则，原告根本未提供任何证据证明被告利用涉案专利方法制造了被控侵权产品，因此原告应承担举证不能的不利后果。2.原告指控被告的制造方法与涉案专利方法等同，没有任何事实依据。

争议焦点

争议焦点一：被告生产制造饰面竹胶模板的方法是否落入了涉案专利的保护范围。

原告认为，被告生产制造、销售的竹胶模板的方法与涉案方法发明专利的必要技术特征相等同，侵犯了原告的专利权。原告这一主张的证据是公证处封存的被告生产制造的竹胶模板实物。被告向法院提交了涉案专利文档，证明被控侵权产品既缺少涉案专利的必要技术特征，也与涉案专利的必要技术特征不等同。因此，被告生产制造饰面竹胶模板的方法并未落入涉案专利的保护范围，不构成侵权。

争议焦点二：非新产品方法发明专利的举证责任。

被告主张，涉案方法发明专利为非新产品方法发明专利，不符合举证责任倒置之规定。对于非新产品的方法发明专利，应遵循“谁主张，谁举证”的一般原则，由原告举证证明被告侵犯了涉案专利权。但原告根本未提供任何证据证明被告利用涉案专利方法制造了被控侵权产品，应承担举证不能的不利后果。

审理判决

法院经开庭审理，认为：

一、判断被控侵权方法是否落入涉案专利权的保护范围，应在涉案专利权的权利要求所描述的方法与被控侵权方法之间进行比对，即比对被控侵权方法所具备的技术特征与权利要求所描述的专利方法的技术特征。如果被控侵权方法的技术特征完全覆盖了涉案专利独立权利要求的全部必要技术特征，则被控侵权方法落入了专利权的保护范围。本案中，经本院对被控实物查看并与涉案专利权利要求的内容比对和当事人的陈述，二者至少存在以下不同：专利具有其四周加设8mm定厚块板的特征，被告生产产品的厚度是12mm，显然缺乏与8mm定厚块板的对应性，即不具备专利的上述特征。根据全面覆盖的侵权判断原则，被控产品采用的技术与专利必要技术特征存在上述区别，其余必要技术特征诸如温度、压力等是否相同或等同尚待原告的进一步证明。因而根据现有的证据，不能认定被控方法落入专利权的保护范围。原告指控被告采用与专利等同的方法缺乏事实依据，不予支持。

二、关于举证责任的问题。原告指控被告侵权，应当提供被告制造饰面竹胶模板的方法落入其发明专利权保护范围的证据，然原告没有提交有效的证据证明之。根据“谁主张，谁举证”的民事诉讼规则，原告应当承担举证不能的不利后果。

据此，法院判决驳回原告的诉讼请求。

经典评析

本案涉及专利侵权案件必须认定的问题，即被控侵权产品或侵权方法是否落入了专利权的保护范围。同时，由于本案是方法发明专利侵权纠纷，因此还涉及理论界争议比较大的一个问题，即方法发明专利侵权案件的如何举证。方法专利侵权诉讼举证责任的分配是司法实践的难题。虽然《专利法》规定对新产品制造方法实行举证责任倒置，但对其适用的条件、新产品的认定以及非新产品方法专利权的有效保护等问题，在司法实践中仍有争议。

本文，笔者将围绕本案的两个争议焦点，展开阐述专利侵权判定原则和方法发明专利的举证责任。