无效宣告程序中外观设计法律问题

无效宣告程序中外观设计法律问题

孟祥娟^[1]

把外观设计作为专利法的一种保护对象，是我国专利制度的一大特点，这个特点区别于大多数的发达国家，但却比较切合我国的实际情况。我国专利法实施以来的实践证明，外观设计专利保护制度对于激发广大人民群众，尤其是设计者的创新热情，加速产品的更新换代，增加商品的花色品种，满足人民群众的消费文化需要，具有积极的意义和作用。外观设计专利申请量的逐年递增已经表明了我国有相当数量的企业已经不满足于停留在模仿他人的产品外观设计的水平上，而是越来越重视依靠自己的独特产品外观设计去占有一定的市场份额，在取得社会效益的同时，也获得满意的经济效益。

但是，笔者注意到，一方面外观设计的专利申请量在逐年递增，而另一方面，外观设计专利侵权和宣告无效纠纷的案件每年也有相当数量的发生，这使我们不得不对外观设计专利的保护予以关注和重视。

由于我国专利法及其实施细则对专利保护的规定过于概括，尤其是对外观设计专利的保护仅有原则规定，有的规定，仍有一些值得探讨的地方，为了给予外观设计以有利的保护，本文就外观设计无效宣告程序中的一些法律问题予以探讨。

一、以不具有新颖性为由提出无效请求时外观设计相同或者相近似的判断基准

我国专利法实施细则第二条第三款规定：外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。专利法第五十六条第二款则对外观设计专利的保护范围作出了限定，即外观设计专利权的保护范围以其表示在图片或照片中的该外观设计产品为准。

我国目前的外观设计审查制度规定，一方面外观设计只进行初步审查，一般不进行检索，根据专利法实施细则第六十四条第二款规定的无效宣告请求的理由，涉及外观设计无效宣告的理由的专利法第二十三条和专利法第九条、专利法实施细则第十三条第一款为由请求外设计无效案件所占的比例最大。而这两种情况均涉及外观设计是否相同、相近似的判断。如何判断，在2001年的《审查指南》中有具体的规定。

在《审查指南》中，外观设计相同是指被比外观设计与在先是同一种类的产品的外观设计，并且被比外观设计的全部外观设计要素与在先设计的相应要素相同。同时规定，同一种类的产品是指具有相同用途的产品。例如手表、怀表、座钟、钟的用途均是用于计时的，其用途相同，属于同一种类的产品，只要被比外观设计的全部外观设计要素与在先设计的相应要素相同，就可以认为它们是相同的外观设计。

《审查指南》对于外观设计相近似的判断，规定只有对于相同或者相近种类的产品，才可能存在外观设计相近似的情况。相同种类的产品就是指用途相同的产品，而所谓相近种类的产品就是指用途相近的产品。例如，鸡蛋容器和灯泡容器用途不同，但它们的用途相近似，两者属于相近似种类的产品。如果鸡蛋容器和灯泡容器的相应设计要素相同或者相似，按照《审查指南》，这两种容器就认为是相近似的外观设计。

可见，对于外观设计相同或者相近似，《审查指南》关于种类的规定不仅包括用途相同的情况，也包括了用途相近似的情况。在《审查指南》中，功能是外观设计所不考虑的因素，这样就简化了产品种类的判断，而且扩大了相同种类产品的范围，从而也扩大了外观设计专利的保护和适用范围。

《审查指南》规定，外观设计相同是指被比外观设计与在先设计是同一种类的产品的外观设计，并且被比外观设计的全部外观设计要素与在先设计的相应要素相同，其中外观设计要素是指形状、图案以及色彩。

对于同一种类的产品的外观设计，《审查指南》还按照被比外观设计的具体类型，将外观设计相近似的具体情形分为以下六种：（1）单纯形状的外观设计形状。只要被比外观设计的形状与在先设计的形状相近似，则被比外观设计与在先设计相近似。（2）单纯图案的外观设计图案。只要被比外观设计的图案与在先设计的图案相近似，则被比外观设计与在先设计相近似。（3）形状和图案结合的外观设计。被比外观设计的形状、图案与在先设计相近似的，则被比外观设计与在先设计相近似。（4）形状和色彩结合的外观设计。被比外观设计的图案、色彩与在先设计相近似的，被比外观设计与在先设计相近似。（5）图案和色彩结合的外观设计。被比外观设计的图案、色彩与在先设计相近似的外观设计与在先设计相近似。（6）形状、图案和色彩结合的外观设计，被比外观设计的形状、图案、色彩与在先设计相近似的，被比外观设计与在先设计相近似。以上六种外观设计相近似的类型，我们可以统一将其归纳为：对于同一种类的产品的外观设计，如果被比外观设计的全部外观设计要素与在先设计的相应要素相近似，则认为被比外观设计与在先设计相近似。同样，对于相近种类产品的外观设计，《审查指南》也按照被比外观设计的具体类型，将外观设计相近似的具体情形分为六种，我们也可以统一将其归纳为：对于相近种类的产品的外观设计，如果被比外观设计的全部外观设计要素与在先设计的相应要素相同或者相近似，则认为被比外观设计与在先设计相近似。

二、以与他人在先取得的合法权利相冲突为由请求宣告外观设计专利权无效程序上的疏漏

专利法在外观设计专利授权的条件中，增加了保护在先权利的明确规定，但在实施细则的有关规定中，对权利冲突解决程序的设置，给在先权利人维护其合法权益带来明显的不便和麻烦。专利法第二十三条规定授予的外观设计不得与他人在先取得的合法权利相冲突。实施细则第六十五条第三款规定：“以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。”这其中存在着立法上的疏漏，值得分析和思考。

在我国，申请专利的外观设计主要是产品的外表和平面的包装袋。实践中，较为常见的情况是，外观设计专利申请人未经许可将他人创作的美术作品图案、他人的注册商标、他人已使用在商品上的特有的图案、装潢作为自己的产品外观设计的一部分或全部，去申请专利。当获得专利权后，相对于同一客体，不同主体享有的不同权利就相互冲突，在行使权利时，必然造成纠纷。原专利法中并没有处理外观设计与相关权利冲突的明文规定，但该法第五条有“对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权”的规定，表明申请人要获得专利权，但不得违反其他有关的法律、法规，不得侵犯受有关法律保护的民事权利。该规定体现了现代法制社会应当遵循的一项基本原则——任何权利的取得与行使都应该以不损害公共利益为前提，即权利的正当性。外观设计专利权的取得也应该遵循这样的原则。但这一规定又比较笼统，实践中不易为人们准确地认识和具体掌握。在先权利人依该规定去撤销授权专利，也缺乏一定的操作性。

新专利法二十三条在外观设计授权条件中，增加了“不得与他人在先取得的合法权利相冲突”的规定，强调了对在先权利的保护，为解决这类冲突提供了明确的法律依据，这是立法上的一大进步。

合法权利包括什么？最高人民法院司法解释第十六条指出，专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利包括：商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。

何谓在先取得？所谓在先取得，是指该权利的产生之日早于外观设计专利的申请日。如果商标权、著作权等权利的取得之日晚于外观设计的申请日，则不影响外观设计专利权的授予。

根据法律规定，各种民事权利的取得条件不同。商标权，需要通过注册取得；企业名称权，需要通过登记取得；著作权，权利自动产生，作品完成之日权利即取得；肖像权，作为一种人格权，权利自人出生即取得；知名商品特有的包装、装潢使用权，权利因该商品在相关消费者中成为知名商品，其包装、装潢成为该知名商品的显著区别性标志时权利即产生。合法权利是否为在先取得，对于商标权和企业名称权判断较容易，只要有国家工商总局商标局颁发的商标注册证或各级工商局颁发的企业登记证即可证明。著作权的判断有些难度，需要对当事人提供的权利证据进行分析判断。知名商品特有的包装、装潢使用权判断则比较复杂，需要根据较充分的证据作出一些主观判定。

何为权利冲突？上述各种民事权利是特定主体享有的专有权利，受法律保护。商标经核准注册后，可以禁止他人在相同或者类似的商品上使用，同时将与注册商标相同或近似的文字、图形作为商品名称或商品装潢使用，并足以造成误认的，也是不允许的。著作权自作品完成后产生，除法律另有规定外，他人使用其作品应当取得著作权人的许可并支付报酬。公民的肖像权受民法通则保护，未经本人同意，他人不得为经营目的使用其肖像。企业名称权，受《民法通则》、《企业名称登记管理规定》、《反不正当竞争法》等保护，企业名称经核准登记后在行政区划范围内享有专用权，经营者“擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品”构成不正当竞争行为。同时，“擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人知名商品相混淆”的，也为不正当竞争行为。总之，在外观设计专利申请日以前，特定主体的民事权利已依法形成，有权禁止他人擅自行使。而违反法律的有关规定，以侵犯他人的专有权利为前提，去获得专利保护，则构成权利冲突。而在先权利人有权依法制止这种行为，维护自己的合法权益。可以说，解决权利冲突的法律依据是充分的、明确的。

当外观设计专利权与在先权利发生冲突时，在先权利人如何运用相关程序最大限度维护自身的合法权益？首先，可以通过行政途径或司法途径解决侵权纠纷，制止侵权，并得到相应的救济。其次，可以向专利复审委员会请求宣告该外观设计专利无效，使该项专利权归于丧失。由于外观设计专利权的授与，是不经过实质审查的，所以是否与他人在先的合法权利相冲突，在审批过程中是难以发现的。专利法设置无效宣告程序的目的，在于通过社会公众的监督，及时纠正专利授权中的失误，确保专利的质量，维护其他发明人和社会公众的利益。这两种途径，所达到的目的各有侧重，相互独立，在先权利人可以同时采用，也可以选择其一进行，但如果能双管齐下，对自己权益的保护无疑是最为充分的。

但专利法实施细则第六十五条中新增加了一款，规定：“以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。”这一规定是从专利复审委员会审理工作将面临的实际问题出发的。

当以外观设计专利权与他人在先取得的合法权利相冲突为理由提出无效宣告时，专利复审委员会会遇到这样一些复杂的问题，比如，如何确认有关在先权利主体资格和权利的有效性。如前所述诸种民事权利，其是否为在先取得，对于有些权利比较容易进行判断，如商标权和企业名称权，其权利主体和生效日期都有确定的途径予以确认；对于著作权来说，则需要确认有关作品是什么时候完成的？是否为请求人的作品？外观设计的设计方案是不是剽窃、盗用了著作权人的作品？如果专利申请人独立完成的设计与他人的作品巧合、雷同，应如何处理？对于知名商品特有的包装、装潢使用权，专利复审委员会要认定其是否为“知名商品”，是否会造成混淆，涉及到对《反不正当竞争法》的理解和运用。因此，当以权利冲突为理由而请求宣告一份外观设计专利权无效时，专利复审委员会的审理工作要涉及多方面问题，头绪纷繁。专利复审委员会审查员必须熟悉其他法律、法规，才能作出准确的认定。这一点与以缺乏新颖性为理由请求宣告一项外观设计专利无效的确是不同的。这无疑加大了复审委员会工作的难度。

所以，基于上述考虑，专利法实施细则第六十五条第三款将在先权利人进行诉讼或行政处理作为请求无效宣告的必经的前置程序。从一方面看，使专利复审委员会的无效审理工作比较顺畅，减轻了有关压力，但从另一方面看，使权利冲突的解决程序变得更加复杂和繁琐，也带来一些不利的后果，值得深思。

第一，专利复审委员会在当事人未能提交生效的法院判决和行政机关的处理决定时，对无效宣告请求不予受理，无效请求人也无法就专利复审委员会的不予受理行为提起行政诉讼，使得以权利冲突为理由要求宣告外观设计专利无效这一规定，由于附加条件的增设而流于形式。

第二，确认权利冲突可以通过司法程序或行政处理程序，而不论法院还是行政管理机关均无法作出一项外观设计专利权与其他权利是否存在冲突的确认之诉的结论，只就当事人提起的侵权之诉或请求作出结论——判决或者决定。在这里，当事人之间达成和解协议，或者在法院主持下达成调解协议似乎也不可以，从而，加剧了当事人之间的对抗情绪，激化了矛盾。

第三，解决权利冲突的途径多样化，执法水平不一，法律有些规定尚不明确，是否构成冲突，难以认定。如果在先享有的是商标权，企业名称权，知名商品特有包装、装潢使用权，权利人可以申请县级以上工商行政管理部门处理，也可以直接向法院起诉。如果在先享有的是著作权，著作权人可以请求著作权行政管理部门处理，也可以直接向法院起诉。如果在先享有的是肖像权，权利人可以直接向法院起诉。如果获得专利的外观设计产品已实施，在先权利人主张权利，要求制止侵权，尚可认定，如果仅是申请并获得专利，专利权人并未实施该专利，是否构成对在先权利的侵犯，在相关法律中尚未有明确规定。外观设计专利权与在先权利冲突是否构成对在先权利的侵权是一个值得研究的问题。一项在先合法权利是否被侵害，要看该项权利法定的权利范围，总之，在先权利人要获得“证明权利冲突的处理决定或者判决”，并不是一件容易的事情，要耗费大量的时间和精力。

第四，程序设置的繁琐、重复，增加了当事人的维权成本，并使司法资源浪费。

即使在先权利人通过行政程序认定了权利冲突，并据此请求宣告该专利无效，专利复审委员会经审查并作出决定后，按照专利法第四十六条的规定，当事人还可以提起行政诉讼。“这样，一个权利冲突解决机制中不仅包含着两个行政程序（行政处理＋无效宣告），若当事人对行政处理决定不服或无效宣告请求不服，还可能会衍生出两次行政诉讼才能最终解决”，如此繁琐、漫长的过程，怎能不使人望而生畏呢？

如果在先权利人通过司法程序认定了权利冲突，并由此启动请求无效宣告程序，专利复审委员会对生效的判决是否进行审查呢？当然应是无权否定的。“专利复审委员会应据此直接宣告专利无效，这也许正是专利法实施细则第六十五条第三款的本意。但这种宣告纯粹是程序意义上的，没有产生实体裁决，这就使专利权无效宣告程序失去了实质意义”。并且，从程序上讲，专利复审委员会的决定还可以进行司法审查，但此时的审查完全是一种循环、重复，因为专利复审委员会的决定已经是依据法院判决作出的，这不但造成司法资源的浪费，而且，使在先权利人维权成本过高，以至会放弃本应争取的权利，这一后果与立法的初衷是相悖的。

TRIPS第四十二条第二款规定，知识产权的执法程序应公平合理，它们不得过于复杂或花费过高，或包含不合理的时效或无休止的拖延。本次专利法的修改，在专利的审批和维护程序方面，也是本着优化程序，节约资源，减少诉累的原则，但实施细则第六十五条第三款的规定，与该原则不符，是立法上的一个不足。

笔者认为，保护在先权利，即是外观设计专利授权的实质条件，也是无效宣告请求的法定理由之一。但实体法的规范要依靠正当、合理的程序来保障实现。一个切实可行、具有可操作的程序对解决权利冲突问题尤为重要。以权利冲突为理由请求无效宣告，应该同其他法定理由请求无效宣告一样，直接向专利复审委员会提出后，当事人只要能够提交自己在先权利合法取得相关证据，专利复审委员会就应该受理并进行审查，并作出决定。新专利法将外观设计无效宣告请求的终审权划归到人民法院，不仅是为了适应TRIPS协议的要求，也有利于当事人维护自己的合法权益，有利于确定专利权的正当性。

所以，通过行政确认和司法审查程序，基本上可以较好地解决专利权与在先权利的冲突，而按实施细则第六十五条第三款的规定，使原本简捷的程序复杂化了。新修订的商标法，在商标注册的条件中，也增加了“不得损害他人现有的在先权利”的规定，对权利冲突的解决，采用由在先权利人直接请求商标评审委员会撤销该注册商标的程序，对商标评审委员会的审理决定，当事人不服的，可以提交司法审查，由法院作出最终判决。商标评审委员会与专利复审委员会的法律地位是相同的，它们所要解决的问题也是一样的，应该采用同样途径、方式，不仅能快捷、有效地保护在先权利，也使知识产权单行法在同一问题上协调一致，这是专利法实施细则今后需要进一步修正的。

三、无效程序中当事人的确定

专利法实施细则第六十七条第一款规定：“专利复审委员会应当将专利权无效宣告请求书和有关文件的副本送交专利权人，要求其在指定的期限内陈述意见。”第二款：“专利权人和无效宣告请求人应当在指定期限内答复专利复审委员会发出的转送文件通知书或者无效宣告请求审查通知书；期满未答复的，不影响专利复审委员会审理。”此条款中的“专利权人”未明确是现专利权人还是原专利权人。由于不明确，故在专利无效宣告程序当中，参加无效程序的被通知的专利权人一般是指现专利权人。在此程序中，当事人是无效宣告请求人和现专利权人，而在有些情况下，只是现专利权人成为无效程序的当事人，有时可能会损害其他人的权益，或者使一些利害关系人失去抗辩的机会。有这样一个案例，案情是这样的：1999年5月5日，吕世臣被授予“自动上水清洗器”实用新型专利权。1999年8月12日，吕世臣与马荣华签订了专利权转让合同。双方约定，吕世臣将其“自动上水清洗器”实用新型专利权转让给马荣华，马荣华给付吕世臣转让费75万元，合同签订后，马荣华并未支付专利转让费，只是于1999年8月16日向吕世臣书写了二张欠条。吕世臣协助马荣华于同年9月16日向国家知识产权局专利局申报著录项目变更，办理了著录项目变更手续，该专利权归属马荣华名下，但马荣华并未按欠条履行欠条项下的债务，也就等于未支付专利转让费。1999年10月，吕世臣诉至北京市朝阳区人民法院，要求马荣华给付专利权转让费75万元（即欠条项下的债务）。经朝阳区人民法院主持调解，双方达成调解协议：（1）马荣华于1999年11月15日前给付吕世臣技术转让费75万元；（2）别无争议。朝阳区人民法院为此出具了（1999）朝知初字第55号民事调解书。事后，马荣华未履行该调解协议。为此，朝阳区人民法院依据吕世臣的申请予以强制执行。2000年1月27日，赵海林向专利复审委员会提出马荣华为权利人的“自动上水清洗器”专利无效申请。2000年5月15日，专利复审委员会作出“自动上水清洗器”专利权无效决定书，以该专利缺乏创造性为由撤销了该专利权。在本案当中，赵海林是无效宣告请求人，专利复审委员会受理后，向马荣华发出在指定期限内答复的通知书，后吕世臣要求参加无效程序，专利复审委员会不允许其参加，因其不是现专利权人，而是原专利权人，已无权在此程序中进行答辩。

笔者认为，马荣华因其是以欠条履行的转让合同，其主观上可能会由于其他原因而希望此专利无效，故其在无效程序中不会作专利有效的辩护，而原专利权人吕世臣则希望专利权有效，因其还没有得到75万元的转让费，所以此程序中，吕世臣应该是利害关系人，应该有权利参与此程序。建议将实施细则第六十七条修改为“专利复审委员会应当将专利权无效宣告请求书和有关文件的副本送交专利权人及利害关系人，要求其在指定的期限内陈述意见。专利权人及利害关系人和无效宣告请求人应当在指定期限内答复专利复审委员会发出的转送文件通知书或者无效宣告请求审查通知书；期满未答复的，不影响专利复审委员会审理”。

【注释】

[1]北京市人民检察院检察官。