当事人在何种情形下可以主动提起确认不侵权之诉

26.当事人在何种情形下可以主动提起确认不侵权之诉?——王××与广州市兆×五金有限公司专利侵权纠纷案^[1]

案情简介

原告:王××

被告:广州市兆×五金有限公司(以下简称“兆×公司”)

2002年4月12日，兆×公司向国家知识产权局申请名称为“一种水烟筒”的实用新型专利，该申请于2003年2月26日授权公告，专利号为ZL02226804.9。2007年4月3日、4日，兆×公司在《义乌商报》上发表《严正声明》，声明其是涉案专利的合法权利人，要求侵权商家立即停止销售侵权的水烟筒产品。否则，将依法追究侵权人的法律责任。嗣后，兆×公司多次在金华市中级人民法院提起诉讼，要求生产、销售涉嫌侵犯其专利权的水烟筒的制造商和销售商承担责任。

2008年5月8日，王××经营的义乌市凌格五金制品厂成立。同年5月28日，王××向兆×公司邮寄《关于“一种水烟筒”及“一种水烟筒吸烟软管”样品是否侵权征询函》，对其设计的水烟筒样品技术特征与兆×公司专利的权利要求1的技术特征详细进行比较，征询函附有产品外部视图和产品剖视图等技术资料。当日，王××还向兆×公司分别邮寄了《侵权警告函》和《不侵权通告函》。同年8月，王××开始生产其设计的水烟筒产品，并在浙江省义乌市福田市场H区三楼27878摊位展销。

因未得到兆×公司书面正式回函答复是否侵权，王××于2008年9月2日向金华市中级人民法院提起诉讼，请求确认其制造、销售水烟筒产品的行为不构成侵权。

兆×公司认为:其并没有向王××发出警告，故王××不是本案合格主体，其确认不侵犯专利权的诉讼请求不能成立。

一审判决之后，兆×公司提起了上诉，称其从未向王××提出过侵权警告，王××不具备提起确认不侵权之诉的条件。请求二审法院撤销原判，驳回王××的起诉。

王××答辩称:兆×公司在《义乌商报》上刊登的《严正声明》，起到了侵权警告函的同样效果。同时，王××自己在开发研究出水烟筒产品后，向兆×公司发出是否侵权的征询函而未得到书面答复，使其投入的大量前期准备工作都处于不确定状态，向人民法院提起确认不侵权诉讼是消灭这种不确定状态的合法途径，因此其有权提起确认不侵权之诉。请求二审法院驳回上诉，维持原判。

审理结果

金华市中级人民法院经审理认为:兆×公司为了保护其专利权，曾在王××经营厂址所在地以及经销地的报纸上发表《严正声明》，并多次对他人提起侵犯专利权诉讼，在当地产生一定的影响。为了避免日后与兆×公司发生专利权纠纷，王××在研发出一种水烟筒的新型产品后，将自己研发产品的全部技术特征告知兆×公司，向其征询自己的产品是否侵权，但兆×公司在收到王××的技术资料后，并未正式回函答复是否侵权，这使两者之间是否存在专利侵权的法律关系处于不确定状态，影响了讼争产品的批量生产和销售。因此，王××与本案有直接的利害关系，有权对兆×公司提起确认不侵犯专利权的诉讼。同时，王××生产的涉案水烟筒产品缺少涉案专利独立权利要求记载的烟锅座和空腔两项必要技术特征，未落入涉案专利权利要求的保护范围，不构成对涉案专利权的侵犯。综上，金华市中级人民法院判决:确认王××生产、销售的涉案水烟筒产品不构成对兆×公司ZL02226804.9号实用新型专利权的侵犯。案件受理费1 000元，由兆×公司负担。

上诉法院在审理后认定，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，实体处理恰当，应予以维持。但由于兆×公司系专利权人，其在本案中并没有主动实施任何加害王××合法权利的行为，而人民法院在支持了王××确认不侵权的诉讼请求后，双方之间的法律关系得到明确，王××从事的投资和经营安全得到维护，从鼓励创新、严格确认不侵权之诉的条件出发，按照公平合理的原则，本案的诉讼费宜由王××负担。据此，浙江省高级人民法院判决:驳回上诉，维持原判。

法理评析

本案入选浙江省“2009年知识产权诉讼十大案例”，其入选的理由为“确认不侵权之诉，在我国还属于比较少见的新类型诉讼，其本质既是对知识产权权利人维权的一种法律对抗，也是对知识产权有效运用的一种保障”。通过对本案的梳理，我们可以发现本案的焦点主要集中在哪些类型知识产权能提起确认不侵权之诉、确认不侵权之诉案件的受理条件如何确定、如何审理确认不侵权之诉案件以及如何防止滥用确认不侵权之诉制度损害知识产权权利人利益等问题。现依据《专利法》以及《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》等相关规定予以分析。

1.专利权能够提起确认不侵权之诉

最高人民法院通过对《关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复(2002年7月12日［2001］民三他字第4号)》明确了法院可以依法受理知识产权确认不侵权诉讼的原则。

最高人民法院在该批复中指出，依据《民事诉讼法》第108条和第111条的规定，对于符合条件的起诉，人民法院应当受理。该案中，由于被告向销售原告产品的商家发函称原告的产品涉嫌侵权，导致经销商停止销售原告的产品，使得原告的利益受到了损害，原告与该案有直接的利害关系;原告在起诉中，有明确的被告;有具体的诉讼请求和事实、理由;属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖，因此，人民法院对该案应当予以受理。在该案中，原告向人民法院提起诉讼的目的，只是针对被告发函指控其侵权的行为而请求法院确认自己不侵权，并不主张被告的行为侵权并追究其侵权责任。以“请求确认不侵犯专利权纠纷”作为案由，更能直接地反映当事人争议的本质，体现当事人的请求与法院裁判事项的核心内容。所以，专利权能够作为一项民事权利提起确认不侵权之诉。该批复为我国知识产权诉讼领域开创了确认不侵权之诉的先河，随后即出现了一系列知识产权确认不侵权的典型案例，如2003年，北京市第一中级人民法院受理的中国社会科学出版社就英国费德里克·沃恩公司诉该出版社出版的“彼得兔系列图书”侵犯其注册商标权争议;2003年，石家庄市中级人民法院受理的石家庄双环汽车股份有限公司诉本田技研工业株式会社确认不侵犯外观设计专利权纠纷案;2004年，郑州市中级人民法院受理的郑州市鸿远保健品有限公司诉上海康麦斯保健品有限公司请求确认不侵犯商标权之诉等。确认不侵权之诉的问题并非知识产权所独有，只是由于知识产权自身的特性才使得知识产权领域的确认不侵权诉讼得到了人们的广泛关注。

“确认不侵权之诉”是民事诉讼法理论上“确认之诉”应有的展开。在我国民事诉讼法理论上，诉可分为确认之诉、给付之诉和变更之诉。其中，确认之诉是指当事人请求法院对一定的权利或者法律关系是否存在通过判决的形式予以确认的诉讼类型。确认之诉可以分为肯定的确认之诉(即通过判决明确当事人享有权利)和否定的确认之诉(即通过判决明确当事人不享有权利)，有的也称为积极的确认之诉和消极的确认之诉。按此种分类，我们可以讲知识产权确认不侵权之诉划归为否定的确认之诉(消极的确认之诉)。在我国的民事诉讼中，一般是从权利人的角度去规定权利的行使，重点关注权利人如何充分实现权利的主张，而往往忽视了对被控侵权人通过诉讼主动行使排除不确定状态的权利的规定，这使得“确认不侵权之诉”在司法实务中长期没有得到应有的重视，这也使得法院在审判案件过程中陷入了对民事诉讼当事人和实体权利义务主体混同的误区，从而导致了“确认不侵权之诉”在司法实务中长期得不到认可的不正常现象。

此外，我们还可以在该批复中看到法院受理“确认不侵犯专利权纠纷”的案件必须满足以下几个条件:

(1)原告与本案有直接利害关系;

(2)原告在起诉中有明确的被告;

(3)有具体的诉讼请求和事实、理由;

(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

上述四项内容是我国《民事诉讼法》第108条有关民事案件起诉和受理的条件在专利权确认不侵权案件中的进一步明确，使得单独提起专利权确认不侵权之诉能够更加有效地成为维护当事人自身合法权益的一项救济措施。

2.专利权确认不侵权之诉的提起，要求原告与本案有直接的利害关系

在本案中，原告王××生产的一种水烟筒的新型产品与被告兆×公司主张专利权的相关专利产品属于具有竞争关系的替代产品。兆×公司为了保护其专利权，通过在王××经营厂址所在地以及经销地的报纸上发表《严正声明》的方式申明其权利，并已经多次对他人提起过侵犯专利权诉讼。如果没有进行明确的权属确认，王××即将其产品投入生产销售，将使其面对兆×公司向其提起侵权诉讼之虞。基于上述内容的考虑，我们可以认定，本案的原告王××与其提起的确认其生产的产品不侵犯兆×公司的确认不侵权之讼具有直接利害关系，符合专利权不侵权之诉的受理条件。

原告与实体法律关系的权利主体是两个不同的概念，我们在认定当事人是否具有原告主体地位的过程中，主要考虑的是当事人是否与诉讼标的有直接的利害关系，只要明确当事人与本案具有利害关系即可以以自己的名义作为原告提起诉讼，而不应该将原告仅限于实体权利主体，义务主体同样是诉讼标的利害关系人。明确这一点，对于我们正确理解，甚至在理论上理顺“确认不侵权之诉”的运行机制有着非常重要的意义。我国民事诉讼法并未规定只有权利人才能提起诉讼，义务人作为争议的实体法律关系的一方主体，对本案诉讼标的具有直接的利害关系，完全符合我国《民事诉讼法》第108条第一款“原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织”的规定。所以在专利侵权案件中，作为专利权人指控的侵权人(义务人)完全可以以自己的名义作为原告提起诉讼。

在本案中，兆×公司没有采用提出侵权警告的传统作法，从未单独向王××发出过侵权警告信，只是通过报刊刊登《严正声明》的方式，向不特定的对象提出了侵权警告，声称将追究相关侵权人的法律责任。那么权利人未向当事人提出单独的、明确的侵权警告信时，该当事人能否被认定为与本案有直接的利害关系的确认不侵权之诉的原告呢?

最高人民法院在2009年4月21日公布的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中明确规定，“除知识产权权利人针对特定主体发出侵权警告且未在合理期限内依法提起诉讼，被警告人可以提起确认不侵权诉讼以外，正在实施或者准备实施投资建厂等经营活动的当事人，受到知识产权权利人以其他方式实施的有关侵犯专利权等的警告或威胁，主动请求该权利人确认其行为不构成侵权，且以合理的方式提供了确认所需的资料和信息，该权利人在合理期限内未作答复或者拒绝确认的，也可以提起确认不侵权诉讼。”通过对该份司法文件的政策解读，我们可以看到，除了知识产权人针对特定主体发出侵权警告可以提起知识产权“确认不侵权之诉”之外，知识产权权利人以其他方式实施的有关侵犯专利权等的警告或威胁的，只要在一定条件下，也可以成为“确认不侵权之诉”的被告，即正在实施或者准备实施投资建厂等经营活动的当事人主动请求该权利人确认其行为不构成侵权，且以合理的方式提供了确认所需的资料和信息，该权利人在合理期限内未作答复或者拒绝确认的。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》进一步对确认不侵权之诉的受理作出了明确的规定，该司法解释第18条规定，权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起1个月内或者自书面催告发出之日起2个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。

浙江省高级人民法院认为，兆×公司于2007年4月连续在《义乌商报》上发表《严正声明》，声称将追究相关侵权人的法律责任。虽然从形式上看，该《严正声明》指向的对象和范围是不特定的，但由于该《严正声明》是针对义乌市范围内的生产、销售水烟筒产品的企业，而根据二审查明事实，在义乌市范围内生产或销售水烟筒产品的企业共有20余家，数量有限，且嗣后，兆×公司在金华市中级人民法院对义乌市范围内水烟筒产品的生产或销售者陆续提出过多起专利侵权诉讼。故兆×公司发布的《严正声明》针对的对象实际上是可以确定的。王××作为义乌市水烟筒产品的生产者，虽然没有单独收到兆×公司发出的具体侵权警告信，但兆×公司的《严正声明》及嗣后采取的一系列诉讼行为将在客观上使王××处于不安境地，使其产生合理的诉讼顾虑。另外，更重要的是，王××主动提起确认不侵犯兆×公司实用新型专利权诉讼的行为，符合确认不侵权诉讼制度维护投资和经营活动安全的重要目的和作用。王××作为水烟筒产品的生产者，做了产品批量生产前的大量研发、设计等准备工作。针对兆×公司在义乌当地连续发布《严正声明》和不断对他人提起专利侵权诉讼的行为，王××为了避免日后与兆×公司发生专利权纠纷，于2008年5月28日及时向兆×公司发出征询函，并将自己研发产品的外部视图、剖视图以及全部技术特征等资料和信息告知兆×公司，请求兆×公司确认其产品是否侵犯涉案专利权。然而兆×公司在收到王××提供的技术资料和信息后，并未在合理期限内正式回函答复是否侵权。这不仅会使王××是否存在侵犯兆×公司专利权的行为处于不确定状态，而且还会影响王××批量从事水烟筒产品生产的投资和经营安全，使其合法利益受到相应损害。

3.专利权确认不侵权之诉的提起，要求有明确的被告

确认不侵权之诉的被告应当是向原告发出侵权警告的当事人。就专利权而言，可以是专利权人，也可以是专利权的使用人。一般而言，只要形式上合法的专利权人，已通过发出警告函等形式向被警告人提出了明确的侵权警告，且在合理的期限内未就该专利侵权行为启动纠纷解决程序，导致被警告人的行为是否侵犯专利权人的专利权处于不明确的状态，这将使被警告人处于非常不利的地位。在这种情况下，被警告的一方当事人即有权将提出警告的一方作为被告提出“确认不侵权之诉”。

在本案中，原告将拥有“一种水烟筒”的实用新型专利的兆×公司作为本案的被告，符合法律的规定。这里还有一点需要说明，原告无需再去确认被告是否是真正的专利权权利人之后再提起“确认不侵权之诉”，只要被告在提出专利侵权警告时，在形式上可以认定其享有专利权(如能够提供专利权授予的相关文件)，即可提起确认不侵权之诉。所以，原告提起确认不侵权之诉并不意味着其承认被告实质上拥有专利权，不排除原告在诉讼过程中提出对该专利权无效请求的权利。当然，如果原告在案件诉讼过程中提起了专利权的无效申请，那么该确认不侵权之诉应中止审理，待该异议和争议解决后，由法院决定是否恢复审理。

4.专利权确认不侵权之诉的地域管辖问题

在确定专利权确认不侵权之诉的地域管辖之前，首先需要明确“确认不侵权之诉”的性质。根据《最高人民法院关于本田技研工业株式会社与石家庄双环汽车股份有限公司、北京旭阳恒兴经贸有限公司专利纠纷案件指定管辖的通知(［2004］民三他字第4号)》的批复意见，“确认不侵犯专利权诉讼属于侵权类纠纷，应当依照民事诉讼法第29条的规定确定地域管辖。”《民事诉讼法》第29条规定，因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。该法条条文包含了确定侵权案件管辖的两个原则，即“侵权行为地法院管辖原则”和“被告住所地法院管辖原则”。这两个原则是并列的选择关系，在具体使用过程中没有先后的顺序之分，原告既可以选择在被告住所地法院起诉，也可以向侵权行为地法院起诉，这完全取决于原告的意愿。在确认不侵犯知识产权诉讼中，侵权行为应当是指原告的“侵权行为”，即原告请求法院确认不侵犯被告知识产权的行为。

在专利权确认不侵权之诉的地域管辖确定过程中，我们首先要明确理解“侵权行为地”的概念。最高人民法院在《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第5条第二款规定:“侵权行为地包括:被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地;外观设计专利产品的制造、销售、进口等行为的实施地;假冒他人专利的行为实施地。上述侵权行为的侵权结果发生地。”这些内容是对侵权行为发生地和侵权行为结果地这两类一般意义上的侵权行为地的解释的具体展开。当专利权侵权诉讼涉及到多个被告时，相关司法解释对管辖法院作了限制，具体表现为，《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第6条规定:“原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，制造地人民法院有管辖权;以制造者与销售者为共同被告起诉的，销售地人民法院有管辖权。”由此可见，在专利侵权诉讼中，原告仅就制造商的侵权行为提起诉讼，而未对销售者提起诉讼的情况下，销售地法院对专利侵权行为是没有管辖权的，这实际上是对侵权行为发生地管辖的限制。

适用目前的法律和相关司法解释的相关规定，我们会发现专利权确认不侵权之诉往往多在原告住所地法院进行审理，因为原告的行为地被认定为“侵权行为地”，在现行法律“被告住所地”和“侵权行为地”任意选择的背景下，确认不侵权之诉的原告往往更加倾向于选择对自己有利的原告住所地法院作为管辖法院提起诉讼。这种做法似乎不符合我国民事诉讼法“原告就被告”的原则性做法。在普通案件中，法律对于原告住所地法院的管辖权获取规定得极为慎重，只有在极少数情况下才赋予原告住所地法院管辖权。但是，由于确认不侵权之诉的特殊性，造成原告住所地法院大量成为确认不侵权案件的管辖法院的情况的出现，这在理论上并没有障碍，只是在具体的操作中，我们应该考虑通过一定的制度安排对其予以一定的限制，以协调原被告双方之间利益。正如有学者指出的那样，请求确认不侵犯知识产权诉讼强调以被告所在地确定管辖为主，以侵权行为地法院管辖为辅，或者再加以条件限制，如可将律师函或警告信发出地、请求确认不侵权产品的销售地等作为侵权行为地，而不能以律师函或警告信的收发地以及刊登声明的报刊销售地(以下统称警告函到达地)作为侵权行为地(理由下一段将有阐述)，尤其不能以原告住所地确定管辖。^[2]这种观点是有道理的，而且具有一定的可操作性，既有利于维护权利人的合法权益，也可有效防止滥诉和地方保护主义，从而有利于案件的公正审理。

法条点击

《中华人民共和国专利法》(2008年12月27日)

第五十九条　发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

《中华人民共和国民事诉讼法》(2007年10月28日)

第一百零八条　起诉必须符合下列条件:

(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;

(二)有明确的被告;

(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;

(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(2009年12月21日)

第十八条　权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。