商标的国外注册

第二节　商标的国外注册

一、在国外注册商标的必要性

1986年4月12日通过的《中华人民共和国民法通则》第一百四十六条规定“中华人民共和国法律不认为在中华人民共和国领域外发生的行为是侵权行为的，不作为侵权行为处理”。商标的保护具有严格的属地原则，商标只有在某个国家取得注册，才能得到该国法律的保护。因此，为开拓国际市场，发展对外贸易，维护自己的合法权益，我国企业还须根据需要到国外注册商标。商标在国外及时注册，有如下四项重要意义。

1．可以防止他人抢先注册

过去，我国一些商标由于未及时在国外申请商标注册，而被国外一些不法商人在当地抢先注册，反又控告我们侵犯了他的商标权，以此进行要挟，或索取佣金，或卖专用权。例如“同仁堂”商标，很有名气，由于没有及时到日本注册，被日本横滨的原丰行注册，造成了很大的损失。

2．可以防止他人仿冒注册，抑制不法商人的仿冒活动

这方面，我们也有比较深刻的教训，我国有的出口商品按合同已将货物运进销售国，但由于商标被他人仿冒注册，使得商品不能在当地销售，故外商要求退货，并按合同规定赔偿其损失。有的出口商品已经发货，往往由于被人仿冒注册，而只好由外销转内销，从而丢失许多国外市场。

3．便于诉讼解决

我国商标如不及时在国外申请注册，当发生纠纷诉讼到法院时，往往会以侵犯别人专用权而败诉，并承担法律责任。

4．在国外获得商标有效注册后，就能长期稳定地占领国际市场，扩大商品销售，保持良好商誉，成为名牌商标

如果出口商标不及时在国外注册，一旦被别人仿冒注册，不但使以前用大量资金所作的广告宣传毫无效益，反而给别人作了宣传，创了牌子。

二、如何到国外注册商标

我国企业到国外注册商标可以通过以下两种途径。

1．通过马德里体系进行商标国际注册（即马德里协定国家注册及议定书国家注册）

马德里协定成员国目前有49个，议定书成员国12个，美国及东南亚大部分国家为非成员国。只要国内企业的商标已在我国注册，或者已在我国提出申请，即可提出国际注册申请，并在马德里体系成员国中指定保护的国家。通过马德里国际注册指定保护于某国，其注册的效力等同于在该国国内注册的效力。通过马德里体系进行国际注册，可以以一份注册申请同时制定保护于最多60多个成员国，省时省力，费用较小。

2．直接向外国商标主管部门申请注册商标

这一途径主要用于在那些非马德里体系国家和地区中进行商标注册，如美国、中国香港地区及东南亚地区的国家。但由于各国有关商标的法律各不相同，我国企业大多又对外国有关商标的法律和申请程序不了解，直接申请存在很大难度，因此，可以委托国内商标代理组织代为办理国外商标注册事宜，省时省力。

国内代理组织在接受定牌时不能与国内已注册的在先商标权发生冲突（相同或相似），同时，还应认真审查客户资信情况，由公司业务主管部门会同公司商标主管单位提出意见，报公司经理批准，并经查询，无上述冲突注册商标后，方可接受。为防止发生侵权，要求做定牌的客户必须提供经过公证的商标所有权或被许可使用的证明或授权书。

各省、市、自治区的出口单位在改革与调整商品经营分工中有关商标所有权的归属和使用等问题，由对外经济贸易部（现商务部）和国家工商行政管理总局进行协调处理。

各驻外商务机构对其所在地使用的我国出口商品商标，应经常了解情况，协助办理注册，如发现被抢先注册、仿冒等问题，应及时向国内通报并协助解决。

3．申请前应概括了解该国的商标法

主要内容包括：

（1）申请人应具备的条件，主要了解该国是否与我国共同参加了某国际条约。如果不是与我国共同参加公约的成员国，则要了解是按国民待遇原则还是按对等原则进行商标注册。

（2）申请商标注册的手续以及所需文件及其要求。

（3）商品分类是采取国际分类还是本国分类。

（4）哪些东西不能注册为商标。

（5）注册国确定商标专用权的原则，即了解商标权利是“以使用在先”为原则，还是“以注册在先”为原则，或是“以注册和使用”为原则。

（6）各申请注册国办理注册的收费情况。

（7）注册后的某些规定，例如，英国、美国、德国等一些国家规定，在商标注册后几年内必须使用。否则，第三者可以要求撤销。美国商标法规定：商标注册5年后，必须提供使用证明，否则撤销其注册。

三、据理力争注册权及具体做法

1．据理力争的必要性

众所周知，从申请商标注册至获准注册，即获得商标专用权，是个复杂的法律程序。由于商标的竞争反映在商标注册之中，申请注册，不等于能注册。从申请到注册，能一帆风顺地获得商标权的商标是少数。大多数是要经过一番答辩、争议才能获得商标权。在申请注册中，首先会遇到当局审查官为保护在先注册商标的反对，公告后又会招来反对者的异议，获准注册后还会发生来自竞争对手的反对。在这种情况下，只有针锋相对地据理力争。根据当地商标法规和习惯做法及其他方面的知识，进行答辩抗争才能获得商标权。要发展商品经济，要发展对外贸易，就必须加强商标注册，必须据理力争，决不退让，力求注册成功。

2．进行据理力争的几点做法

解决商标的争议案和商标侵权案是一项相当复杂的工作，必须熟悉有关各国的法律和国际惯例，商标注册更是项技术化工作。所谓“技术化”，就是指据理力争的技术和技巧。“技术”水平的高低，取决于对各国商标法规、商标惯例、商标知识的多寡，取决于对商标与贸易关系的理解和实际经验的多少。

在国际贸易的实践中，遇到商标争议案比商标侵权案多，主要是采用诉讼与非诉讼方式相结合，友好协商解决争议较多。真正通过法律诉讼方式解决商标争议案和侵权案的是很少的。在据理力争，争取商标注册成功时特别要注意以下几个问题：

（1）据理力争，克服官方的异议

申请商标注册不仅是个复杂的法律程序，也是充满了争议的复杂的裁定程序。商标局为了保护在先注册商标，对新申请的冲突商标（商标或商品相同或相似）一般不受理，并予以核驳。申请人为争取注册成功，对商标局核驳的理由应尽可能地进行争辩，以理说服审查官，争取注册。

一般来说，审查官首先会比较新申请商标与在先注册商标在音、义和外形上的相同或相似，以及使用的商品的性质、用途、原料、外观和制作方式等特点的相同或相似。其次比较商品通常的销售渠道和销售方式是否类似或相同。有时商品性质尽管相同，但会在同一柜台展销，也是可能被认为相似而被拒绝。最后还要比较商品是否是被同一层次的顾客购买或使用。如果是同一层次的购买者，或在同一时间使用于同一目的，也是可能视为相同或相似商标而被核驳。针对商标局的核驳，申请人应努力找出与在先注册商标的不同点进行辩解，据理力争。例如，江苏省轻工集团公司的“长颈鹿”商标在法国申请注册时，因其国内商标类似竹竿接起来的“长颈鹿”与我国画的像动物的“长颈鹿”冲突，法国商标局予以核驳了。针对法国这一商标设计，我方提出以下几点理由进行答辩：

①我国“长颈鹿”是画的动物“长颈鹿”，而不是竹竿撑在一起的“长颈鹿”。

②我国“长颈鹿”是有骨有肉有皮肤的，对方是只有骨头，没皮没肉的。

③我国“长颈鹿”看起来是活的，而对方的看起来则是死的。

以上几点不同理由，把法国商标局认为是与在先注册的商标相似而冲突的理由驳倒了。最后获得了法国当局授予的“长颈鹿”商标注册证书。

再如我国“海鸥”洗衣粉商标在马来西亚申请注册，遇有冲突商标，在长达7年的时间里注册不上。最后经过实地考察，提供了大量的出口数量的数据，连续8年的合同、发票、提单、信用证等成套的使用证据，以及在新加坡最早的注册证书副本等文件，并经过公证和认证，增强了申请注册的理由，说服了马来西亚当局，终于获得了注册专有权证书，打击了当地的仿冒者，占领了马来西亚这个百万美元的市场。

（2）深入调查研究，夺回被外商抢先注册的商标权

国际上商标竞争激烈的突出表现，就是外商出于不同的目的和动机，抢先注册我国较有名气的或名牌商标，达到他们控制和垄断市场，或阻碍、钳制我国产品出口的目的。这是商品市场竞争反映在商标竞争中的客观规律。特别是日本和东南亚的有些商人，表现尤为突出，应引起重视。

例如，一泰国商人“抢”先注册我国“英雄”闹钟的商标一案。1984年，我国公司向泰国当局申请注册“英雄”商标时才发现。

当时商标局报来起诉的首笔费用为3　500美元。为了节省费用，采取与在先注册人友好协商的办法。经过做工作，在先注册人最终同意以2万美元为补偿，转让商标注册权。

解决“抢”先注册商标手续，远比申请注册一个商标复杂得多。

为避免上述问题的发生，建议：①进出口企业与外商洽谈和签订协议时，有关商标问题，可酌情由商标部门一起参加洽谈，并签订商标协议作为销售协议的附件，从属于销售合同；②对被“抢”注商标较多的地区，应组织专业小组出国实地考察和解决。

（3）采取法律中的特别程序，加速注册，迅速制止仿冒事件商标侵权案的解决是件复杂的工作

为了解决这类侵权事件，许多国家有特别程序，只要多交纳加速费，就可以在较短的时间内，获得商标权。又可制止仿冒事件（行为）。例如，1984年底，在巴基斯坦承担我国公司商标监视任务的商标代理来信说，巴基斯坦卡拉奇市场出现冒用我国“英雄”牌商标于当地生产的壳子里装上进口机芯的闹钟上市，直接侵犯了我国该商标商品在巴市场的权益。对此，在我国公司因没有申请商标“英雄”注册而无商标权的情况下，我国采取寻求加速注册的办法，最终按巴基斯坦规定的特别程序（Special Procedure），支付500美元加速费后，在短短的一个月内获得了商标注册证号，当局还在当地英文报纸上，以显要的位置刊登了我国“英雄”商标，正式声明“英雄”商标权属我国公司所有，任何仿冒必将受到卡拉奇最高法院的制裁。商标公告登出第三天，仿冒者随即收摊，撤出市场。我国公司不但制止了仿冒，而且两个月后，获得了“英雄”商标注册证书。这是利用他国法律的特别程序，制止仿冒者的有效武器。

解决日本川井重子“抢”先注册我国公司商品“丝素膏”一案，在没有商标权的情况下，起诉对方的不法行为，要求政府进行“无效审判”。但由于当时我国认为“丝素膏”是商品名称不予注册，起诉以失败告终。为了再次解决“丝素膏”商品名称一案，又于次年又申请了注册，结果以同样的理由被驳回。日本商标法也有“普通商品名称”不予注册之条款，但为什么川井重子能注册，而我国公司在国内却不能。为此，我国公司下决心，写了一份要求复审我国公司“丝素膏”商标申请的核驳案，认为我国公司以“丝素膏”三个字是以艺术化、风格化的特殊笔法书写的，使“丝素膏”三个字商标的理由成立，而接受注册。

（4）遵守法律时限，灵活机动地解决商标争议和诉讼

诉讼时限是非常严格的，在规定的时限内，采取灵活机动的战术。

例如，1983年冬，巴基斯坦商标当局因有意或无意的将与我国公司注册商标“环球”非常相似的商标核准注册，使用在我国公司相同商品自行车零件上，这样，势必会冲击我国在巴基斯坦自行车零件市场。为此，我国在当地律师的配合下，向当局提出反对。当局不予仲裁，推到法院，限制在15天内开庭审理，并要我国公司提供经过公证和认证的注册证书和企业证明文件。同时，巴基斯坦自行车零件代理商也来信催促，认为对他是个危机的事件，要求妥善解决。在仅有7天的紧急情况下，江苏省轻工进出口集团公司当即与南京市公证处说明时间紧迫，要求连夜赶制公证书正副两套，并于第二天将第一套发往巴基斯坦代理处，随即去外交部领事司认证处，又向巴基斯坦大使馆交涉。在各方大力支持下，前后用了两天时间就办妥了一切手续，并以快件邮往巴基斯坦。代理人接到后即交卡拉奇最高法院，最后法院通知对方，结果就在开庭的前一天，对方通知我方律师，承认失败，不打算出庭了，宣告我国公司胜诉。

（5）加强国外商标注册，坚持与在先注册人友好协商的原则

一个商标在国外申请注册，常常遇到冲突商标而被官方核驳。在先注册人的商标确系非抢先注册商标，就应尊重注册人的商标权，与其进行友好协商，争取许可使用，并获得政府保护。

在申请被核驳后，首先排除在先注册人并非是抢先注册我商标，而纯属巧合的冲突，从尊重在先注册人的商标权出发，对其资信和对我友好态度进行调查，然后决定是否接触在先注册人并与其进行友好协商，可获成功。

例如，我国公司为了防止美国商人抢先注册与我国化妆品小包装设计基本相同的商标，首先申请了“珍珠”设计注册。等待商标公告，公开招来反对时，美国特拉华州的一家专做珍珠牙膏的企业以与其在先注册商标相似，冲击他的牙膏市场为理由，反对当局接受我申请注册，于是进行了几次争辩。最后以相应的10条理由，并从对方心理出发，退让一步即保证牙膏不向美国进口作为条件，与其进行友好协商，征得了对方的同意，并签署了同意书，而获当局核准注册。

四、在美国注册商标的若干问题

1．美国《商标法》的有关规定

关于外国人在美国的商标注册与保护问题，美国《商标法》只是在第44条（即美国法典第15编1126条）中作了一些规定。

第44条（b）的规定：如果某人的所在国与美国同属有关商标、商号或反不公平竞争的国际公约或条约的成员国，或根据该国法律为美国公民提供互惠，则除有权取得商标法规定的权利外，还有权享受本条款所规定的权利。

第44条（c）的规定：在满足（b）的情况下，外国商标注册申请人应首先在本国注册，然后再在美国申请注册其商标。但如果申请人声明自己的商标已经在美国商业使用，则属于例外情况。后面这种情况实际上是美国专利与商标局对所有美国商标注册的先决条件，不过，只有在商业使用的情况下，美国专利与商标局才会考虑商标注册。

第44条（d）规定：如果申请人属（b）的情况，即该申请人所在国同美国同属某一国际公约或条约或有双边条约，则在满足下述几个条件的情况下可以将该申请人在本国的第一次申请日作为在美国的申请日。

（1）在外国（即注册申请人所在国）提出第一次申请之后6个月内向美国提出了商标注册申请；

（2）申请原则上与本商标法的要求一致，但不要求申请人声明自己的商标已经在商业上使用；

（3）在美国的商标注册不影响在上述第一次申请日之前由第三人在美国之外已经取得的权利；

（4）除非以商业使用为根据，否则根据本条取得注册的注册人无权在该注册之前就他人的行为提出诉讼。

从这四个条件看，第二个条件主要考虑国际上很多国家没有规定注册前必须首先使用商标这个前提条件。这样，一个外国商标尽管没有实际使用，只要在外国首先注册，也同样可以取得美国的商标注册。但第四个条件对这种注册的诉讼权提出了限制，这是因为这种注册并不产生注册前的任何权利，如果申请人在注册之前已在美国使用其商标，则产生普通法商标权，此时注册人有权对第三方在自己注册前对普通法商标权的侵犯提出诉讼。例如，一个中国公司于1980年在美国首次使用了某件商标，1983年在美国注册了该商标，如果在这段时间内有人侵犯了中国公司的商标权，则可以在注册后或注册前对侵权人提起诉讼，不同的是注册前的诉因只能够依据普通法的商标权提出，而注册之后商标权人除享有普通法商标权外还享有联邦《商标法》中的有关权利。

第44条（e）规定外国申请人已在本国注册的情况下可以在美国进行“主要注册”，否则进行补充注册。因此，需要外国申请人提供在本国注册的证明文件和副本。

第44条（f）规定在美国的注册与在外国的注册从法律上是相互独立的，在美国的注册应依照美国《商标法》。

同一条（g）中规定商号可以在不注册的情况下取得保护。这是因为商号在美国只受到普通法的保护，美国专利与商标局不予注册。但该规定使得联邦法院在保护外国商号的案件审理中可依据联邦《商标法》。

该条的（h）规定了外国人在美国可受到反不正当竞争法的保护。

由于第44条只是对外国商标的注册和保护问题作了一般性规定，因此，还无法看出在实际注册和保护中可能遇到的问题。在这种情况下最好的办法仍是从美国联邦法院和专利商标局的判例中找到问题的所在和部分答案。下面从几个方面来叙述和分析这个问题。

2．先用权问题

先用权直接涉及商标冲突中谁有使用权的问题。由于美国是以使用的日期来衡量商标产生的先后，因此在外国人使用的商标与美国人的商标发生冲突时，法院、专利商标局必须决定是哪一方首先使用了商标。但是，外国商标往往不是从它的实际使用日期开始计算的，因为美国法院和专利商标局只承认该外国人所享受的优先权日，在此之前的国内（指申请人所在国）使用不构成先使用日期。

1981年，美国专利与商标局的复审与申诉委员会（TTAB）在“女童子军”异议案中重申了该问题的处理原则。

1976年5月19日，本案的被异议人阿尔福雷德在德国就“Scout”（童子军）提出商标注册申请，并以此为优先权日在美国专利与商标局提出就同一商标的注册申请。阿尔福雷德是依据美国《商标法》中的第44条（b）和（d）款提出申请的。之后，美国女童子军公司（以下简称为“G．S”）就该商标的注册提出异议，其理由是早在1976年5月19日之前，G．S已经将“Girl　Scout”作为商标使用在商业中，例如用于T恤衫、皮包等产品上。

美国专利商标局认为，本案中申请人阿尔福雷德最早的商标使用日期应推定为他在德国的申请日，即在美国申请中的优先权日。如果申请人没有依据《商标法》第44条（d）要求优先权日，则最早推定使用日为申请人在美国的实际申请日。

由于异议人在申请人的最早推定使用日之前已在美国使用“Girl　Scout”作为商标，并且由于申请人对“Scout”这一商标的使用会引起美国公众的混淆，因此美国专利商标局拒绝给予“Scout”商标注册。

只要美国的商标使用人是“诚实地”使用了与外国人所拥有的相同或相似商标，那么一旦该外国人在美国注册商标而产生冲突时，只看谁在美国首先使用了该商标。在绝大多数情况下，这对外国人来说是十分不利的。他只能利用两点来证明自己的使用日，首先是在美国的实际使用日，或依据自己在本国的注册申请日为优先权日，其次是在美国的实际申请日（如果已不能享受优先权日）作为在美国的推定使用日。

从上述情况可以看出，向美国的商品出口构成商标的实际使用和尽早在美国注册商标是保护在美国的外国商标的有效办法。

3．注册商标的维持

对于外国商标注册人来说，取得在美国的商标注册并非十分困难，而实际遇到的问题主要是商标注册后如何维持。这里所说的维持并不指如何缴纳商标注册续展费。

根据美国《商标法》的有关规定，外国申请人可以在没有事先在美国实际商业使用其商标的情况下在美国注册商标。但一旦该商标取得注册，则与其他美国注册商标一视同仁，即第三方可以以“放弃”为理由要求取消对该商标的注册。所谓商标的放弃有几种情况，但这里所谈到的放弃是指2年不使用商标造成的放弃。根据美国商标法的规定，连续2年不进行商业使用该注册商标便构成了商标放弃的初步证据。

下面看一看这种放弃情况是如何产生以及美国专利与商标局是如何处理的。

1982年的埃克森公司异议案属于比较典型的例子。

被异议人奥克森（Oxon）是一家意大利公司，该公司于1972 年12月28日在意大利提出了商标注册申请，并以此为优先权日向专利商标局提出就“Oxon”商标注册的申请。

异议人埃克森（Exxon）是美国著名的石油化学公司，该公司的异议理由是，“Oxon”与该公司使用的“Exxon”商标同时使用会产生混淆，因为两个商标均用于化工商品。异议的另一个重要理由是申请人奥克森已经放弃了其商标。下面只介绍商标放弃的有关问题。

TTAB认为，根据1946年的美国《商标法》第44条（b）～（e）款的规定，外国人（指满足第44条（b）条件的情况）可以在不事先在美国使用商标的情况下取得在美国的商标注册，这一点是符合《1967年斯德哥尔摩保护工业产权国际公约修正案》的精神的。但是该外国人一经在美国取得注册，便与其他美国注册人同等对待。依据美国《商标法》第45条的规定，连续2年在美国不使用注册商标构成对该商标放弃的初步证据，在这种情况下该商标的注册可能被撤销。

在本案中，由于商标注册处于审理阶段，Oxon公司还未取得商标注册，尽管Oxon公司在美国未使用其商标，这种行为构不成商标放弃的基础。

从该案中TTAB的观点可以看出，在美国放弃商标会导致注册被撤销。假如有一种中国生产的罐头于1986年在美国销售并且该产品的商标在美国取得注册，但是之后几年由于某种原因中断了向美国的出口，则可能构成商标的放弃。最好的解决办法也许是象征性使用该商标。例如，如果在一段相当长的时间里该产品不能向美国大量出口，可以以少量的出口以及在美国进行广告宣传等方法构成该商标的继续使用。

应该一提的是这种放弃对今后该商标的使用产生的实际影响。在上述假设中，如果中国罐头的商标由于长期不使用构成放弃或者PTO由此撤销了该商标的注册，这并不意味着今后该商标不得在美国使用和重新注册，因为商标法并没有规定被放弃的商标不能再注册。这里关键的问题是，在法律规定构成放弃后到该商标的重新使用或注册前这段时期里是否出现了其他人的使用。事实表明很多商标的注册被撤销正是由于在这段时间里第三人对相同或相似商标的使用所引起的争议造成的。在上面的假设例中，如果中国的罐头商标由于2年不使用而被撤销了注册，之后不久一家日本公司在食品产品上使用了相同或相类似商标，在美国销售其产品并且在美国专利局提出商标注册申请，而在其之后中国公司又重新向美国销售这种罐头，并且也向美国专利与商标局提出了商标注册申请，这样便产生了冲突。对于中国公司今后能否在美国继续使用自己的商标主要取决于两个因素：

①哪一方有使用优先权；

②日本公司使用相类似商标意图。

根据上面的时间假设，日本公司有使用优先权。这时只要日本公司能证明自己的使用是诚实的，一般便可以在诉讼中获胜。如果中国公司能够证明“日本公司”的行为只是要从原中国商标创造的声誉中捞到好处，则法院往往会以“意图不良”为理由判中国公司胜诉。

TTAB于1985年处理了一起类似案件。

该案的被异议人RMK是一家英国公司，该公司于1961年曾在英国注册了“CARAMAC”商标，并于1962年获得了美国商标注册。但在之后的大约20年时间里由于该商标没有在美国使用而使商标注册丧失。

1982年2月，该公司又向专利商标局就相同的商标提出了注册申请。

异议人HHI是一家美国公司，该公司于1982年9月在美国使用了相同的商标，由于HHI根本不知道英国前注册商标的存在，因此当时的使用不存在任何“意图不良”的问题。在发现了RMK的注册申请之后，HHI向专利商标局提出异议。

TTAB认为，根据美国《商标法》第44条的要求和规定，RMK有权依据自己的国内注册向PTD提出新的注册申请，不管以前该商标注册是否丧失。这里唯一的问题是异议人和被异议人哪一方有先使用权。本案中RMK在申请之前没有在美国实际使用商标（指注册丧失之后），而且英国申请是在20多年前，即1982年2月，这样当然也不享受优先权日。HHI的使用是1982 年9月，由此英国申请人RMK对该商标享有使用优先权。

总的来讲，在没有商标使用竞争对手的情况下，商标的放弃不会造成严重的后果，至多需要申请人重新提出申请，多花一些费用而已。有竞争对手时情况则完全不同，需引起注意。