专利代理公司的代理瑕疵可否作为否认权利要求书内容的理由

17.专利代理公司的代理瑕疵可否作为否认权利要求书内容的理由?——王××诉上海××客车有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案^[7]

案情简介

原告:王××

被告:上海××客车有限公司

原告王××诉称:2006年12月其发现被告生产的公共客车的汽车窗侵犯了其名称为“铝合金无内框中空玻璃窗”专利的专利权，遂取证并于2007年2月向上海市知识产权局递交了专利侵权纠纷处理请求书。原告认为，被控侵权产品上有与原告专利等同技术的“锁销”;另外，上海市知识产权局结案通知书中提到被控侵权产品没有外框固定槽、排水槽和滑动轮，没有设置在槽底上的上档片和设置在中空玻璃页之间的密封带，所采用的玻璃非专利中所述中空的而是实心的等，但以上“没有”和“不同”的技术特征均为公知技术，而将这些非必要技术特征写到独立权利要求中的责任与原告无关，应由故意实施该行为的上海××专利代理有限公司(以下简称“专利公司”)负责，故不能用“禁止反悔原则”来拒绝原告的主张，请求法院适用“多余指定原则”判令被告侵权责任。

上海市第二中级人民法院于2008年8月25日作出的(2008)沪二中民五(知)初字第192号民事判决中认定:“在《申请中国专利须知》中确有‘在提交专利局前交申请人审阅并签字’的规定。而被告(专利公司)确实未按照此规定将(“铝合金无内框中空玻璃窗”实用新型专利)申请文件在提交专利局前交原告(王××)审阅并签字，故被告在处理委托事务的过程中存在一定的瑕疵。但是，被告在将所有申请文件提交国家知识产权局后的次日，已采取了补救措施，即通知原告领取申请文件。而原告去被告处领取了被告向国家知识产权局提交的所有申请文件。据此，本院有理由相信，原告对所有申请文件的内容(包括权利要求书的全部内容)有了充分的了解。在此基础上，如果原告对申请文件(包括权利要求书)的相关内容有异议，认为被告在权利要求书中增加了许多非必要技术特征的内容，可以立即向被告提出，并可以要求被告按照《专利法实施细则》的有关规定，采取补救措施，即自申请日起2个月内，向国家知识产权局提出修改申请。而原告无证据证明其当时已向被告提出异议，还签收了全部申请文件。至此，本院有理由相信原告已对所有申请文件的全部内容，予以了追认。”

因此，法院认为，原告可能因疏忽或撰写水平等问题导致在撰写权利要求书时存在某种失误，但由此产生的法律后果应由专利申请人自己承担，而不应由信任法律的社会公众来承担侵权的后果。虽然原告还提出将公知技术写入权利要求中的责任在专利代理机构，但在有关王××起诉专利公司专利代理合同纠纷的判决中，法院已认定王××在专利公司将专利申请文件提交国家知识产权局的次日就签收了所有申请文件，且无证据证明其当时对申请文件的内容提出过异议或相关修改意见，应视为其已认可了专利申请文件的全部内容，故在侵权诉讼中应以原告已确认之权利要求所记载的所有技术特征为准。

审理结果

上海市第一中级人民法院经审理认为，专利权利要求书的作用是向公众公示构成专利技术方案所包含的全部技术特征，从而确定专利权的保护范围，故凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，均应被纳入技术特征对比之列。法院在对个案处理过程中，如果轻易忽略记载在专利权利要求中的一些技术特征，将这些技术特征确定为非必要技术特征，则无形中扩大了专利的保护范围，这将会使社会公众因权利要求内容不可预见的变动而感到无所适从。

原告请求法院适用“多余指定原则”来审理本案的主张，本院不予采纳。因被控侵权产品“粘接式铝合金侧窗(33#型材)”缺少涉讼专利权利要求的部分必要技术特征，没有落入原告专利权的保护范围，故原告要求认定被告实施了侵犯其专利权之行为并判令被告承担相应的侵权责任缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

据此，依照《中华人民共和国专利法》第56条第一款、《中华人民共和国专利法实施细则》第21条第二款的规定，判决如下:驳回原告王××的诉讼请求。

法理评析

在本案中，原告王××认为，被告上海××客车有限公司生产的公共客车的汽车窗侵犯了其名称为“铝合金无内框中空玻璃窗”专利的专利权。原告认为法院不能用“禁止反悔原则”来拒绝原告的主张，请求法院适用“多余指定原则”判令被告承担侵权责任。

其一，关于禁止反悔原则。禁止反悔原则是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得专利权。在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。即专利权人对其在申请专利、审查、无效过程中与国家知识产权局和专利复审委员会之间的往来文件中所作的承诺、放弃、认可的内容，专利权人在侵权纠纷中不得反悔。

禁止反悔原则的适用主要有两种情况:一是专利权人在申请过程中对权利要求进行了修改;二是专利权人在申请过程中进行了意见陈述。但应当注意的是，并非申请过程中关于权利要求的所有修改或者意见陈述都会导致禁止反悔原则的适用。只有为了突出权利要求所要求保护的发明的新颖性与创造性，或者使审查员认为发明具有新颖性和创造性而作的修改或者陈述意见，才产生禁止反悔的效果。对于与发明的新颖性和创造性无关的修改或者意见陈述，如为了克服权利要求不清楚的缺陷而作的修改，为了使权利要求得到说明书的支持而做的修改等，不导致禁止反悔原则的适用。

一般认为，禁止反悔原则是对等同原则的一种限制。相同侵权成立时无需考虑禁止反悔原则;当相同侵权不成立，需要以等同原则判断侵权时，才需考虑禁止反悔原则。一般认为，禁止反悔原则的适用与相同侵权的适用是对立的，即在构成相同侵权时，无需考虑禁止反悔原则，只有在相同侵权不成立进而考虑等同原则时，才需要考虑禁止反悔原则。所以，禁止反悔原则仅仅是对等同原则的限制，其作用刚好与等同原则相反，二者相辅相成，前者确保对专利权人提供充分的保护，后者确保前者的适用在一定限度之内，不至于影响公共利益。

禁止反悔原则是民事诉讼中经常采用的原则，但是在专利侵权诉讼中采用的禁止反悔原则是有其独特的特点的。为了便于区别，美国将专利侵权诉讼中的禁止反悔称为“审批过程导致中禁止反悔”(Prosecution History Estoppel)。但是，按照禁止反悔原则构成要件的要求:首先，专利权人对有关技术特征所作的限制承诺必须是书面声明，且已经被记录在专利文档中。其次，专利权人对与已有公知技术相关技术特征的对比，是明确作为区别特征予以申明的。由此可知，禁止反悔原则的使用前提是，必须在专利文档中有明示。那么在适用该原则的时候就要通过查询专利局保存的专利申请案卷。为此，美国过去也将禁止反悔原则称为“申请案卷导致的禁止反悔”(File Wrapper Estoppel)。

需要指出的是，禁止反悔原则在许多国家的专利诉讼中得到了广泛应用。在我国，一些法院和专利行政部门在专利侵权纠纷案件的审判和处理实践中都已经作出了一些适用禁止反悔原则的判例。而在《专利法》第三次修改草案中，增加了第9条，明确地规定了禁止反悔原则，这表明禁止反悔原则已经得到了我国的认可。

其二，多余指定原则。多余指定原则是指在专利侵权诉讼中法院把权利要求的技术特征区分为必要技术特征和非必要技术特征，在忽略非必要技术特征(多余特征)的情况下，仅以权利要求中的必要技术特征来确定专利保护范围，判定被控侵权客体是否落入权利要求保护范围的原则。

事实上，在专利诉讼中，引入多余指定原则判定专利是否侵权，是我国专利法律发展到一定阶段的产物，因为之所以适用多余指定，是考虑到专利权人在撰写专利申请文件时，尚缺乏实施其专利技术的经验，有可能把明显不是解决发明或实用新型技术问题的必要技术特征写入了独立权利要求，而且该技术特征也不是使独立权利要求具备新颖性或创造性的必要条件，该非必要技术特征成为限定独立权利要求保护范围的多余指定，从而缩小专利权人的专利保护范围。但自从我国1984年制定《专利法》以来，已经有20多年，随着我国经济的发展，专利制度在我国得到了飞速发展，专利申请量连创新高，专利申请人队伍也得到空前扩张，在这种情况下，再适用多余指定原则来判定专利侵权就使社会公众无法确定专利的具体保护范围，并使专利权利处于边缘不稳定状态，造成专利权人的权利不确定性，而公众也不知如何才不侵权专利权，因为是否侵权要由法院而后判定的权利范围来确定，从而对公众的利益造成了侵害。法律对专利权人提供保护不能以牺牲公众利益作为代价。无论是申请人自己还是通过专利代理人撰写权利要求书，都应当在撰写权利要求书之前对我国专利法律、法规关于专利权利要求的规定及保护范围有深入的理解与认识，并对专利申请文件所产生的法律后果有清醒认识。如果因为撰写存在问题，而导致权利受到侵害，根据民法的自己责任原则，应当自己承担由此引起的法律后果，而不能希冀多余指定原则来对自己的专利权提供额外保护。特别是在当前，专利等技术类案件涉及的经济利益愈加重大，甚至攸关企业的生死存亡和行业的兴衰成败。因此，在第二次全国法院知识产权审判工作会议上，最高人民法院副院长曹建明明确指出，在专利侵权案件中要慎用多余指定原则。他说，经过多年的审判实践，我国法院已经形成了一些既与国际接轨又具有我国特色的专利权利要求解释规则以及侵权对比判定原则和方法。要进一步总结审判经验，完善解释规则和侵权对比判定标准。要科学解释发明和实用新型专利的权利要求，准确界定专利保护范围，既不能简单地将专利保护范围限于权利要求严格的字面含义，也不能将权利要求作为一种可以随意发挥的技术指导。凡写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，均应纳入技术特征对比之列，不能轻率地适用所谓的“多余指定原则”。

由此可见，我国最高审判机构已经洞察到在专利侵权诉讼中适用多余指定原则带来的弊端，今后法院在专利侵权诉讼中对该原则的适用将会慎之又慎。这就要求专利申请人在提出专利申请时仔细斟酌专利权利要求，一定要避免将非必要的技术特征写入权利要求书，最好委托专利代理人撰写专利申请文件，并和专利代理人在技术上作充分的沟通，以使自己的专利权受到最大限度的法律保护。^[8]

根据《专利法》第26条第一款的规定，一件发明专利申请应当有说明书(必要时应当有附图)及其摘要和权利要求书;一件实用新型专利申请应当有说明书(包括附图)及其摘要和权利要求书。说明书和权利要求书是记载发明或者实用新型及确定其保护范围的法律文件。说明书及附图主要用于清楚、完整地描述发明或者实用新型，使所属技术领域的技术人员能够理解和实施该发明或者实用新型。权利要求书应当以说明书为依据，清楚并简要地表述请求保护的范围。根据《专利法》第五十六条第一款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。^[9]

根据我国《专利审查指南》的要求，说明书应当满足清楚、完整和能够实现三个要求。

《专利法》第26条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。说明书对发明或者实用新型作出的清楚、完整的说明，应当达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度。也就是说，说明书应当满足充分公开发明或者实用新型的要求。

1.清楚

说明书的内容应当清楚，具体应满足下述要求。

(1)主题明确。说明书应当从现有技术出发，明确地反映出发明或者实用新型想要做什么和如何去做，使所属技术领域的技术人员能够确切地理解该发明或者实用新型要求保护的主题。换句话说，说明书应当写明发明或者实用新型所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案，并对照现有技术写明发明或者实用新型的有益效果。上述技术问题、技术方案和有益效果应当相互适应，不得出现相互矛盾或不相关联的情形。

(2)表述准确。说明书应当使用发明或者实用新型所属技术领域的技术术语。说明书的表述应当准确地表达发明或者实用新型的技术内容，不得含糊不清或者模棱两可，以致所属技术领域的技术人员不能清楚、正确地理解该发明或者实用新型。

2.完整

完整的说明书应当包括有关理解、实现发明或者实用新型所需的全部技术内容。

一份完整的说明书应当包含下列各项内容:

(1)帮助理解发明或者实用新型不可缺少的内容。例如，有关所属技术领域、背景技术状况的描述以及说明书有附图时的附图说明等。

(2)确定发明或者实用新型具有新颖性、创造性和实用性所需的内容。例如，发明或者实用新型所要解决的技术问题，解决其技术问题采用的技术方案和发明或者实用新型的有益效果。

(3)实现发明或者实用新型所需的内容。例如，为解决发明或者实用新型的技术问题而采用的技术方案的具体实施方式。

对于克服了偏见的发明或者实用新型，说明书中还应当解释为什么说该发明或者实用新型克服了偏见，新的技术方案与偏见之间的差别以及为克服偏见所采用的技术手段。

应当指出，凡是所属技术领域的技术人员不能从现有技术中直接、惟一地得出的有关内容，均应当在说明书中描述。

3.能够实现

所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

说明书应当清楚地记载发明或者实用新型的技术方案，详细地描述实现发明或者实用新型的具体实施方式，完整地公开对于理解和实现发明或者实用新型必不可少的技术内容，达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明或者实用新型的程度。审查员如果有合理的理由质疑发明或者实用新型没有达到充分公开的要求，则应当要求申请人予以澄清。

以下各种情况由于缺乏解决技术问题的技术手段而被认为无法实现:

(1)说明书中只给出任务和/或设想，或者只表明一种愿望和/或结果，而未给出任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段;

(2)说明书中给出了技术手段，但对所属技术领域的技术人员来说，该手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法具体实施;

(3)说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段并不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题;

(4)申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案，对于其中一个技术手段，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容并不能实现;

(5)说明书中给出了具体的技术方案，但未给出实验证据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。例如，对于已知化合物的新用途发明，通常情况下，需要在说明书中给出实验证据来证实其所述的用途以及效果，否则将无法达到能够实现的要求。

而根据专利局于1991年4月1日施行的《专利代理条例》的规定，以及国家知识产权局于2003年1月1日施行的《专利代理惩戒规则(试行)》的规定，专利代理是指专利代理机构以委托人的名义，在代理权限范围内，办理专利申请或者办理其他专利事务。专利代理机构是指接受委托人的委托，在委托权限范围内，办理专利申请或者办理其他专利事务的服务机构。专利代理机构因过错给当事人造成重大损失的，有关管理机构应责令其改正。如果委托人委托的专利代理机构，可能因疏忽或撰写水平等问题导致在撰写权利要求书时存在某种失误，那么由此产生的法律后果应该由专利申请人自己来承担，而不应由信任法律的社会公众来承担侵权的后果。虽然原告还提出将公知技术写入权利要求中的责任在专利代理机构，但在有关起诉专利公司专利代理合同纠纷的判决中，法院已认定王××在专利公司将专利申请文件提交国家知识产权局的次日就签收了所有申请文件，且无证据证明其当时对申请文件的内容提出过异议或相关修改意见，应视为其已认可了专利申请文件的全部内容，故在侵权诉讼中应当以王××已确认之权利要求所记载的所有技术特征为准。

而如上文所述，根据我国专利法的相关规定，专利权利要求书的作用是向公众公示构成专利技术方案所包含的全部技术特征，从而确定专利权的保护范围，故凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，均应被纳入技术特征对比之列。法院在对个案处理过程中，如果轻易忽略记载在专利权利要求中的一些技术特征，将这些技术特征确定为非必要技术特征，则无形中扩大了专利的保护范围，这将会使社会公众因权利要求内容不可预见的变动而感到无所适从。因此在本案中，法院不予采纳原告王××请求法院适用的“多余指定原则”来审理本案。而因被控侵权产品“粘接式铝合金侧窗(33#型材)”缺少涉讼专利权利要求的部分必要技术特征，没有落入原告专利权的保护范围，故原告要求认定被告实施了侵犯其专利权之行为并判令被告承担相应的侵权责任缺乏事实和法律依据，法院并没有支持。

法条点击

《中华人民共和国专利法》(2008年12月27日)

第二十六条　申请发明或者实用新型专利的，应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。

请求书应当写明发明或者实用新型的名称，发明人的姓名，申请人姓名或者名称、地址，以及其他事项。

说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。

权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。

2000年修订的《专利法》第二十六条(第二款、第四款)请求书应当写明发明或者实用新型的名称，发明人或者设计人的姓名，申请人姓名或者名称、地址，以及其他事项。

权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。

第五十九条　发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片的表示的该产品的外观设计。

《专利代理条例》(1994年4月1日)

第二条　本条例所称专利代理是指专利代理机构以委托人的名义，在代理权限范围内，办理专利申请或者办理其他专利事务。

第三条　本条例所称专利代理机构是指接受委托人的委托，在委托权限范围内，办理专利申请或者办理其他专利事务的服务机构。

《专利代理惩戒规则(试行)》(2009年12月21日)

第二条　专利代理机构、专利代理人执业应当遵守法律、法规和规章的规定，恪守专利代理职业道德和执业纪律。