商标权的利用

第二节　商标权的利用

一、注册商标的使用

注册商标的使用，是指注册商标权人或其受许可人将注册商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者为了商业目的将注册商标用于广告宣传、展览以及其他业务活动中的使用。

(一)注册商标的正确使用

注册商标的使用必须依照我国《商标法》的规定使用，否则注册商标权人要依法承担违法后果。第一，注册商标的使用严格限制在核准注册的标志和核定使用的商品或服务上，商标注册人不得自行作出改变。第二，使用注册商标时应尽量加注注册标志。第三，防止商标显著特征的退化。

(二)注册商标的许可使用

注册商标的许可使用，是指注册商标所有人允许他人在一定期限内使用其注册商标，并收取使用费的法律行为。在注册商标的使用许可中，商标权人为许可人，使用注册商标的人为被许可人，使用许可的标的为注册商标的使用权。注册商标的使用许可不涉及注册商标权属的处分，而是实现注册商标人收益权的一种方式。根据相关司法解释，我国对商标许可采取的是登记对抗主义，即商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但不得对抗善意第三人。

(三)注册商标许可使用的形式

根据注册商标使用许可合同中许可人和被许可人之间的权利义务不同，注册商标的许可分为以下三种形式：

1.独占使用许可

独占使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定不得使用该注册商标。

根据《商标法》的规定，在发生注册商标专用权侵权案件时，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。其中，利害关系人包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。

根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，在发生注册商标专用权侵权案件时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼。独占使用许可合同的被许可人享有独立的诉权。

2.排他使用许可

排他使用许可，是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标。

根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，在发生注册商标专用权被侵害时，排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼。

根据司法实践，排他使用许可合同的被许可人自行提起诉讼的，须向人民法院提交商标注册人明确表示不起诉的书面证据。

3.普通使用许可

普通使用许可，是指注册商标权人将其注册商标在约定的期间、地域范围和约定的使用方式授权他人使用注册商标。

根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定，在发生注册商标专用权被侵害时，普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。由此可见，普通使用许可合同的被许可人不具有独立的诉权。在发生商标侵权案件时，普通使用许可合同的被许可人不能自行提起诉讼，而应向商标注册人说明情况，由商标注册人向人民法院提起诉讼。在取得商标注册人明确授权的情况下，普通使用许可合同的被许可人也可以提起诉讼。

4.分许可使用

分许可使用，是指注册商标许可合同的被许可方依据合同规定，除了取得在规定的范围内使用许可方的注册商标外，还可以许可第三方使用许可方的注册商标。分许可使用的范围，不能超出许可方与被许可方约定的地域和时间范围，并必须取得许可方的许可方能使用。

根据国家工商行政管理商标局《关于分公司使用总公司注册商标是否需要办理商标使用许可手续问题的批复》：分公司使用总公司的注册商标需要签订商标使用许可合同。

(四)注册商标使用许可的法律要求

1.被许可人对注册商标的使用不得超过其商标专用权的范围

商标权人可以通过签订商标使用许可合同的方式，许可他人使用其注册商标。但其使用范围应当以核准注册的商标和核定使用的商品为限，且使用许可的期限不得超过注册商标的有效期限。被许可使用人在使用注册商标过程中，也不得超出使用的商品范围，不得任意修改注册商标标识。

2.被许可使用人具备主体资格

被许可使用人，必须是从事商品生产经营活动或者提供服务的经营者。

3.被许可人必须保证其使用注册商标的商品质量

注册商标人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量，被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。

4.被许可人必须在使用注册商标的商品上标明其名称和商品产地

被许可人使用他人注册商标，必须在使用该注册商标的商品上标注被许可人的名称和商品产地，以避免消费者的误认。我国《商标法》第40条第2款规定：“经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。”

5.商标许可使用合同应当报商标局备案

我国《商标法》第40条第3款规定：“商标使用许可合同应当报商标局备案。”我国《商标法实施条例》第43条规定：“许可他人使用其注册商标的，许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案。”

(五)注册商标使用许可合同

商标权人许可他人使用其注册商标，应当签订书面合同。合同内容包括：(1)许可人和被许可人的名称、地址(合同主体)；(2)授权范围：包括许可的性质、许可使用的注册商标图案、许可使用的注册商标用于的商品或服务的类别，许可使用的地域范围和许可期间等；(3)为保证商品质量而约定的有关措施；如技术设备、技术指导、技术服务；(4)许可人保证商标注册效力的有关条款，如到期续展，不得中途转让商标或者注销注册商标；(5)合同中止或解除条件；(6)违约责任；(7)商标使用费的数额及支付办法；(8)法律适用及争议的解决方式；(9)合同签约日期、地点、合同生效日期等；(10)合同应当约定的其他条款。

(六)注册商标的行政管理

根据我国《商标法》，对商标使用许可活动中的违法行为，县级以上工商行政管理机关可以进行以下行政处理：

1.注册商标的备案管理

许可合同签订之日起3个月内未报送商标局备案，以及未报送合同当事人所在地工商行政管理机关存查的，由许可人或者被许可人所在地工商行政管理机关责令限期改正；拒不改正的，处以1万元以下罚款，情节严重的，由许可人或者被许可人所在地工商行政管理机关报请商标局撤销许可人的注册商标。

2.注册商标的质量管理

许可人或被许可人使用注册商标的商品被发现属于粗制滥造，以次充好，欺骗消费者的，由地方工商行政管理机关责令限期改正；情节严重的，责令检讨，予以通报，并处以非法经营额20%以下或者2000元以下的罚款，对有毒有害并且没有使用价值的商品，予以销毁，并可报请商标局撤销许可人的注册商标。

3.被许可人使用注册商标商品的管理

被许可人使用许可人注册商标的商品，应当标明被许可人的名称和商品产地，否则由被许可人所在地工商行政管理机关责令限期改正，收缴其商标标识，并可根据情节处以5万元以下的罚款。

4.注册商标的其他管理

许可他人使用人用药品或烟草制品注册商标的，被许可人应当附送卫生行政主管部门或烟草行业主管部门的证明文件，否则，商标使用许可合同不予备案，其生产的药品或烟草制品不得在市场上销售。

二、注册商标的转让

(一)注册商标转让的概念和种类

注册商标转让，是指注册商标所有人将其注册商标转让给他人所有的行为。在注册商标转让的法律关系中，原商标权人为转让人，另一方为受让人，转让的标的为注册商标所有权。通过注册商标的转让，受让方获得商标权成为商标权人，转让人的商标权归于消灭。

注册商标的转让有两种类型：协议转让和继受转让。协议转让又称合同转让，是指原商标权人和受让人之间通过协议共同实施商标权的移转的行为。继受转让，是指商标权人死亡或者消亡后，继承人通过继承、遗赠或者其他继受的方式取得商标权的行为。

(二)注册商标转让的原则

各国商标法均规定注册商标可以转让，但有关转让原则的规定并不完全相同。

1.连同转让原则

连同转让原则，是指商标注册人在转让其注册商标时必须连同使用该商标的企业或者企业信誉一并转让的原则。采用连同转让原则的主要有美国、德国等少数国家。实行连同转让的理由是，商标是商品的标志，具有表明商品来源和商品质量的作用，因此也是企业信誉的象征。商标不可与生产该商品的企业分开。商标是与经营一定商品或服务的企业相联系而存在的，公众把商标理解为商品与企业之间的联系纽带。为了防止产生欺骗公众的危险，商标权的转让不得脱离企业而单独进行。

2.自由转让原则

自由转让原则，是指商标注册人既可连同其营业转让注册商标，也可将注册商标与营业分开转让的原则。只转让商标权，与商标有关的商品生产经营不具有连同关系，这是大多数国家商标法采用的原则，即单独转让原则，我国《商标法》亦是如此。不过，许多国家的商标法均规定，在商标注册人将其注册商标与营业分开转让时，受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。确立单独转让原则的理由是，随着贸易和物流的发展，消费者更关心的是商品或服务本身的质量，而不是商品的生产者或服务的提供者，只要商品或服务质量没有变化，即使改变了生产者，消费者也同样予以认可。

(三)注册商标转让的限制

根据我国《商标法》和《商标法实施条例》的有关规定，注册商标转让的限制性规定，主要有：

1.用于两种类似商品的商标，不得单独转让

商标注册中指定该商标可用于两种以上的商品时，如果它们属于非类似商品，可以对每种商品的商标单独转让，但如果它们属于类似商品则应全部转让。允许此类商标分割移转，就会违反《商标法》的规定，造成同一商标在类似商品上有两个商标注册人同时使用，从而发生不同厂家的商品混淆。

2.联合商标不能分割转让

联合商标是同一商标所有人基于经营需要而使用的系列商标，如果允许将联合商标中的某一个单独转让，也会发生两个商标所有人在同一种商品上使用近似商标的情况，造成商品来源混淆。

3.未经共有人同意不得自行转让

注册商标属于两个或两个以上的人共有时，每个共有人如要转让属于自己的那部分权益，必须取得其他共有人的同意。

4.已经许可他人使用的商标不得随意转让

商标注册人已许可他人使用的商标，在许可期内如将其专用权转让给第三人，必须征得被许可人的同意；并且只能在解除原使用许可合同后，才能办理转让注册。

5.转让注册商标未履行法定程序的，其转让无效

商标权转让属于要式法律行为，其行为的成立须依法律要求的形式。当事人自行转让注册商标，应视为无效，商标局可责令当事人限期改正或者撤销其注册商标。

6.受让人应当保证使用该注册商标的商品质量

商标受让人在商标使用中，如果商品粗制滥造，以次充好，欺骗消费者的，其转让注册可能导致被撤销。我国《商标法》第39条规定：“转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。”

【案例14-3】

独占许可使用权人对商标注册人的侵权之诉^[7]

2005年1月，甲与乙签订《商标许可使用合同》，约定甲将“蜻蜓图形”商标许可乙公司在中国大陆独占许可使用，商品范围为裤类系列，使用期从2005年3月2日起3年。但该合同并非甲本人签署，系由商标代理机构丙公司代签，并代收了许可费，上述合同经国家商标局备案登记。

同年3月1日，甲与丙公司签订《客户商标委托合同》，约定“蜻蜓图形”商标的委托许可事宜，委托期从次日起3年，并约定了“商标注册人保证，不可在合同签订的有效地域和有效期内经营带有相同或相似商标的商品，合同只适用委托许可给乙公司做男士休闲裤”等内容。甲称，其在该合同签订前曾口头委托丙公司对外许可商标。

同年8月，甲将“蜻蜓图形”商标转让给了丁公司，转让合同载明：“甲已许可在西裤上使用，2005年3月1日起至2008年2月28日的许可费由甲收入。”2006年2月，丁公司将“蜻蜓图形”商标许可戊服装厂使用在男休闲裤、西裤商品上，范围为云南，许可使用期限自2006年2月19日起2年，2年的许可费分别为2万元、2.4万元。

现乙公司认为甲与丙侵犯其对“蜻蜓图形”商标的独占许可权。

点评：本案双方当事人甲与乙公司签订的是独占许可合同，合同中已经约定了“商标注册人保证，不可在合同签订的有效地域和有效期内经营带有相同或相似商标的商品，合同只适用委托许可给乙公司做男士休闲裤”。甲作为“蜻蜓图形”商标的所有人，其转让其注册商标的行为并无不当，但存在过失。甲转让其注册商标时应通知被许可人乙公司，并告知受让人丙公司其注册商标的许可使用的有关情况。丙公司作为“蜻蜓图形”商标的持有人，应遵循独占合同的约定，不得再许可他人在同一地区和同一时间内使用该注册商标，否则构成侵权。