优先权日对确定现有技术和判定新颖性和创造性有何重要意义

18.优先权日对确定现有技术和判定新颖性和创造性有何重要意义?——广州市××数码科技有限公司等与国家知识产权局专利复审委员会实用新型专利权无效行政纠纷上诉案^[10]

案情简介

上诉人(原审原告):广州市××数码科技有限公司

上诉人(原审第三人):济南××数码激光冲印图片社

被上诉人(原审被告):国家知识产权局专利复审委员会

原审第三人:广东××数码影像科技有限公司

本案涉及名称为“一种激光数码印相机”的实用新型专利(以下简称“本专利”)，专利权人是广州市××数码科技有限公司(以下简称“数码公司”)。针对本专利权，济南××数码激光冲印图片社(以下简称“××图片社”)于2007年8月27日、数码公司于2007年12月13日分别向国家知识产权局专利复审委员会(以下简称“专利复审委员会”)提出无效宣告请求，认为数码公司已于优先权日之前生产、销售和公开展出本专利所要求保护的激光数码印相机。专利复审委员会将两请求人的无效宣告请求合并审理，于2008年6月23日作出第11770号无效宣告请求审查决定(以下简称“第11770号决定”)，维持本专利权有效。

北京市第一中级人民法院认为，仅凭原告提供的证据2.6、2.8所显示的网页的打印件无法认定其与互联网上的网页是否相符，数码公司有责任提供证据进一步证明其真实性。证据2.9和2.10的照片虽然公开了标识为“Tera 32”和“Tera 32 super”的两台激光数码印相机的内部结构，但其购买时间以及是否改装不能确定，不足以证明标识为“Tera 32”的激光数码印相机是在本专利的优先权日前购入的，其不能作为评价本专利新颖性的现有技术。数码公司关于所有“泰来32”产品的结构都是相同的主张不能成立。因此，证据2.9～2.12不能形成完整的证据链证明数码公司已于优先权日之前生产、销售和公开展出本专利所要求保护的激光数码印相机。

数码公司提交了以下证据:

证据2.9:(2007)西证民字第3992号公证书的复印件，其附件为Tera32 laser printer(泰来32激光数码印相机)的结构照片。

证据2.10:(2007)西证民字第4016号公证书的复印件，其附件为Tera 32 super激光数码印相机、Tera 32 laser printer激光数码印相机的结构照片，以及《广东××数码影像科技有限公司售后服务回执单》复印件一份。

证据2.11:《中国影像业年度评选2005》评选特刊的评选结果的复印件，包括《中国影像业年度评选2005》的封面页、内页，其中内页第1页公开了××－泰来32处于专业大型数码冲印机的候选名单中。

证据2.12:《影像通讯》的详细测评报告。

原告认为，其提交的证据足以证明专利权人在优先权日之前已经在国内生产、销售和公开展出了“泰来32”激光数码印相机，“泰来32”激光数码印相机完全公开了本专利权利要求的技术方案。

审理结果

专利复审委员会经审理认为:原告提交的证据相互印证，可以证实“泰来32”数码印相机于本专利优先权日以前已处于为公众所知的状态。但是，“泰来32”激光数码印相机是否完全公开了本专利权利要求的技术方案，复审委仔细分析了原告提交的证据。证据2.9和2.10的公证书仅能证明照片上所照的机器是当时取证时声称的标识为“Tera 32”和“Tera 32 Super”的激光数码印相机，以及证言是证人当时写下的，公证书并不能证明证人所述事实的真实性，并且由于改装机器机械结构的随意性很大，因此上述照片并不能证明其所照的机器就是数码公司原装的标识为“Tera 32”和“Tera 32 Super”的激光数码印相机。证据2.11上没有其公开出版发行的日期，只能确定是2005年出版的，无法确定其公开日是否早于本专利的优先权日，以及该证据是否属于可以评价本专利新颖性的现有技术，因此证据2.11尚不足以证明专利权人已于优先权日之前生产、销售本专利所要求保护的激光数码印相机。证据2.12的报告只泛泛地记载了泰来32各代机型的发展史，其测试报告仅涉及泰来32彩王、泰来32速王的曝光方式、操作方式等技术指标，没有对任何一代机型的内部结构进行详细介绍，因此没有公开本专利权利要求所要求保护的激光数码印相机的结构，也就是说不能证明泰来32的任何一代是本专利权利要求所要求保护的激光数码印相机，也就不能证明其在先生产、销售的事实。这些证据均没有公开“泰来32”数码印相机的任何结构方面的特征，因此上述证据不足以证明其所述的“泰来32”数码印相机就是本专利权利要求书中所要保护的激光数码印相机。

基于上述理由和考虑，专利复审委员会于2008年6月23日作出第11770号决定，维持本专利权有效。

一审、二审法院均维持了复审委的11770号决定。

2009年6月18日，北京市高级人民法院作出终审判决，认定数码公司、××图片社的上诉理由不能成立，对其上诉请求不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第61条第(一)项之规定，判决如下:

驳回上诉，维持原判。

法理评析

优先权原则是由《保护工业产权巴黎公约》(以下简称“《巴黎公约》”)首先确定的一项原则，是指已经在一个成员国正式提出了发明专利、实用新型专利、外观设计专利或商标注册的申请人，在其他成员国提出同样的申请，在规定期限内应该享有优先权。在规定的期限届满以前，任何后来在公约其他成员国提出的申请，都不因在此期间内他人所作的任何行为，特别是另一项申请、发明的公布或非法利用、出售设计复制品或使用商标等行为而失效。也就是说，在优先权期间内对其他人的同样申请不能授予工业产权。对于已在本国取得工业产权，而后又需要在国外注册的工业产权的所有人而言，优先权原则至关重要。如果没有优先权，就必须同时在国内外几个国家提出申请，否则，后提出的申请就可能得不到保护。《巴黎公约》规定的优先权既包括专利也包括了商标，本文仅讨论专利的优先权。

一、优先权的种类

(一)外国优先权

所谓外国优先权是指申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起12个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起6个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权，即以其在外国第一次提出申请之日为申请日，需要注意的是，该原则同样适应于我国申请人向外国提出的专利申请。

(二)本国优先权

本国优先权又称国内优先权，是指申请人在本国提出首次申请后，在一定期限内就相同主题在本国再次提出申请的，可以享有首次申请的优先权。

本国优先权的适用范围限于发明和实用新型专利申请。本国优先权在优先权期限、申请人要求优先权的资格、优先权要求成立的条件等方面与外国优先权相同。

在先申请有下列情形之一的，不得作为本国优先权的基础:

(1)已经享受过外国或本国优先权的，不得作为要求本国优先权的基础;

(2)已经被批准授予专利权的，不得作为要求本国优先权的基础，其目的是为了避免重复授权;

(3)属于按照规定提出的分案申请的，不得作为要求本国优先权的基础。

我国《专利法》及其实施细则既规定了外国优先权，又规定了本国优先权。前者是指申请人就相同主题的发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起12个月内，或者就相同主题的外观设计在外国第一次提出专利申请之日起6个月内，又在中国提出申请的，依照该国同中国政府签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权;后者是指申请人就相同主题的发明或者实用新型，在中国第一次提出专利申请之日起12个月内，又以该发明专利申请为基础，向专利局提出发明或者实用新型专利申请的，或者又以该实用新型专利申请为基础向专利局提出实用新型或者发明专利申请的，可以享有优先权。

二、优先权的作用

本国优先权的效力在于申请人在优先权期限届满前能够使其在我国提出的同一主题的第二次申请得到视同第一次申请申请日提出的待遇，正确地运用本国优先权可以给申请人带来许多益处:

(1)可将本国优先权用作恢复专利申请权利的一种程序。当在先申请因各种原因被视为撤回或主动撤回时，可以提出优先权来恢复申请。恢复权利需缴纳一定的费用，且恢复时间只有2个月，还必须具备一定的理由，如不可抗力缘由等等。如果是在优先权期限内，则可以重新递交一份申请并要求本国优先权，这对申请人来讲既经济又方便。

(2)可以用来完善在先申请。在优先权期间内，申请人可以对在先申请补充实施例或者增加新的技术方案，以完善在先申请，如增加了反映说明书中新增实施方式或实施例的从属权利要求，或者增加了符合单一性的独立权利要求等，但不得变更在先申请的主题。这种情况下，在先申请已清楚公开的部分可以享有优先权，在后申请新增加的技术方案则不能享有优先权，这就是所谓的部分优先权。享受优先权的申请以在先申请或优先权日为判断新颖性、创造性的时间标准。而不享受优先权的部分是以在后申请的申请日为判断新颖性、创造性的时间标准。专利部门不得以要求优先权的在后申请中的某些技术方案没有包括在作为优先权基础的在先申请权利要求中为理由，而拒绝给予优先权，或将其驳回。但以申请文件从整体看来已经明确地写明这些技术内容为限。

(3)申请人可以通过要求多项国内优先权来达到合案申请的目的。专利局不得以申请人要求多项优先权，或者由于要求一项或者几项优先权的申请中有一个或者几个要素，没有包括在作为优先权基础申请中，而拒绝给予优先权或者拒绝专利申请，但以上述两种情形不违反发明单一性为限。也就是说享受多项优先权必须满足《专利法》第31条及《专利法实施细则》第35条关于相同主题特定技术特征方面单一性的规定。

(4)在优先权期间内，利用优先权规定可以实现发明与实用新型专利申请的相互转换。《专利法实施细则》第33条第二款规定:申请人要求本国优先权的，如果在先申请是发明专利申请，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请;如果在先申请是实用新型专利申请，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。例如，当申请人发现了影响在先申请的发明专利申请创造性的现有技术文件时，可以在优先权期限内就相同主题向专利局提交要求优先权的实用新型专利申请，以确保申请不被驳回。在先申请是一项产品的实用新型专利申请，申请人在优先权期限内又完成了该实用新型产品的生产方法，可以就相同主题的产品及生产方法提交发明专利申请，以补充方法发明。

(5)可以节约费用。《专利法实施细则》第33条规定:申请人要求本国优先权，其在先申请自后一申请提出之日起即被视为撤回。申请人只需支付在后申请的各项费用，而作为优先权基础的在先申请，除已支付的申请费外，其他各项费用都将省去，而达到同样效果的保护，对合案申请好处尤为明显。

(6)利用优先权可以延长专利保护的期限。申请人在首次申请后，在优先权期限届满前提出一个要求在先申请优先权的在后申请，申请批准后，专利权期限从在后申请的申请日起计算，从而使专利保护期限延长了自在先申请的申请日至在后申请的申请日这样一个时间段。

(7)使得在中国加入《专利合作条约》(PCT)后，中国申请人不论是提交PCT国际申请指定中的国家，还是提交本国申请，都可以享有本国优先权，然而在没有本国优先权情形下，申请人如果不提出PCT申请，而就相同主题向专利局提出第二次本国申请，则不能享有优先权。本国优先权的建立，使得申请人有机会完善其在先的申请，实现发明与实用新型专利申请的相互转换，以及实现合案申请等等，给在中国提出第一次申请的人提供了继续申请专利的有利条件，使其同外国申请人一样，能够享受巴黎公约规定的优先权待遇。^[11]

(8)主动撤回在优先权规定的期限内仍无法满足专利三性要求的专利申请以避免技术秘密的公开。在专利申请过程中，如果无法在优先权规定的期限内完成实验研究，补充必要的实验支持数据，那么，首次申请即失去了意义，因为此时已无法通过优先权的方式来使申请文件符合专利审查的要求，在这种情况下，只有主动撤回首次申请，才可以避免专利申请因自申请之日起满18个月而导致的技术秘密的公开。^[12]

三、优先权的行使

(一)要求本国优先权

申请人要求本国优先权，在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请;在先申请是实用新型专利申请的，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。但是，提出后一申请时，在先申请的主题有下列情形之一的，不得作为要求本国优先权的基础:

(1)已经要求外国优先权或者本国优先权的;

(2)已经被授予专利权的;

(3)属于按照规定提出的分案申请的。

申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。

申请人在一件专利申请中，可以要求一项或者多项优先权;要求多项优先权的，该申请的优先权期限从最早的优先权日起计算。

申请人要求优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在3个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本;未提出书面声明或者逾期未提交专利文件副本的，视为未要求优先权。在书面声明中申请人应当写明第一次提出专利申请(以下称在先申请)的申请日、申请号和受理该申请的国家;书面声明中未写明在先申请的申请日和受理该申请的国家的，视为未提出声明;要求外国优先权的，申请人提交的在先申请文件副本应当经原受理机关证明;提交的证明材料中，在先申请人的姓名或者名称与在后申请的申请人姓名或者名称不一致的，应当提交优先权转让证明材料;要求本国优先权的，申请人提交的在先申请文件副本应当由国务院专利行政部门制作。

(二)要求外国优先权

《巴黎公约》的优先权制度，并非对一切工业产权都适用，优先权制度仅适用于发明专利、实用新型专利、工业品外观设计专利和用于商品上的注册商标。《巴黎公约》第4条的规范项目主要包括申请人资格、申请案条件和申请程序及优先权期间计算等内容。

1.申请人的资格

《巴黎公约》第4条A项规定，主张优先权的人的资格是任何已在一个缔约国正式提出过一项发明专利、一项实用新型、一项工业品外观设计或一项商标注册的申请人或其权利的继受人。根据《巴黎公约》第2条和第3条的有关规定，申请人必须符合以下两个条件之一，才能主张优先权，即:(1)巴黎公约缔约国的国民;(2)虽非缔约国的国民，但在缔约国境内拥有合法的永久住所或真实有效的工商营业场所。权利的继受人，包括个别权利的受让人、继承人或财产的总继受人，是指优先权拥有人。

尽管主张优先权的申请人应为缔约国的国民或在缔约国境内有永久性住所或真实有效的营业所，但这一资格不必在提出第一次申请时就须具备，只要在主张优先权时能满足这一要求即可。因此，即使提出第一次专利申请的人本来并不是缔约国的国民，也没有在任何缔约国境内有永久住所或真实营业所，但如果他在第一次申请后把该发明及由此产生的权利(包括优先权)转让给一个缔约国的国民，或在缔约国境内有永久住所或真实营业所的人，则该继受人即可取得优先权。

另一方面，优先权作为一种权利，可以连同专利申请案或专利权等一起转让，因而作为其继受人并非一定要具备缔约国的国民的资格才能享受优先权。如果一个缔约国的国民在某个缔约国提出发明专利申请时，将该项权利转让给一个非缔约国的国民，则后者作为其继受人也可以享受优先权。但必须在优先权期间内完成转让。此外，按《巴黎公约》第4条A项的规定，申请人虽然不是缔约国的国民，但如果其国家与缔约国之间签订了双边或多边协定，仍可主张优先权。

2.申请案的条件

根据《巴黎公约》第4条A项的规定，凡具备足以确定在有关国家内提出申请日期的任何申请，不论该申请随后结果如何，只要符合一般申请程序而提出申请，即可主张优先权。即申请人主张优先权时，不论其作为优先权依据的初次申请是否被受理国专利主管机构驳回，或因第三者的介入而丧失新颖性，或申请人自动撤回、放弃，均不影响其在优先权期间内第二次向其他缔约国申请专利时主张优先权的权益。由于这种优先权是在任何实际权利都还没有确立或没有被批准时就产生了，因而被称之为“初期权利”。即使优先权借以产生的第一次专利申请案被驳回，已经产生的优先权在优先权期间内继续有效。尽管这种“皮之不存，毛将仍附”的特点对于已被驳回的申请案本身没有多大意义了，但却仍能阻止其他人在优先权期间内，以同一发明在公约缔约国国内申请专利。它仍能有助于原申请人在其他国家申请专利权。这是因为各国专利法的规定不尽相同，其保护种类和范围也不尽相同，申请案虽然在第一个申请国被驳回，但仍有可能在其他申请国被批准。因此，我国企业在进行跨国经营时，应尽早地在我国或其他公约缔约国提出第一次专利申请，尽早地确立优先权，即使第一次提交的申请案未获批准，但仍有可能在其他国家获得批准，以扩大专利保护种类和地域范围。

3.优先权申请程序

第一次申请案的申请人在后来向其他缔约国提交第二次以及之后的各次同一发明申请并主张优先权时，必须履行以下手续，否则，不能享受优先权。按《巴黎公约》第4条D项的规定，这些手续主要包括:

(1)提交声明材料。按《巴黎公约》第4条D项的规定，请求优先权的申请人，在第二次申请案提出申请的同时，必须提交关于第一次申请案的申请日期及受理申请国的国名的声明材料。提交该声明材料的最后期限按各受理缔约国的规定办理。根据《巴黎公约》的规定，该声明材料的内容须载明于主管机构发行的刊物中，特别是在专利申请书和其说明书中应予以载明。专利申请书及其说明书是指主张优先权的第一次申请案的资料，它包括发明人姓名、国名、申请日期以及发明内容说明等，主管机构发行的刊物是指政府管理专利事宜的主管机关所发行的以公众阅览的刊物，如我国的《专利公报》和《专利说明书》等。

(2)提交申请书的副本。根据《巴黎公约》第5条D项第三款的规定，缔约国得要求任何声明主张优先权的人提文前一次提出的申请书的副本，该申请书包括专利申请范围、说明书及图纸等。同时缔约国要求该副本需经原受理主管机构证明无误，但无需认证。该副本应在后一次申请提出之后3个月内随时免费提交。另外，该副本还须附有原主管机构出具的载有提出申请日期的证明及其译文。

(3)申请手续延误处理的程序。如果申请人在优先权主张申请程序上违反上述规定时，缔约国仅能要求主张优先权的申请人提交其他优先权证明材料，即前一次申请案的号码，但不得判其优先权主张无效。

4.优先权期间

根据《巴黎公约》第4条c项的规定，各类申请案的优先权期间分别为:发明和实用新型专利各为12个月，工业品外观设计为6个月。各优先权期间的起算日是自第一次申请案申请日的次日起算，但优先权日则自第一次申请案申请当日起算。如果优先权期间最后终止日为受理国的法定假日，或其主管机构不受理申请之日，该优先权期间可以顺延至次一工作日。此外，申请人在第一次申请案提出后，又在原受理国提出与第一次申请案内容相同的另一申请案，此时申请人如果想以其后的另一申请案作为主张优先权的申请案时，必须符合下列条件:①其原来的第一次申请案必须已撤回、放弃或被驳回;②在自第一次申请案申请日到撤回日、放弃日、或被驳回日的整个过程中，该另一申请案必须尚未被公告或公开;③申请人没有以原来的第一次申请案的申请日为优先权依据在其他国家提交过申请;④原来第一次申请案未遗留下任何未决的权利。只有满足上述4个条件才能以其后的另一申请案作为主张优先权依据的前一申请案，而且其优先权日也随之变更为该另一申请案的申请日。

法条点击

《中华人民共和国专利法》(2008年12月27日)

第二十二条　授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

第二十四条　申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性:

(一)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;

(二)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;

(三)他人未经申请人同意而泄露其内容的。

第二十九条　申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。