案例某市牛角雕工艺厂不服某省专利管理局

案例47　某市牛角雕工艺厂不服某省专利管理局 关于“牛角工艺品外观设计” 专利纠纷处理决定案

案例概述

第三人某市金平旅游工艺厂××年6月27日向国家专利局提出12种牛角雕工艺品外观设计专利申请，于××年2月7日～3月26日期间分别获得外观设计专利权。××年4月24日第三人以原告侵犯其牛角雕工艺品外观设计专利为由，向被告提出保护专利权请求书。被告受理后，于同年9月6日和13日召开了双方当事人参加的调处会，对原告生产销售的12种牛角雕工艺品是否侵犯第三人外观设计专利权，进行了调查和了解。

被告依据原告提供的××年4月参加首届某国际椰子节和某71届春季广交会的照片四幅中的一幅（广交会照片）和双方当事人各自提供的工艺品样品，确认原告生产的箭鱼不列入第三人蕉旗鱼外观设计专利保护范围；孔雀、凤凰鸟、金鱼、双飞雁、老鹰、大头鸟六种工艺品的产销是在第三人专利申请前进行的，不视为侵权产品，可在原规模范围内继续生产销售。

同时，被告对原告提供的参加首届某国际椰子节展销的照片两幅，认为拍照日期是9月8日，未予采纳。并以原告没有充分证据证明其生产销售的翠鱼鸟、老鹰、鲨鱼、大长尾鹰、虎鲨鱼五种工艺品是在第三人专利申请日前进行的。依据《专利法》第六十二条第一款第（三）项、第六十一条第一款规定，于××年1月25日作出处理决定：“某市某镇牛角雕工艺厂生产、销售翠鱼鸟、老鹰、鲨鱼、大长尾鹰、虎鲨鱼工艺产品侵犯了某市金平工艺厂的外观设计专利权，立即停止生产、销售侵权产品，并赔偿经济损失7500元。”

原告不服省专利管理局的处理决定，认为该处理决定否认了本厂在××年6月前已生产翠鱼鸟、老鹰、鲨鱼、大长尾鹰、虎鲨鱼雕刻品，于××年4月11日向某市中级人民法院提起行政诉讼。

原告诉称：省专利管理局的处理决定否认了原告在××年6月前已生产翠鱼鸟等五种雕刻品的事实。××年4月首届某国际椰子节展销期间，原告通过某福利工贸总公司办理手续，在某市望海楼大厅展销时，某福利工贸总公司制作放大镜头广告牌，上面有大凤凰、老鹰、长尾鹰、老鹰雕品的相片。展销期间省领导参观时，福利工贸总公司摄下的相片可以看到原告展销的部分产品。省福利工贸总公司于××年3月5日开的收条，某市国宾购物中心仓库于××年5月29日的仓库验收单上记载着老鹰等产品的数量和价值。××年4月，原告将长尾鹰等交给某市椰雕工艺厂代销，有协议和交货清单。原告产销老鹰等牛角雕产品于××年底已开始，而第三人于××年6月底才提出专利申请，××年3月底才被授予专利权。因此，被告确认原告侵犯第三人的专利权与《专利法》第六十二条第（三）项规定是相悖的，故要求撤销。

被告辩称：原告提交广交会展销的相片，可辨产品形状的只有孔雀、凤凰鸟、金鱼、双飞雁、老鹰五件产品。所提交的收条、产品清单、仓库验收单上仅有产品的名称。经被告派人到某市国宾购物中心进行调查、取证，因时间已久，仅在该中心的秀英仓库找到几件残余产品，其中有双飞雁、大头鸟两件产品。依《专利法》第五十九条第二款，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该外观设计专利产品为准。被告将第三人和原告的12件产品进行了对比，除了箭鱼与蕉旗鱼在外观造型上有明显差异外，其他产品的外观设计是相同或相似的。依《专利法》第六十二条第一款第（三）项：

“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原范围内继续制造、使用的不视为侵权。”

被告要求原告提交第三人专利申请日前后的生产规模和产品数量情况，该厂未予提供。被告前往取证时，原告也未予以配合。因此，被告依《专利法》第六十条第一款规定作出处理决定书。该决定书是依照外观设计专利权保护原则而作出的，有法律根据，是适当的，请求人民法院维持。

人民法院经审理认为，原告为证明自己生产销售的牛角雕工艺产品是在第三人外观设计专利申请日前进行的，曾向被告提供特定背景照片四幅，均为带日期功能的自动相机所拍摄。其中三幅照片背景摄入了部分双方当事人争议的外观设计专利工艺品图像。被告对其中参加第71届春季广交会的一幅照片背景中工艺品外观形状、参照原告和第三人提供的实物予以确认。而对另两幅参加首届某国际椰子节的照片，则以照片的日期月份数字是“9”字为由，既未对照片场景、人物情况进行调查核实，查明具体时间，也未对照片背景中两件争议的工艺品形状进行辨别、确认。依《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款、第六十二条第（二）项规定，被告认定原告五件工艺品为侵权产品，主要证据不足。被告对已确认原告在第三人外观设计专利申请日前产销的六种工艺品的原生产规模、范围也未查清和作出相应的限定。故对其要求维持的理由，不予支持。因此，依法判决如下：

撤销某省专利管理局所作的专利纠纷处理决定书；省专利管理局应重新作出行政处理决定。

案例评析

依《专利法》第六十二条和第五十九条的规定，原告在举证时，仅提供自己生产产品的名称、数量、销售合同等还远不够，关键的是要提供表现这些产品形状的证据，才能够以事实证明自己在第三人申请专利日以前已经生产了与其相同的产品。

被告对日期未作鉴定就认定这两件工艺品为侵权产品已属事实认定不清，构成违法，法院判决撤销被告的处理决定并要求重作是正确的。

行政机关在行使职权时，如果当事人提供的证据使事实处于真伪不明状态时，有义务主动调查收集证据以证明争议事实的真伪。行政机关必须承担举证责任，否则在诉讼中将承担败诉后果。