恒德公司侵犯专利权的案例

案例40　总参工程兵第四研究所诉余杭潘板新型材料厂等侵犯“保温消音承压 玻璃棉风管”专利权纠纷案

案例概述

××年9月20日，总参工程兵第四设计研究所（以下简称“总参工程兵四所”）向中国专利局申请名称为“保温消音承压玻璃棉风管”的实用新型专利。××年5月15日，该专利申请获得授权。××年9月15日，总参工程兵四所将该专利技术以“复合玻纤风管专利技术”的名义实施许可，受让方为潘板新型材料厂（以下简称“潘板材料厂”）。双方在合同中约定，总参工程兵四所提供必要的设备、技术资料及培训，许可潘板材料厂实施其专利技术，潘板材料厂支付入门费5000元，并在产品用于实际工程时按销售额的5%支付转让费。合同还规定，潘板材料厂只能在本厂范围内使用该项技术，经营其产品，不得向外泄露或转让该技术内容；总参工程兵四所在浙江省只向潘板材料厂转让，不能再转让给浙江省的其他任何单位。××年4月，潘板材料厂与香港恒德资讯科技有限公司合资成立恒德新型材料有限公司（以下简称“恒德公司”）。自××年5月始，恒德公司使用总参工程兵四所的复合玻纤板风管专利技术，承建了北京吉普汽车有限公司冲压车间通风工程、杭州汽车东站、浙江省政府通讯楼、杭州华北饭店、秦皇岛烟草工业机械厂风管安装工程、北京吉普汽车有限公司总装车间通风工程。恒德公司在其关于“复合玻纤板风管”新产品宣传材料中称，“复合玻纤板风管”是新科技专利产品，专利权人总参工程兵四所将该专利技术转让给恒德公司实施。该宣传材料还使用了总参工程兵四所拥有的关于“复合玻纤风管”的检验报告和鉴定意见。××年3月24日，恒德公司与淮南京瑞丰实业公司签订联合经营协议，协议约定：恒德公司提供“玻纤板风管”的技术资料和黏合剂的配方，淮南京瑞丰实业公司支付技术开发费10万元。在淮南京瑞丰实业公司的产品宣传资料中也使用了原告复合玻纤板风管专利技术的鉴定意见和检验报告等资料。

××年6月，原告总参工程兵第四设计研究所以被告浙江省余杭县潘板新型材料厂、杭州恒德新型材料有限公司侵害其专利权为由向北京市中级人民法院提起诉讼，要求终止履行与被告潘板材料厂之间的技术转让合同；停止侵权；赔偿因侵权造成的经济损失。

原告总参工程兵四所诉称：我所是“复合玻纤板风管”专利的专利权人。被告恒德公司伪造国家级产品质量监督检测中心的检验报告，利用潘板材料厂受让的原告专利技术，使用自制黏合剂在北京、杭州等地非法生产专利产品，并以原告专利技术受让单位的名义，非法承揽工程。被告潘板材料厂违反合同约定，许可恒德公司使用其受让的原告专利技术。两被告的行为共同侵害了原告的专利权，给原告造成了经济损失和不良社会影响。

被告潘板材料厂辩称：原告未按双方签订的专利技术转让合同的要求提供有关技术资料，致使受让的专利技术难以实施，对此原告应负有责任。而且原告也未履行合同规定的其他义务，从未验收和结算过我们承建的风管工程，原告已违约，应自行负责。

被告恒德公司辩称：事实上，原告知道而且同意恒德公司实施原告的专利技术，恒德公司根本不存在侵犯原告专利权的问题。而且，自××年2月18日起，我们已开始使用他人的专利技术，与原告的专利技术无关，也不存在专利侵权的问题。

北京市中级人民法院经审理认为：依审理查明的事实足以认定潘板材料厂、恒德公司侵害了总参工程兵四所的专利权。经法院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：

（1）终止履行总参工程兵四所与潘板材料厂之间的技术转让合同。

（2）潘板材料厂、恒德公司停止实施侵害总参工程兵四所“复合玻纤板风管”专利权的行为。

（3）恒德公司补偿总参工程兵四所经济损失20万元人民币（已给付）。

（4）本案诉讼费14997元，由恒德公司负担9998元，总参工程兵四所负担4999元（均已缴纳）。

法院对符合法律规定的上述调解协议，予以确认。

案例评析

本案涉及的法律问题是本案争诉的性质是违约纠纷还是侵权纠纷；专利共同侵权的认定问题。

一、本案争诉的性质是违约纠纷还是侵权纠纷。本案是一起由原告提起的专利侵权纠纷案，最终是否属于专利侵权纠纷应依案件事实来确定。在民事诉讼中，一开始一般以原告提出的请求和事实理由确定争诉性质。但在法院查清案件事实、考虑法律适用时，就要从法律上分析双方当事人争执的性质。根据审理查明的事实，恒德公司实施和转让了原告的专利，已构成对原告专利权的侵害。问题是潘板材料厂在本案中应承担什么责任？潘板材料厂的行为是违约还是专利侵权？是否涉及责任竞合？

有人认为，潘板材料厂未经转让方许可，就允许恒德公司实施其受让的专利技术，是一种违约行为。而同时，潘板材料厂又和恒德公司的侵权行为一起构成了对原告专利权的侵害。这样就存在一个问题：是依违约来追究潘板材料厂的责任，还是依侵权来追究潘板材料厂的责任。实际上，潘板材料厂的行为同时触犯了两个法律，是一种责任竞合。但如果依违约来追究，依有关转让合同，潘板材料厂承担的违约责任相对于原告的损失来讲是不利的。而且依违约责任，就应解除有关技术转让合同，同时停止侵权，而恒德公司已形成了规模经营，承担了大量工程，必会造成社会财富的极大浪费。

有人对前种观点以维护专利权人的利益和避免社会财产浪费为处理违约行为与侵权行为的标准提出商榷，认为侵权行为与违约行为的判断标准主要是依据行为所侵犯的权利或违背的义务在法律上的性质如何：若侵犯的权利本质是一种法定权利，该权利的保护不以当事人之间合同关系的存在与否为前提，则该行为是侵权行为；尽管从现象上看它与当事人之间的合同有一定的联系：若违反合同义务所侵犯的对方的权利只是一种合同所约定的权利，而并非法律直接明确规定的权利，则该行为属于违约行为。

根据审判实践看，在专利侵权纠纷案件中往往会遇到违约行为与侵权行为的竞合问题。对解决竞合问题目前还没有一致的看法或做法。第一种观点虽然提出了本案存在竞合的问题，但在如何解决竞合的问题上并未提出明确的意见。第二种观点依据法理提出了界定侵权行为和违约行为的标准，但没有进一步从当事人的角度考虑如何解决责任竞合问题，即当事人如何主张自己的权利。实际上专利侵权纠纷中的竞合，是指行为人既违反了专利法规定的禁止义务，同时又违反了合同约定的义务。如果同时考虑，行为人就面临承担侵权责任和违约责任。而从各国民法理论看，均不可能同时追究上述两种责任，必须由权利人选择一种主张。根据我国的实际情况，应将这种选择权赋予专利权人。所以本案原告可以依专利法追究潘板材料厂的侵权责任，也可以只追究潘板材料厂的违约责任，但是不能同时主张。

二、专利共同侵权的认定。虽然我国《专利法》规定的专利侵权行为仅包括制造、销售、使用等行为，但是从共同侵权的角度考虑又不限于这几种行为。在审判实践中，未经专利权人同意，转让其专利或许可他人实施其专利的行为，根据我国《专利法》和《民法通则》的规定也应认定为专利侵权行为。本案中，潘板材料厂未在专利实施许可合同范围内使用原告专利技术，而是允许其与他方合资成立的恒德公司使用其专利技术，其实质上已构成许可他人实施原告专利，是一种专利侵权行为。而且恒德公司实施了原告的专利，因此潘板材料厂与恒德公司构成共同侵权，应承担连带责任。因恒德公司系独立法人，和潘板材料厂不存在隶属关系，故恒德公司将原告专利技术许可第三方实施的行为，单独构成专利侵权。对此行为，应由恒德公司自行承担侵权责任。

除了上述的专利共同侵权行为外，依照最高人民法院有关司法解释，下列行为也应认定为专利共同侵权：

1．专利权共有人未经其他共有人同意而许可他人实施专利，如果被许可方实施了专利，许可方和被许可方构成共同侵权；

2．专利权共有人未经其他共有人同意而转让超过其应有份额的专利权，如果接受方明知对方越权转让而仍然接受，从而双方构成共同侵权；

3．教唆、帮助他人实施专利侵权行为的人，为共同侵权人，应当承担连带民事责任。