案例陆正明诉上海工程成套总公司等

案例34　陆正明诉上海工程成套总公司等 “熟化垃圾组合筛碎机” 专利非法使用纠纷案

案例概述

原告陆正明于××年9月12日向中国专利局申请实用新型“熟化垃圾组合筛碎机”专利，××年3月28日取得专利权。该专利的权利要求为：一种“熟化垃圾组合筛碎机”主要由一个四支的机架，一个包括圆筒筛体（等）的圆筒筛装置，一个粉碎圆筒（等）的立式粉碎机装置组成，圆筒筛装置位于机架的平台上，其特征在于所说的圆筒筛体为双层圆筒筛体，其具有一个细筛的外层和一个中粗筛的内层的圆筒筛网，一个与筛体右侧连接的进料滚筒，一个与该筛体左侧连接的出料滚筒，滚筒的筒孔和筛体内层筒孔轴向连通，一细筛余料的出口设在外层筛网的左侧，双层圆筒筛体的中心轴线从进料口到出料口与水平面倾斜角为3～5°。以上所说的粉碎装置安装在机架平台下的横梁上，粉碎圆筒中提供进料口其与细筛余料的出口相对安置粉碎装置的电机安装在粉碎圆筒的外壁上，在轴上还固定有8～15组锤击式或强劲式刀架构件，还有一个清孔装置包括一个固定在机架平台上的框架吊臂，一个安装在吊臂轴承座中的轴辊状刷体，其位于圆筒筛体上部并且其轴心线与圆筒体的轴心线平行，而且刷体的刷毛略穿过外层筛网的网孔。

××年12月4日，国家城乡建设环境保护部印发《××年全国城乡建设科学技术发展计划》，该计划中有一项目为“无锡市城市生活垃圾无害化处理技术的开发研究”。该项目内容包括城市生活垃圾筛选、分类的工艺及机械设备设计制造。被告环卫厂系社会公益性事业单位，为完成国家城乡建设环境保护部下达的科研项目而建立，其主要任务是进行生活垃圾无害化处理的科学研究。××年4月26日，对该项目的开发研究进行总结。被告环卫厂系研究单位之一。

××年4月，被告环卫厂委托被告成套公司为配合国家重点项目无锡垃圾处理实验厂的顺利鉴定，对后处理车间关键设备——筛分破碎机械进行研制。

经法院委托上海市科技咨询服务中心组织有关专家进行鉴定，认为，被告成套公司研制的筛分破碎机械与原告的专利权利保护的技术方案雷同。

原告诉称：原告系实用新型“熟化垃圾组合筛碎机”专利权人，××年7月，发现被告成套公司制造、被告环卫厂使用的“垃圾复合筛选、破碎机”的全部技术特征落入原告的专利保护范围，构成对原告专利权的侵害。要求判令被告成套公司停止侵权，赔偿经济损失5万元；判令被告环卫厂停止使用专利产品；判令二被告共同承担诉讼费用。

被告成套公司辩称：成套公司制造的“高效复合筛碎机”与原告的专利技术有本质区别；根据专利法的规定，国家科研项目有权使用任何专利而不视为侵权，而且被告成套公司未在实施项目中得利。

被告环卫厂辩称：环卫厂承担城乡部下达的重点科研项目，委托被告成套公司设计、制造“高效复合筛碎机”，根据专利法的规定，不属侵权行为，被告环卫厂系社会公益事业单位，为非营利目的使用该机器。

一审法院经审理认为：被告环卫厂为完成国家城乡建设环境保护部下达的科研项目——“无锡市城市生活垃圾无害化处理技术的开发研究”，委托被告成套公司对筛分破碎机械进行研制，属于专为科学研究和实验而使用的有关专利，不应视为对原告专利权利的侵犯。

一审法院依据原《专利法》第六十二条第（五）项的规定，作出原告的诉讼请求不予支持的判决。

陆正明不服一审法院的判决提起上诉。上诉称：原审法院认定侵权事实后，适用法律错误。上海工程成套总公司在陆正明取得专利权后制造筛分破碎机，未经专利权人许可而使用专利技术已构成侵权；无锡市环卫厂将筛分破碎机用于垃圾处理生产，亦构成侵权。要求撤销原判，判令上海工程成套总公司、无锡市环卫厂停止制造、使用、销售专利产品；上海工程成套总公司赔偿经济损失5万元。

上海工程成套总公司、无锡市环卫厂未提供书面答辩状。

二审法院经审理还查明：××年6月，国家建设部、全国爱国卫生运动委员会办公室、江苏省建委组织对无锡市环卫厂等单位承担的“无锡市城市生活垃圾无害化处理技术的开发研究”项目进行鉴定，鉴定意见为研究成果符合课题要求。另据无锡市环卫厂提供的统计资料，该厂××年处理垃圾7000多吨，每吨平均售价4．59元。

二审法院认为，原审法院认定事实清楚。上海工程成套总公司在陆正明取得“熟化垃圾组合筛碎机”专利权后，受无锡市环卫厂委托研制与陆正明专利保护范围等同的筛分破碎机的行为以及无锡市环卫厂使用该设备的行为是否符合《专利法》第六十二条第（五）项关于“专为科学研究和实验而使用有关专利不视为侵权”规定的条件，应以行为人自身的行为予以认定。根据无锡市环卫厂与上海工程成套总公司签订的协议书约定，上海工程成套总公司承担无锡市环卫厂后处理车间筛分破碎机的设计、制造、安装、调试的任务。因此，上海工程成套总公司对陆正明已取得专利权的专利设备进行研制的行为，已构成侵权并应承担赔偿责任。无锡市环卫厂作为承担建设部下达科研项目的研究单位之一，使用与陆正明专利技术等同的设备用于科研项目的行为，符合原《专利法》第六十二条第（五）项规定，不应视为对陆正明专利权的侵害。但无锡市环卫厂在科研项目通过鉴定，再无垃圾筛分破碎的科研任务时，再使用陆正明专利技术保护的设备用于处理垃圾，并有销售的行为，已不符合《专利法》第六十二条第（五）项规定的条件，应认定侵权。原审判决认定事实清楚，但适用法律错误。

二审法院判决：撤销原判，判令两被上诉人停止侵权，上海工程成套总公司赔偿陆正明经济损失20000元。

案例评析

（1）如何正确界定“专为科学研究和实验而使用有关专利的”行为。现行《专利法》第六十三条第四款（原《专利法》第六十二条第五款）规定：“专为科学研究和实验而使用有关专利的”不视为侵权，其立法目的是为了鼓励科学研究，促进技术创新。这里的“专为科学研究和实验而使用”非常明确地规定了作为侵权例外的行为性质及其目的，指明了行为人的直接目的应是科学研究和实验，是纯粹性的科研，而非营利性的科研。这里的“使用”只能理解为“制造与使用”行为，不能理解为销售行为，因为制造与使用两种行为可以是为科研、实验的目的而进行，但销售行为就与商业目的分不开了，因此是不能允许的。

所谓“专为”指的是科研人员、实验者本人为了自己从事的科研和实验需要使用有关的专利技术，而自制了专利产品（如设备、仪器等），其后在科研、实验中自行使用。

首先，这里并不包括为他人科研、实验而进行的制造、销售行为。为他人科研制造专利产品、进行供货服务，其直接的目的已不是科研、实验，而是为了交换，即销售，已属典型的以此为业的经营范畴。如果将这类为科研提供专利产品的制造、销售行为也纳入侵权例外的话，那么几乎所有制造、销售以及那些为了他人科研将专利技术馈赠、出租、借出、转让等行为，都可以凭借这一项规定而逃避专利权的限制。那样，专利就毫无意义可言，失去了存在的价值。

其次，这里的“科学研究和实验”包括两种情况。一种是指在科研机构内进行科学研究过程中使用专利技术，例如，供研究和实验用的显微镜发明，研究它的性能、放大倍数以及研究如何提高它的性能。另一种是为了实际验证专利技术或改进专利技术而重复再现专利产品或专利方法的过程，如为了开发新产品，在已有专利技术的基础上进行改进而使用专利技术。这两种情形都是专利法所鼓励的。因此，将其作为侵权的例外，排除在专利禁止的范畴中。通常第一种情况没有时间上的限制，因为它总是为科研而使用，但第二种情况就不同了，有时间上的限制，它应当以达到实验目的为终点，在实现目的之后，不能以继续实验为借口，实际上是为经营而长期地使用下去。

这里特别应当强调的是，科研和实验是指行为本身就是科研和实验的性质，而不是指那种仅仅是通过一个研究项目与科研和实验活动产生间接关系的其他活动。例如，为某一研究项目制造仪器设备、搞基建、销售研究要用的材料等各种行为，都是间接地与科研、实验产生联系，而制造、基建、销售行为本身并非是科研、实验。这些行为是《专利法》第十一条明确禁止，同时在第六十三条中也并未排除的经营行为。因为是否是“科学研究和实验”并不以行为人的主观意志为依据，而只看该行为本身的客观事实。

本案被告（被上诉人）上海工程成套总公司（以下简称“成套公司”）将涉及原告（上诉人）陆正明专利权的设备的研制项目承接在手，制造后销售给另一被告（被上诉人）无锡市环境卫生工程实验厂（以下简称“无锡环卫厂”），其目的显然不是为了进行单纯的科研活动，而是为了通过研制设备而销售营利。一审法院认定其行为是属于“专为科学研究和实验而使用有关专利”，不视为侵权，在法律上欠妥当，难以令人信服。

本案被告无锡环卫厂使用他人专利的行为，虽然列入了《专利法》第十一条所禁止的范围，但依据《专利法》的第六十三条第四款可以不视为侵权。有一点却值得注意，该厂的“实验”行为一旦结束，未经专利权人同意是不能再继续以实验为由利用该套设备不断地去处理废弃物的。特别是，如果对该套设备已开过鉴定会的话，这正表明其实验目的已实现，实验应告结束。若以后需继续经营性地使用（即处理废弃物），应征得专利权人的同意，否则就是侵权了。所以二审法院根据本案的实际情况，将无锡环卫厂的使用行为“一分为二”的判定，是十分正确的，纠正了一审判决的失误。

（2）本案法律适用以及判断顺序的问题。在《专利法》的条款中，对划定专利法所禁止的行为范畴起直接作用的有两条，即第十一条和第六十三条（原《专利法》第六十二条）。第十一条从正面规定了一项专利权所能禁止的各种行为；第六十三条则是对第十一条的补充，是在第十一条划定的总范围中，举出五种情况作为例外对待。根据这种关系，第六十三条应在第十一条的前提范围内运用。认定某一行为是否属专利权所禁止的范畴，通常也是先依据第十一条进行判断。在确认是属于第十一条划定范围的前提下，才看是否该行为属于第六十三条排除的五种例外情况。而不是直接用第六十三条的认定作为依据来否定第十一条的判断。正是由于这两条的从属关系，所以在第六十三条才用了“不视为侵犯专利权”的提法，而没有采用正面否定的“不是侵权”的做法。

一、二审法院基本采用了这一思路审理本案，但是一审法院在此案的判断顺序上确有不当之处。根据《专利法》第十一条、第六十三条和第五十六条（原第五十九条）的关系，通常应是先确定被告的行为性质，看是否属专利权禁止的范畴。在得出肯定的结论后，才依据第五十六条的规定分析、判断该行为的直接对象（所制的产品或所用的方法）是否属专利权的保护范围。若结论是否定的，则根本无须分析行为对象是否落入专利保护范围即可结案。若不是这样，往往是先干了费力的工作之后，才发现该对象的行为根本不构成侵权，等于是做了“多余功”。这对诉讼双方当事人都是不利的，也是不尽合理的。

总之，《专利法》对科研、实验行为的不视为侵权，是为了鼓励科技进步，促进技术创新，它不能也不应当成为抵御专利的“防空洞”。