驰名商标认定和保护的若干法律问题

驰名商标认定和保护的若干法律问题

曾　英^[1]

驰名商标（well－known mark）是指在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的商标。驰名商标作为一个正式的法律术语最早见于1925年修订的《保护工业产权巴黎公约》（以下简称《巴黎公约》）。^[2]《巴黎公约》第六条规定，商标注册国或使用国主管机关认为一项商标在该国已成为驰名商标，另一商标构成对此驰名商标的复制、仿造或翻译，用于相同或类似商品上，易于造成混乱时，成员国应依职权或应有关当事人的请求，拒绝或取消该另一商标的注册，并禁止使用。1994年缔结的《与贸易有关的知识产权协议》（以下简称TRIPS协议）以《巴黎公约》有关保护驰名商标的规定为基础做了进一步的规定：一是将《巴黎公约》对驰名商标的特殊保护延伸到驰名的服务商标；二是将对已注册的驰名商标的保护范围扩大到禁止在非类似商品或服务上使用与驰名商标相同或近似的标志；三是对如何确定某商标为驰名商标做了原则性规定，即应考虑相关公众对该商标的知晓程度。

入世后，我国司法机关采用非直接适用方式，即不直接适用TRIPS协议的规定处理案件，而适用国内法处理纠纷；国内法应体现世贸组织有关条约规定的承诺。因此，我国已按照TRIPS协议的要求修改了商标法实施条例，完善和加强了对驰名商标的司法保护机制。立法的修改将给审判实践带来很多新课题，本文将结合成都市中级人民法院审理的涉及驰名商标认定的案件着手，调查分析驰名商标的认定和保护中存在的若干法律问题，并提出解决方法。

一、我国对驰名商标保护的立法进程

1982年我国实施的第一部商标法未规定驰名商标的保护问题。我国对驰名商标的保护始于1985年加入《巴黎公约》之后。1998年11月18日，国家工商局认定了我国第一个驰名商标“同仁堂”。

随着社会经济的发展，驰名商标逐渐进入人们的生活，也进入立法界的视野。1993年，我国对商标法进行了修改，并修订了商标法实施细则，才开始对驰名商标的保护问题有所涉及，即增加了对公众熟知商标的保护条款。商标法实施细则第二十五条第一款第（二）项将“违反诚实信用原则，以复制、模仿、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册”的行为解释为商标法规定的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为之一，属于注册不当，应当依法予以撤销。但公众熟知商标并不能完全等同于驰名商标。

为加强对驰名商标的保护力度，国家工商局于1996年8月14日发布了《驰名商标认定和管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）；1998年12月3日，对《暂行规定》作了修订。这是我国第一部专门调整驰名商标认定和管理的行政规章。《暂行规定》界定的驰名商标的含义为“在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的注册商标”，明确了认定与管理驰名商标的主管机关为国家商标局，第一次以法律文件的形式明确了对驰名商标的保护，初步确立了保护制度，并将对驰名商标的保护首次扩大到非类似商品或服务上，与TRIPS协议的规定一致。但《暂行规定》仅仅将驰名商标界定为市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的注册商标，与《巴黎公约》及TRIPS协议的有关规定不一致。

2002年12月1日生效的新商标法第十三条将对驰名商标的保护分为未在中国注册的驰名商标的保护和已注册驰名商标的保护两种情况。第一款规定：“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、模仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。”这是根据《巴黎公约》所做的补充规定，主要针对未在我国注册的外国驰名商标保护的规定。第二款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、模仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”这是根据TRIPS协议所做的补充规定。第十四条对认定驰名商标应考虑的因素做出了规定。2002年9月15日生效的商标法实施条例第五条规定了驰名商标认定的主体为商标局和商标评审委员会，并规定在商标注册、商标评审过程中产生争议时，才可以向商标局或商标评审委员会申请认定驰名商标。

二、驰名商标认定的主体

由于《暂行规定》将驰名商标认定主体规定为商标局，所以认定驰名商标一直以来被误认为是国家商标局专属的权限。修改前的商标法虽然规定了驰名商标认定的标准，却未明确规定认定的主体。而TRIPS协议第四十一条、第六十二条均规定任何程序中的行政终局决定，均应由司法机关或准司法机关审查，可见司法审查和司法终决是TRIPS协议的一条重要原则。

其实，对驰名商标的认定，是对一个事实状态作出的判断，不是行政机关的授权或登记注册。人民法院依法对法律事实或事件进行判断和认定，是代表国家行使审判权，人民法院作出的裁判具有终局性。审判实践中也不乏法院根据实际情况认定注册商标为驰名商标的案件，如四川省高级人民法院就作出了全国首例认定“郎酒”为驰名商标的判决。

2002年10月12日，最高人民法院出台的《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》结束了理论界和实务界关于驰名商标认定主体的争论。该司法解释明确规定，法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名作出认定。这为法院作为认定驰名商标的终局裁判机关提供了明确的法律依据，也是与TRIPS协议的精神一致的。

三、驰名商标认定的原则及前提

（一）“个案认定，被动保护”的原则

修改后的商标法及实施条例的规定合乎世贸组织关于驰名商标的保护原则“个案认定，被动保护”，即只有在商标注册人认为其驰名商标权益受到损害并请求保护其合法权益时，国家商标局或司法机关才考虑是否认定驰名商标。这种保护仅对本案有效，不得针对第三者，也不能针对市场竞争者。涉及商标是否驰名的判定时，可以作为曾经受驰名商标保护的记录，向商标行政管理机关或司法机关提供。驰名商标是动态的事实，只能作为处理下一个案件的参考。

（二）认定的前提

2002年，成都市中级人民法院共受理商标侵权纠纷案件17件，其中2件案件的原告提出了认定驰名商标的诉讼请求，分别是：立时集团国际有限公司要求认定其注册商标“立邦”（漆）、成都长城床垫厂要求认定其注册商标“万里长城牌”（床垫）为驰名商标。上述案件涉及的法律问题包括：若对某一商标的保护不依赖于认定其为驰名商标，是否需要认定？若不认定，那么在何种情况下才能够认定？

具体来说，在以下几种情况下，人民法院可对商标是否驰名作出认定：

1.涉及跨类保护

驰名商标之所以应区别于普通商标，而给予特殊保护，是因为驰名商标不仅具有识别商品和服务的标识作用，同时也具有代表声誉和商业价值的象征作用。前者是驰名商标的自然属性，后者是其社会属性。如果仅仅着眼于制止混淆，只能保护驰名商标的标识功能，对于以损害其象征功能为主的侵权行为的打击不力。因此，必须在制止混淆的基础上，制止相关公众的联想和驰名商标的淡化。这就是之所以对驰名商标进行特殊保护的法理。

审判实践中，若人民法院对商标是否侵权的判定不依赖于认定驰名商标，则不需要认定。如在同一种商品或者类似商品上使用与注册商标相同或相近似的商标，根据商标法第五十二条的规定即可作出判断。但若涉及跨类保护，需要解决非类似的商品的保护问题，具体讲是在不相同或不相类似商品上使用了他人在中国注册的商标，误导公众的，判定该行为是否侵权，则必须首先对注册商标是否驰名作出认定。商标法第十三条列举的侵权行为是“复制、模仿、翻译”，罚则为“不予注册并禁止使用”。

应当注意的是，对未在中国注册的驰名商标的保护范围、力度明显要小于已注册商标。商标法第十三条第一款规定：就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、模仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。在这里，前提条件是“容易导致混淆”；而对已注册的驰名商标，只要“致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”，就应当不予注册并禁止使用。

2.涉及权利冲突

依照商标法保护驰名商标的基本精神，商标法实施条例将驰名商标的保护延伸到商号的使用。商标法实施条例第五十三条规定：“商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，可以向企业名称登记机关申请撤销该企业名称登记。”该条规定驰名商标权与企业名称权发生冲突时，可以向工商登记机关请求撤销企业名称登记。同时，商标法第五十三条规定，对商标侵权纠纷，当事人可以向人民法院起诉，也可以请求工商部门处理。如前所述，人民法院是最终的裁判机关，虽不宜直接判决撤销或变更企业名称，但可以判决禁止侵权人使用其企业名称。如湖北省高级人民法院于2003年1月对立时集团国际有限公司与武汉立邦涂料有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷一案中，认定原告所有的“立邦”文字商标为驰名商标，并禁止被告在经营活动中使用“立邦”文字。

值得注意的是，大量不法分子在中国内地以外地区或境外注册企业名称，将与他人知名度较高的注册商标相同或相似的文字作为企业字号；企业合法化后，又授权内地的企业或个人生产、销售，并在其产品上标注企业字号。如成都中级人民法院审理的“报喜鸟”商标侵权纠纷案件中，侵权人在香港注册了报喜鸟服饰集团（香港）有限公司，该公司又授权内地企业生产、销售。这种“傍名牌”、“搭便车”的行为明显是侵权行为，易使消费者对“报喜鸟”商品的来源及信誉产生混淆和误认。在这种情况下，法院有必要依照当事人的申请，首先对其注册商标是否驰名作出认定，再判定是否应责令侵权人停止使用其企业名称。

除了与企业名称权发生的冲突，商标权与域名发生冲突的问题也值得注意。随着网络的发展，域名的商标识别作用日益显现，若他人将驰名商标作为域名注册并使用的，驰名商标所有人应当有权请求注销该域名，以防引起公众误认。当商标权与域名发生冲突时，若域名与注册商标相同或近似，足以造成相关公众误认，即构成侵权，无须认定注册商标是否驰名；若域名与注册商标表面上不相同或不相似，但将令相关公众产生联想时，则需要对注册商标是否驰名作出认定，以确定是否对其采取特殊保护。最高人民法院《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第（二）项规定，被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译的，应认定被告注册、使用域名等行为构成侵权或者不正当竞争。实践中，北京市第一中级人民法院早在1999年（二审审结于2001年）就对杜邦公司诉北京国网信息有限责任公司计算机网络域名纠纷案中作出了判决，^[3]认为“DU PONT”商标为驰名商标，保护范围应延伸到计算机网络上；被告未经商标权人同意，注册了“Du‐pont．com．cn”域名且并未使用，有意阻止杜邦公司注册，行为明显具有恶意，构成不正当竞争，应承担民事责任。

四、驰名商标的时间和空间效力

（一）时间效力

《暂行规定》第五条所规定的认定驰名商标应考虑的因素虽已被新商标法所修改，但其中第二项关于3年的时间规定值得借鉴，该项将使用该商标的商品近3年来的主要经济指标作为认定商标是否驰名的因素之一。

虽然对驰名商标应采取“个案认定”的原则，但审判实践中往往出现这样的情况：权利人为制止全国各地出现的侵权行为，在各地法院均要求认定其注册商标为驰名商标。立时集团国际有限公司要求认定“立邦”文字商标为驰名商标而在武汉、成都、昆明等地进行的诉讼即是典型例子。但类似的案件却可能出现不同的结果，因为原告无法同时向数个法院提供证明其商标驰名的证据材料原件。而且，某法院刚对驰名商标的事实作出认定，另一法院又重新审查大堆的广告费发票、原告开办分支机构的营业执照及经营状况等证据，造成审判资源的极大浪费，实无必要。所以笔者认为，可以将驰名商标认定的时间效力确定为3年内有效，即一旦某商标在个案中被生效的法律文书认定为驰名商标，商标所有权人若在3年内将该事实作为驰名商标受保护的记录在另一纠纷中使用，法院应予以采信。这也并不违反司法解释有关驰名商标应一案一认，当事人对已被认定的驰名商标提出异议的，法院依照商标法第十四条的规定对其进行审查。理解该条规定，应结合最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第九条的规定，即已为人民法院发生法律效力的裁判所确认的事实，当事人无须举证证明。故在另—侵权纠纷中，当事人可将已为法院认定为驰名商标的生效判决作为证据提交，而无须再举其他证据。法院对该生效文书的审查，即为对商标法第十四条所规定的驰名因素的审查。

（二）空间效力

驰名商标的空间效力高于普通商标。它不仅在注册地国家受到特殊保护，而且根据国家与国家之间缔结的国际条约，如TRIPS协议的要求，驰名商标即使在他国未注册，亦在一定范围内受到保护。

【注释】

[1]成都市中级人民法院民事审判第三庭法官。

[2]赵惜兵主编：《新商标法解释》，人民法院出版社2002年版，第68页。

[3]北京市高级人民法院民事审判第三庭编：《知识产权经典判例》上册，知识产权出版社2003年版，第254页。