案例葛爱兰“一种电镀生产工艺方法”

案例20　葛爱兰“一种电镀生产工艺方法” 发明专利权宣告无效案

案例概述

原告葛爱兰不服专利复审委××年3月14日第687号无效宣告请求审查决定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。北京市第一中级人民法院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。

原告葛爱兰诉称：原告在口头审理程序中，没有声明放弃在请求书中提出的该发明专利缺乏新颖性和专利说明书未充分公开主张，故第687号决定中称请求人声明放弃该发明专利缺乏新颖性和专利说明书未充分公开的主张没有事实根据。同时认为：

（1）该发明不具有创造性。首先，被告在第687号决定中将本案发明专利权利要求人为地分解为8个特征是不妥的，但即使按这8个特征组合构成的该发明专利的必要技术特征与该发明专利申请日以前原告第一代理人三次公开发表的论文相比，仍然没有创造性。上述3篇论文覆盖了7个特征，对于没有被覆盖的特征7，因为它对专利内容不起任何作用，尤其对实现本专利发明目的和达到的效果即12天×24小时最后一清洗槽中含有害物质始终低于国家排放标准不起任何作用，因在12天×24小时的周期中，正常排放的废水已从228吨减少到了1吨。

（2）该发明专利不具有新颖性。在该发明专利申请日前，作为本案的发明人已将该发明专利的详细技术内容分别公开发表在××年10月第一届电镀学术年会交流资料及××年《电镀与精饰》杂志第二期中的论文《间歇逆流清洗的理论计算及其运用》和××年9月中国电镀学术年会论文集中的论文《节约电镀生产用水，减少电镀件漂洗水处理量的HTZ－Z法》中。上述三篇论文不仅与本案专利内容一样，而且实施的方法、步骤比专利说明书详细。

（3）该发明专利不具有实用性。按该专利说明书描述，用4～6个体积为1立方米的清洗槽和无油无水的压缩空气搅拌，就可在不管什么镀液配方、镀件数量多大、复杂程度、体积多大，都可以经12天×24小时电镀生产，均能保证最后一清洗槽中含镀液浓度始终低于国家排放标准，这是根本不可能实现的。故请求法院撤销第687号审查决定，由被告赔偿原告因本案诉讼支出的其他费用，并承担本案的诉讼费。

法院认为，评定一项发明专利有无创造性，应当用现有技术进行比较，同时应考虑该发明是否对本领域技术人员具有非显而易见性，即同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。就本案而言，被告专利复审委认为原告葛爱兰提供的证据不能覆盖该专利权利要求1划分的8个技术特征中的3、5、7、8。技术特征3是镀槽和各清洗槽之间用软塑料相连，该技术特征的目的是当镀件从镀槽或清洗槽中提出时，为防止镀液或清洗液滴在生产车间地面上而污染环境。对此技术特征而言，在本专利中尚未构成必要技术特征，且该方法对本领域技术人员来说是显而易见的。

同时在《节约电镀用水、减少电镀件漂洗水处理量的HTZ－Z法》一文中已有描述；技术特征5是最终在引空的最后一清洗槽中加入去离子水（或蒸馏水），以补充清洗液。为达到电镀件的工艺要求，当城市自来水的水质不能满足工艺要求时，选择去离子水（或蒸馏水）等纯净水进行电镀生产，对本领域技术人员来讲也是显而易见的。关于技术特征7是镀槽和储液槽中均装有蒸汽加热管道，当镀槽中的镀液的工作温度为室温时，则加热储液槽，加热温度为40℃～50℃；当镀槽中镀液的工作温度为40℃～50℃时，不加热储液槽。该技术特征的发明点是在一定的生产周期内，通过加热液体而使液体蒸发，从而达到无排放循环进行电镀生产的目的。蒸发是一种自然现象，为加快蒸发量，也可采用人工加热的做法，这一科学常识在高中物理课本中已有论述。

而就本案而言，根据该专利的说明书已载明本电镀生产工艺采用三班制，每班8小时，每天镀件平均清洗次数是1030次，当电镀生产达到12天（即一个周期）时……也就是说在该专利权利要求书上载明的“某一时间周期”为12天，即12天×24小时。在《生产线上的电镀废水直接回用的研究及应用》一文中的“实际生产的应用”一节，对12天这一周期进行电镀生产作了精确的计算。在12天的周期中，依自然蒸发即能达到无排放循环进行电镀生产的目的。故技术特征7如按12天×24小时计算根本无法达到说明书所述的结果。这一技术特征的导入将使该专利无法实施，同时将使生产的成本提高，能耗增加，应属变劣发明。关于技术特征8，是在各清洗槽的底部装上压缩空气管道，在清洗部件的过程中用一定量的无油无水压缩空气搅拌清洗液。

根据《生产线上的电镀废水直接回用的研究及应用》一文中，已有明确的描述，即“在水洗槽内要设气体搅拌装置”，若想将气体置于水中进行搅拌，则必须给予气体一定的压力，惯常的做法是使用空气压缩机，这是本领域技术人员根据上文马上会想到的，同时为使镀件在清洗过程中达到工艺要求，压缩空气中必须无油、无水，对此，就本领域技术人员而言，是显而易见的。

关于权利要求2，亦无创造性可言，因为为达到电镀生产工艺要求，镀液和清洗液中不能有影响工艺要求的杂质，用过滤机对镀液和清洗液进行过滤，对本领域技术人员来讲也是显而易见的。

综上，专利复审委在无效程序中认为原告在该程序中所提供的证据不能完全覆盖技术特征3、5、7、8，从而认定该专利具有创造性，缺乏事实和法律依据。此外，专利复审委在口头审理中认定原告在该程序中声明放弃对新颖性、说明书未充分公开的无效理由，没有相应的证据支持，亦于法无据。原告葛爱兰由于未能向本院提交其因本案诉讼而支付的费用清单及相关票据，故其要求被告赔偿相应费用的请求，本院不予考虑。

综上，所述依据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项之规定，判决如下：

撤销被告专利复审委所做出无效宣告请求审查决定书。

案件受理费200元由被告专利局专利复审委员会负担（本判决生效后7日内交纳）。

如对本判决不服，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，按对方当事人人数提交上诉状副本，并于7日内交纳上诉案件受理费200元，上诉北京市高级人民法院，逾期未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。

上诉人专利局专利复审委员会因宣告专利权无效行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院行政判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。

高院认为：在无效宣告请求审查程序中，请求人放弃或变更无效宣告请求的理由，属于重要的民事法律行为或意思表示，应当严格限定其成立条件，特别是当请求人未就此给予代理人明确的特别授权、代理人的具体代理权限不明时，专利复审委应当要求请求人本人以书面形式作出明确表示。现请求人葛爱兰否认其曾放弃有关该发明专利缺乏新颖性和未充分公开的无效理由，对其代理人邓定机所作的放弃上述无效理由的表示不予认可，且请求人葛爱兰并未给予代理人明确的特别授权，专利复审委对于葛爱兰确已放弃上述无效理由负有举证责任。鉴于专利复审委未能提供有效证据证明葛爱兰确曾放弃有关该专利缺乏新颖性和未充分公开的无效理由，故专利复审委认定请求人葛爱兰已放弃上述无效理由，仅对该专利的实用性和创造性进行审查应属不当，专利复审委第687号无效决定审理程序不合法，认定事实不清，应予撤销。

原审判决关于第687号无效决定审理程序不合法、事实不清的认定，并无不当，应予支持。但原审判决既已认定葛爱兰并未放弃有关88100598号发明专利缺乏新颖性和未充分公开的无效理由，则应撤销第687号无效决定，责令专利复审委重新作出决定，而不应在错误程序的基础上，继续审查88100598号发明专利的创造性，并且在评定创造性的方法上存有明显错误，故原审判决亦应撤销。综上所述，复审委关于原审判决审理程序有误、认定事实不清的上诉理由成立，其撤销原审判决的请求应予支持。但专利复审委第687号无效决定亦存在认定事实不清、审理程序不合法的问题，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第三目、第六十一条第（三）项之规定，判决如下：

（1）撤销北京市第一中级人民法院行政判决；

（2）撤销专利复审委员会无效宣告请求审查决定；

（3）由专利复审委员会重新作出无效宣告请求审查决定。

一审诉讼费200元，由中国专利局专利复审委员会负担（本判决生效后7日内交纳）；二审诉讼费200元，由葛爱兰负担（本判决生效后7日内交纳）。本判决为终审判决。

案例评析

4813工厂向专利局递交的名称为“一种电镀生产工艺”的发明专利申请，该专利申请于××年9月6日被公开，××年1月17日被授予发明专利权，专利权人为4813工厂，发明人为胡德忠。××年3月15日胡德忠之妻葛爱兰请求专利复审委宣告该专利权无效，认为该专利缺乏实用性、新颖性和创造性，并且未充分公开，同时提交了8份证据。在××年10月16日进行的口头审理中，请求人葛爱兰的代理人邓定机声明放弃有关本专利缺乏新颖性和未充分公开的无效理由，并在口头审理记录表附页上签字。对此，当时在场的葛爱兰并未表示异议。葛爱兰在专利代理委托书中并未注明代理人邓定机的具体代理权限。随后专利复审委仅对该发明专利的实用性和创造性进行了审查，并认为该发明专利符合中国专利法关于实用性和创造性的规定。于是专利复审委作出第687号无效审查决定，驳回了葛爱兰的无效宣告请求，继续维持该专利权有效。请求人葛爱兰不服，于××年8月19日向原审法院提起诉讼，称其在口头审理程序中，并未声明放弃有关该发明专利缺乏新颖性和未充分公开的主张，专利复审委认定请求人放弃上述主张没有事实依据；葛爱兰同时认为该发明专利不具备实用性和创造性。

无效宣告请求程序，适用当事人处置原则，例如，请求人确定审理的范围以及变更请求理由，等等。这里所说的请求人确定审理的范围，既包括请求宣告专利权无效的对象（例如特定权利要求），也包括请求宣告专利权无效的理由。而所谓变更请求理由，指无效宣告程序审结之前，请求人请求增加理由或声明放弃其曾经提出过的某些理由，条件是须经专利复审委员会合议组同意。在无效宣告请求审查程序中，合议组对于请求人表明放弃部分无效理由的，原则上都予以同意，而且仅就其未放弃的理由进行审查。

《专利法》第二十四条规定的不损害新颖性的公开（无损公开），应当满足《专利法实施细则》第三十一条规定的条件，即申请人应当在提出专利申请时声明，并且自申请日起两个月内，提交中国电镀协会出具的该发明已经发表以及发表日期的证明文件（见《专利法实施细则》第三十一条的规定）。

在无效宣告请求审查程序中，请求人放弃或变更无效宣告请求的理由，属于重要的民事法律行为或意思表示，应当严格限定其成立条件，特别是当请求人未就此给予代理人明确的特别授权、代理人的具体代理权限不明时，专利复审委应当要求请求人本人以书面形式作出明确表示。现请求人葛爱兰否认其曾放弃有关该发明专利缺乏新颖性和未充分公开的无效理由，对其代理人邓定机所作的放弃上述无效理由的表示不予认可，且请求人葛爱兰并未给予代理人明确的特别授权，复审委对于葛爱兰确已放弃上述无效理由负有举证责任。鉴于专利复审委未能提供有效证据证明葛爱兰确曾放弃有关该专利缺乏新颖性和未充分公开的无效理由，故专利复审委认定请求人葛爱兰已放弃上述无效理由，仅对该专利的实用性和创造性进行审查应属不当，专利复审委第687号无效决定审理程序不合法、认定事实不清，应予撤销。