大楼陶义与北京市地铁工业与民用建筑

案例12　陶义与北京市地铁地基工程公司关于“钻孔压浆成桩法”专利权归属案

案例概述

××年12月25日，北京市地铁地基工程公司以原告陶义的“钻孔压浆成桩法”是职务发明为由，请求北京市专利管理局将“钻孔压浆成桩法”的发明专利权确认为本单位所有。北京市专利管理局于××年8月1日确认“钻孔压浆成桩法”发明为职务发明，专利权归北京市地铁地基工程公司所有。

原告陶义对北京市专利管理局的确认不服，以“钻孔压浆成桩法”发明专利技术方案的完成，既不是执行本单位的任务，也不是履行本岗位职责，更没有利用本单位的物质条件为由，向北京市中级人民法院起诉，请求将该发明专利权判决归其个人所有。被告北京市地铁地基工程公司答辩认为，“钻孔压浆成桩法”发明专利是原告在履行本职工作中完成的，是执行上级和本单位交付的科研和生产任务的结果，并且利用了本单位的资金、设备和技术资料，因此，原告的发明属于职务发明，专利权应属被告所有。

北京市中级人民法院根据最高人民法院《关于开展专利审判工作的几个问题的通知》规定的诉讼程序，以在专利管理局处理时的争议双方为诉讼当事人，经公开审理，查明：

××年1月，原告陶义从中国人民解放军基建工程兵六支队副总工程师岗位调至基建工程兵北京指挥部预制构件厂任厂长。××年7月1日，中国人民解放军基建工程兵集体转业，陶义所在单位改为北京市城市建设总公司构件厂（以下简称“构件厂”），陶义仍任厂长。

××年2月13日，北京市海淀区工商行政管理局核准构件厂生产经营范围为建筑构件。在此前后，构件厂由于经营不景气，在主要生产建筑构件的同时，运用“小桩技术”从事一些地基施工方面的经营活动。××年4月2日，北京市城建总公司将“小桩技术的试验及应用”编入总公司科研、技术革新计划，下达给下属设计院和构件厂，并拨给科研补助费5000元。××年4月16日，陶义根据自己在基建工程兵六支队多年从事地基工程施工的经验积累，完成了“在流沙、地下水、坍孔等地质条件下成孔成桩工艺的方案”（即后来申请专利的“钻孔压浆成桩法”），并将该技术方案完整汇集在自己几十年来专门记载技术资料的笔记本上。该技术方案虽未经试验，但已经具备《专利法》所要求的实用性。此后，陶义曾多次向构件厂的其他几位领导讲解和演示该技术方案。

××年6月，经上级批准，构件厂内部成立了北京长城地基公司，陶义兼任经理。××年9月，北京科技活动中心大楼地基工程施工遇到困难，委托单位请陶义帮助解决。陶义代表构件厂承接了此项地基施工工程后，在用小桩技术打了五根桩均告失败的情况下，将自己已经构思完成的技术方案，即“钻孔压浆成桩法”向委托单位进行了讲解，委托单位同意使用此方案。××年1月15日，构件厂为了按照陶义的技术方案，完成承接的地基施工任务，将从河南省郑州勘察机械厂购买的Z400型长螺旋钻孔机，运至北京科技活动中心大楼施工工地。根据国家《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》中关于“施工前必须试成孔，数量不得少于两个”的规定，××年3月16日和17日，构件厂的施工队按陶义的技术方案打了两根桩，经检验完全合格。陶义的技术方案首次应用成功。之后，该技术方案在保密的情况下多次被应用。××年1月25日，经构件厂的几位主要领导多次催促，陶义将发明名称为“钻孔压浆成桩法”的技术方案，向中国专利局申请非职务发明专利。

××年7月，构件厂扩大了经营范围，增加了“地基处理工程”项目。××年10月3日，北京长城地基公司与构件厂脱离，改编为北京市地铁地基工程公司（即现在的被告，以下简称“地基公司”）。陶义任地基公司经理。××年2月11日，陶义获得“钻孔压浆成桩法”非职务发明专利权。

北京市中级人民法院认为：原告陶义因长期从事地基施工方面的工作，虽然对“钻孔压浆成桩法”的构思并完成专利技术内容起了决定性作用，但在该项专利技术的试验过程中，使用了被告专门为此购买的设备。据此，该院于××年12月23日判决：“钻孔压浆成桩法”发明专利权属原告陶义和被告地基公司共有。

第一审宣判后，原告陶义不服，以判决认定事实基本准确，但结论与认定事实相矛盾，适用法律错误为由，上诉至北京市高级人民法院，要求将“钻孔压浆成桩法”技术发明专利确认为非职务发明，专利权归其个人所有。被告地基公司答辩认为，该发明专利应为职务发明，理由是：陶义长期从事桩基施工技术的研究与应用工程，且从××年起，构件厂承接了大量的桩基施工任务，北京市城市建设总公司也对构件厂正式下达了桩基工程的科研任务。陶义作为厂长，一直主持桩基工程的研究、应用与推广工作。因此，陶义的构思是在履行本职工作中形成的，是在单位提供的工作任务、环境和设备、资金、人员的条件下产生的。

北京市高级人民法院审理认为：上诉人陶义提供的“在流沙、地下水、坍孔等地质条件下成孔成桩工艺的方案”与其后来申请专利的“钻孔压浆成桩法”技术方案相同，该技术方案的完成时间为××年4月16日，被上诉人地基公司对此无异议。根据本案事实，在确认该发明专利权的归属时，应当以该技术方案完成的时间为界限，看其是否符合《专利法》规定的职务发明的要件。

第一，当时，陶义作为构件厂厂长，其职责范围应当是领导和管理建筑构件的生产经营活动。地基施工不属于构件厂的经营范围，地基施工方面的研究和发明也不应认为是构件厂厂长的本职工作。

第二，“钻孔压浆成桩法”这一技术方案是陶义在其多年从事地基工程方面的工作经验积累的基础上研究出来的，不属于单位交付的任务。××年4月2日，城建总公司下达给设计院和构件厂的具体科研任务是“小桩技术的试验及应用”，它是将国际上已有的小桩技术在国内推广应用，而不是在小桩技术的基础上研究新的成桩方法课题。陶义发明的“钻孔压浆成桩法”与已有的“小桩技术”相比，两者虽然都属于地基施工方面的技术方案，但经专家论证，证实两个技术方案之间有本质区别。况且，中国专利局经过实质性审查，已经授予“钻孔压浆成桩法”发明专利权的事实，也说明该技术方案与已有技术不同而具有专利性。这些事实说明，城建总公司下达的科研任务与上诉人的发明无关，不属于《专利法》第六条和《专利法实施细则》第十一条所规定的“执行本单位的任务”这一情况。

第三，依照《专利法》第六条第一款的规定，只有当发明人主要是利用了本单位的物质条件得以完成发明时，该发明创造才属职务发明创造。陶义的“钻孔压浆成桩法”技术方案完成的时间是××年4月16日。陶义在完成发明过程中，主要依靠自己几十年从事地基工程施工的经验积累，并非主要利用本单位的物质条件。陶义的技术方案完成后，首次实施是××年3月16日和17日在北京科技活动中心工地。当时打的两根试桩，根据国家有关规定，属于这一工程必要的施工准备。因此，这两根试桩，是对“钻孔压浆成桩法”技术方案的实施，显然不同于技术方案完成前对技术构思的试验。这两根试桩的经费已打入工程总费用中，没有动用过科研经费。施工所用Z400型长螺旋钻孔机，是陶义在其技术方案完成之后，为了实施该技术给企业创利而批准购买的，与技术方案的完成无关。

综上所述，“钻孔压浆成桩法”发明专利，既不是陶义执行本单位任务完成的发明创造，也不是主要利用本单位的物质条件所完成的发明创造。所以，不属于《专利法》规定的职务发明创造。陶义的上诉有理，应予支持。原审法院判决将“钻孔压浆成桩法”发明专利权归陶义和地基公司共有，缺乏事实和法律依据，应予改判。据此，北京市高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（二）项的规定，于××年5月8日判决如下：

（1）撤销北京市中级人民法院中经字第724号民事判决；

（2）“钻孔压浆成桩法”发明专利权归上诉人陶义所有。

案例评析

最高法院公布的这个案例明确了职务发明创造与非职务发明创造的判断界限中的许多具体问题，对于此后审理的类似案件提供了非常具体的解决思路和理论指导。这些具体问题包括：厂长的职责与职务发明的关系；“发明方案的实施”与“发明方案的完成”两个概念的区别以及与职务发明的关系。

（1）关于职务发明。职务发明创造制度是专利制度的基本内容，决定着专利申请权和专利权的归属。在实践中，各国都非常重视职务发明创造的认定问题，因为这直接关系到发明者个人利益和作为单位的集体利益之间的平衡问题，这是一个国家的产业政策必须考虑的问题，而且也需要与《专利法》的宗旨相协调。如果过分注重保护单位的利益，则必然挫伤发明人的积极性，而如果过分保护发明人的利益，则必然使得单位，特别是重视创新的企业不愿意为技术发明投入物质条件。而在现代社会，大部分的发明主要是由单位组织完成的，因为在现代社会，个人已经很难精通多个领域，而重要的发明往往需要跨专业、跨学科的努力才能完成。另一方面现代的发明创造，特别是创造性程度高的发明专利，更加需要大量的资金、设备的投入，如果没有企业的支持，发明很难完成。因此大部分的发明创造都是由企业完成的，保护企业在实现发明创造中的利益，必然也是认定职务发明创造中必须考虑的。

职务发明创造，指发明人或设计人在执行本单位的任务，或者主要是利用本单位的物质条件或物质帮助所完成的发明创造。非职务发明，则是指公民在没有得到所在单位的物质帮助，与单位的业务范围无关的情况下所完成的发明创造。凡是不属于职务发明的发明创造，均属于非职务发明。

判断发明创造是否属于职务发明创造，我国目前的规定主要就是《专利法》第六条和《专利法实施细则》。

（2）关于厂长的职责。在北京市高级人民法院的判决中认定：“陶义作为构件厂厂长，其职责范围应当是领导和管理建筑构件的生产经营活动。地基施工不属于构件厂的经营范围，地基施工方面的研究和发明也不应认为是构件厂厂长的本职工作。”因此解决了两个问题，即作为厂长的职责问题及职务发明与企业经营范围的问题。

根据《专利法》第六条规定，发明人在本职工作中完成的发明创造属于职务发明。那么陶义作为构件厂厂长，其职责是什么呢？根据《全民所有制工业企业法》规定，厂长的本职工作应理解为行使行政职权。其作为构件厂的厂长，主要职能就是领导和管理建筑构件的生产经营活动。因此从事发明创造不属于其本职工作的内容。这是本案例界定的第一个问题。

但是我们认为，如果在所有的案件中都做这样的认定实际上是存在问题的。因为作为厂长，是企业的法定代表人，全权负责企业各方面的工作，不能仅仅理解为厂长只做行政工作，而业务和技术问题不在厂长的职责范围之内。厂长作出的发明创造，只要目的在于解决本厂生产技术上的问题，就应认定为职务发明。而且作为厂长，其有更多的便利条件了解本单位不向外公开的技术资料及正在进行的技术开发工作，也更有条件利用本单位的物质技术条件。故在此情况下作出的与本厂业务有关的发明创造应当属于职务发明创造。其实这在其他国家也作同样解释。如在日本的判决中认为“原告作为公司的代表人，具有决定经营方针、开发新产品和改进生产方法等执行公司全面业务的权利和职责，所以以上完成发明的行为，应当说属于被告公司中的该原告的职务范围”。

同时该案件判决认为“地基施工不属于构件厂的经营范围，地基施工方面的研究和发明也不应认为是构件厂厂长的本职工作”。这也在一定程度上阐明了单位的经营范围与职务发明创造之间的关系。即如果发明人作出的发明创造与本单位的业务没有联系，或者不在本单位的经营范围之内，则不属于职务发明创造。

同样对于职务发明创造与单位经营范围之间的关系，也有进一步明确的必要。考察单位的经营范围，一般包括主营业务和兼营业务，因此在司法实践中，两者都属于单位的经营范围，而且应当对于这些“经营范围”作广义解释，而不能作狭义解释。例如，企业的经营范围为“电气制品的制造和销售”，但是对电气制品所用化学材料的研究和制造，应当属于该企业的经营范围之内。因此与此有关的发明创造，应当属于职务发明。

（3）被告的行为是否属于本单位交付的任务。《专利法》第六条规定，履行本单位交付的本职工作以外的任务所作出的发明创造，同样属于职务发明创造。在此案中，被告下属的构件厂曾于××年4月2日接受上级单位下达的关于“小桩技术的试验及应用”的科研任务，并为此支付了5000元的科研经费。那么，可否认为原告的发明属于该科研任务的范畴，即虽然原告的发明创造不属于本职工作，但属于专门下达的科研任务，因此属于职务发明。法院的判决认为，被告下达的科研任务只是“将国际上已有的小桩技术在国内推广应用，而不是在小桩技术的基础上研究新的成桩方法课题”。陶义发明的“钻孔压浆成桩法”与已有的“小桩技术”相比，两者虽然都属于地基施工方面的技术方案，但经专家论证，证实两个技术方案之间有本质区别。况且，专利局经过实质性审查，已经授予“钻孔压浆成桩法”发明专利权的事实，也说明该技术方案与已有技术不同而具有专利性。

可以认为，因为被告下达的科研任务，只是现有技术的推广和应用，因此不能作为原告从事发明创造的科研任务。这种判断是正确的，即对于“单位交付的任务”必须是明确的，具体的，而且是有针对性的。本案中的情况则属于两个不同的科研任务，即下达的科研任务只是对于已有技术的推广和应用，而不是在小桩技术的基础上研究新的成桩方法。所以原告的发明创造不属于本单位交付的任务。但是判决中认为“陶义发明的‘钻孔压浆成桩法’与已有的‘小桩技术’相比，两者虽然都属于地基施工方面的技术方案，但经专家论证，证实两个技术方案之间有本质区别。况且，中国专利局经过实质性审查，已经授予‘钻孔压浆成桩法’发明专利权的事实，也说明该技术方案与已有技术不同而具有专利性”的论断是存在问题的。

判断一个发明创造是否属于本单位交付的科研任务，不是通过判断该发明创造与已有技术之间是否存在本质的差别来认定的，而应当判断两者之间是否存在必然的联系，是否为了同一个具体的目的服务的。例如，如果上级单位交付的科研任务是“小桩技术的改进与应用”。而原告在改进该技术的过程中，发明了新的成桩方法，虽然两个方法之间存在本质的差别，但由于两者的目的都属于地基施工方面的技术方案，此时做出的发明创造就应当属于职务发明创造，而不能依据两种方法之间的差别而认为在后的发明创造属于非职务发明。特别需要指出的是，讨论一个发明创造是否属于职务发明创造，往往是在该发明创造获得了有关专利权之后，因此不能因为该发明创造获得了有关专利权来论证该技术不属于现有技术，因此不属于本单位交付的任务。

（4）关于“主要利用本单位物质技术条件”。修订前的《专利法》第六条还规定，如果发明人主要是利用了本单位的物质技术条件完成发明创造的，该发明创造属于职务发明创造。修订后的《专利法》第六条则表示为“主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造属于职务发明创造”。在本案中，主要的争议点是，原告曾利用被告的资金购买了具体施工所需要的专用设备，同时还于××年3月16日和17日在北京科技活动中心工地上进行了两次“试桩”。因此原告属于主要利用本单位的物质条件完成的发明创造，因此原告的发明创造应当属于职务发明。法院在判决中认定“陶义的‘钻孔压浆成桩法’技术方案完成的时间是××年4月16日。陶义在完成发明过程中，主要依靠自己几十年从事地基工程施工的经验积累，并非主要利用本单位的物质条件。陶义的技术方案完成后，首次实施是××年3月16日和17日在北京科技活动中心工地。施工所用Z400型长螺旋钻孔机，是陶义在其技术方案完成之后，为了实施该技术给企业创利而批准购买的，与技术方案的完成无关”。

判决对于《专利法》第六条的理解是非常准确的，即只有在发明人主要是利用本单位的物质条件完成发明创造时，才属于职务发明创造，如果只是利用本单位的物质条件实施的发明创造，则不属于职务发明创造。在本案中，由于原告的技术方案完成时间是××年4月16日，此时间早于实施技术方案的时间，因此对于此后实施技术方案的行为，不能作为认定该方案属于职务发明创造的依据。在具体的司法实践中，如果发明人利用本单位的物质条件实施其发明创造的，应当补偿本单位相应的实施费用。当然在本案中，由于实施原告的技术方案是为了给本单位盈利，也就不存在补偿的问题了。

对于“主要是利用本单位的物质条件”，必须将各个方面考虑周全，除了上面论述的利用本单位物质条件完成发明创造以外，还需要注意必须是“主要”利用单位物质条件才行，如果只是利用了本单位的一些物质条件，作为完成发明创造中的辅助材料，如利用本单位的纸、笔等，不能认定为“主要利用”本单位的物质条件。

（5）关于职务发明创造需要明确的其他问题。在职务发明创造的认定中，还需要明确能否出现单位与发明人共有专利的情况。在本案的审理过程中，一审法院曾判决认定由原告与被告共有争议的专利技术。我们认为根据我国《专利法》第六条的规定，不可能出现由单位与发明人共有专利的情况，即只能认定该发明创造为职务发明或者非职务发明，如为职务发明，则由单位享有专利权，如为非职务发明，则由发明人享有专利权。因此一审法院的判决是值得探讨的。但是双方可以协商由双方共同享有专利权。在此种情况下，我们认为是双方对于自己的权利的处分，法院应当准许，即应当准许当事人双方通过协商，由双方共同享有专利权。