甘肃政法学院胡恩厚“图书目录卡”专利申请确权案

案例2　甘肃政法学院胡恩厚“图书目录卡”专利申请确权案

案例概述

原告甘肃政法学院副研究馆员胡恩厚不服专利复审委××年3月11日作出的第198号复审决定（以下简称“第198号复审决定”），向北京市中级人民法院提起诉讼。北京市中级人民法院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。

被告专利复审委第198号复审决定确认：胡恩厚的专利申请要求保护的主题是由两部分特征组成的，其中一部分是技术性的，而另一部分是非技术性的，并且前一部分是普通的公知技术，后一部分构成了所要保护的核心和主体，则不能认定该主题属于《专利法实施细则》第二条第一款意义上的技术方案。因此，胡恩厚的复审请求不能予以审定，应予驳回。

胡恩厚不服专利复审委员会的复审决定，在法定期限内诉至本院，提出：我发明的“图书目录卡”是将图书目录卡与图书版权页合二为一的技术方案，该技术方案前所未有，具有创造性，符合《专利法》及《专利法实施细则》的规定。被告将我的发明认定为信息的表述或再现而驳回我的请求是错误的。要求撤销第198号复审决定，授予其专利权。

被告辩称，对胡恩厚的复审请求所做的审查决定，事实清楚，适用法律正确，请求法院予以维持。

经审理查明，原告胡恩厚于××年2月13日向中国专利局提出了名称为“HEH图书目录卡编印法”的发明专利申请。经专利局初步审查，该发明专利申请于××年8月30日公布。胡恩厚于××年12月7日向专利局提交了权利要求书的最终修改文本。其内容为：本图书目录卡是利用图书版权页复印或印刷的产品；这种图书目录卡可使用任何一种复印机或印刷机印制出产品；这种图书目录卡是可使用任何一种能复印的纸或一般的纸所制成的卡片。市场可供应强度大的复印纸或一般的纸，两面印字，可不折叠；随着目录卡的发明使用，版权页必在原来的基础上适应这种编印法加工制造而有新的排版版面，增添类号、登记号等项目；版权页版面面积适合图书目录卡面积的大小，其内容介绍和版权页项目在同一页上；在印刷图书时可利用版权页排字版面，印制本图书目录卡；本图书目录卡可印刷一张或同时印刷数张，加工制成。

专利局经实质审查认为，胡恩厚申请的发明与对比文件“中国专利局分类文档卡”（国内成果）实物复制件相比没有创造性，都是使用复印机或印刷机在某种纸上复印或印刷的有名称、姓名、类号、登记号、时间、内容简介等内容的具有检索功能的卡片产品。其不同之处仅在于所印内容不同。但这一不同之处又属于《专利法》第二十五条规定的智力活动规则和方法的范围。××年9月26日，专利局以上述理由驳回了胡恩厚的申请。

胡恩厚不服专利局驳回决定，向专利复审委员会提出复审请求。专利复审委员会经复审认为，胡恩厚在复审程序中提交的权利要求书的内容虽具有技术性的特征，但属于普通的公知技术，这已为胡恩厚承认，也被对比文件证实。因此，从整体上胡恩厚的发明申请不能予以审定，不能授予专利权。

在庭审过程中，被告专利复审委进一步论证了胡恩厚申请的发明不属于《专利法》意义上的发明。胡恩厚坚持认为其申请的发明符合《专利法》及《专利法实施细则》的规定，是一项具有创造性的新的技术方案。

人民法院认为，本案事实清楚，原告、被告也没有争议。双方争执的焦点在于被告专利复审委员会在复审决定中适用《专利法实施细则》第二条第一款是否正确，即原告的“HEH图书目录卡编印法”发明专利申请是否构成《专利法》意义上的发明。《专利法实施细则》第二条规定：

“专利法所称发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。”

这就是说《专利法》意义上的发明，必须是一项有关产品或方法的新的技术方案。它必须具有技术性的特征，即起码是利用自然规律的技术方案，才可能属于《专利法》规定的能够申请专利的范围。

从××年1月4日胡恩厚在复审程序中向专利复审委员会提交的经第二次修改的权利要求书的内容看，该发明申请所要保护的核心是利用图书版权页制作图书目录卡的方法。实质上，这种方法仅是图书馆图书目录卡现有制作方法的改进。该方法除使用现有公知技术外，并未使用自然规律和自然力，因而没有属于《专利法》意义上的发明所要求的技术特征的内容。因此，该发明申请不具有《专利法》及《专利法实施细则》规定的发明的含义，不应授予发明专利权。

综上，专利复审委员会复审程序合法，适用法律正确，其复审决定应予维持。原告胡恩厚的诉讼请求缺少法律依据，人民法院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项的规定，判决如下：

维持中华人民共和国专利局专利复审委员会××年3月11日第198号复审请求审查决定。

诉讼费200元由原告胡恩厚负担（已交纳）。

如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市高级人民法院。

上诉人胡恩厚因是否授予专利权一案，不服北京市中级人民法院行政判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院依法组成合议庭，对本案进行了审理。

上诉人理由是：虽然在本申请的申请日以前就有复印印成的旧图书目录卡公开使用，或其他卡片，如内蒙古新华社分社主办的《资料卡片》公开销售。但是其发明为版权页式的图书目录卡，读者购买图书，就得到了图书目录卡，只要根据需要的数量复印即可。图书目录卡是检索工具，版权页表示图书所有权，即著作、出版的所属关系，均与“智力活动规则和方法”无关系。由于其发明，图书目录卡不但在项目上统一标准，而且大小、形状、构造做到了标准化，因此应当认为该发明是一种技术方案。此外，其发明的采用还可以节省大量人力、物力和时间，为图书馆提供了最简单方便的加工方法。

在高级人民法院审理中，胡恩厚未就其上诉理由提供新的证据。高级人民法院认为，根据《专利法》的规定，发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。而胡恩厚向中国专利局申请的“HEH图书目录卡编印法”仅是将现有的图书目录卡与图书版权页合二为一，用现有的复印或者印刷的方法制作出来。这是一种智力活动规则和方法，并非《专利法》意义上的发明。胡恩厚虽始终坚持其发明申请为前所未有、具有创造性的技术方案，但却不能予以证明。专利复审委员会××年3月11日作出第198号复审决定程序合法，适用法律准确。胡恩厚上诉理由不能成立，本院不予支持。原审法院判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。一审诉讼费200元，二审诉讼费200元，均由胡恩厚负担（已全部交纳）。本判决为终审判决。

案例评析

法院经审理查明：胡恩厚的“HEH图书目录卡编印法”的发明专利申请内容为：本图书目录卡是利用图书版权页复印或印刷的产品，这种图书目录卡可使用任何一种复印机或印刷机印制，也可使用任何一种能复印的纸或一般的纸制成。市场可供应强度大的复印纸或一般的纸，两面印字，可不折叠；随着目录卡的发明使用，版权页必在原来的基础上适应这种编印法加工制造而有新的排版版面，增添类号、登记号等项目；版权页版面面积适合图书目录卡面积的大小，其内容介绍和版权页项目在同一页上；在印刷图书时可利用版权页排字版面，印制本图书目录卡；本图书目录卡可印刷一张或同时印制数张，加工制成。

中国专利局经实质审查认为，胡恩厚申请的发明与对比文件“中国专利局分类文档卡”实物复制件相比没有创造性，都是使用复印机或印刷机在某种纸上复印或印刷的有名称、姓名、类号、登记号、时间、内容简介等内容的具有检索功能的卡片产品。其不同之处仅在于所印内容不同。这一不同之处又属于《专利法》第二十五条规定的智力活动规则和方法的范围。

北京市中级人民法院和高级人民法院判决确认，胡恩厚与中国专利局专利复审委员会争执的焦点在于专利复审委员会在复审决定中适用《专利法实施细则》第二条第一款是否正确，即胡恩厚的“HEH图书目录卡编印法”发明专利申请是否构成《专利法》意义上的发明。从××年1月4日胡恩厚在复审程序中向专利复审委员会提交的经第二次修改的权利要求书的内容看，该发明申请所要保护的核心是利用图书版权页制作图书目录卡的方法。实质上，这种方法仅是图书馆图书目录卡现有制作方法的改进。该方法除使用现有公知技术外，并未使用自然规律和自然力，因而没有属于《专利法》意义上的发明所要求的技术特征的内容。

根据《专利法》第二十五条及其《专利法实施细则》第二条中的有关规定，如果一项专利申请要求保护的主题是由两部分特征组成的，其中一部分的本质是技术性的，而另一部分的本质是非技术性的，并且前一部分是普通的公知技术，后一部分构成了所要保护的核心和主体，则不能认定该主题属于《专利法实施细则》第二条第一款意义上的技术方案。因此，该发明申请不应授予发明专利权。