张乙与于××专利权属纠纷案

3.如何认定委托发明的专利权人?——张××、张乙与于××专利权属纠纷案^[3]

案情简介

上诉人(原审原告):张××

上诉人(原审原告):张乙

被上诉人(原审被告):于××

2000年8月20日，张××、张乙与于××以及于显×合伙经营铸造厂，张××是合伙企业的负责人。2001年2月至2002年12月，于××为合伙企业的临时负责人。2002年1月9日，于××向国家知识产权局提出了新型节能炉的实用新型专利申请，于2003年9月24日被授予实用新型专利，专利号为ZL022120270。2003年3月9日，张××、张乙与于××以及于显×合伙经营的铸造厂解散，并于2003年3月11日对合伙企业的财产状况进行结算。张××给于××出具了一份证明，内容为:于××与于显×股金是玖万陆仟玖佰肆拾柒元整，在2003年3月11日撤出玖万元整，还欠柒仟元整。2004年5月28日，于××以上述证明起诉张××，要求其给付欠款11 000元，山东省平度市人民法院作出判决，判令张××付给于××款7 000元。2003年12月6日，张××委托张乙对于××专利号为ZL022120270的实用新型专利向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，国家知识产权局专利复审委员会于2005年3月1日作出无效宣告审查决定书，维持ZL022120270实用新型专利有效。张明×、张乙遂向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼，请求判令张××、张乙、于××、于显×4人共同拥有专利号为ZL022120270的专利权。

审理结果

原审法院根据查明的事实及双方举证、质证、辩论意见，原审法院并没有支持张××与张乙的诉讼请求，驳回了其诉讼请求。

原审法院认为，要证明涉案专利归张××、张乙、于××、于显×四人共有，须证明涉案发明创造是张明×的职务发明创造。虽然张明×是铸造厂的技术员，但要证明涉案发明创造是其职务发明创造，权利的归属是单位，由张××、张乙、于××、于显×四人共有，张××、张乙首先应证明张明×是涉案专利的发明人，且必须能够举证证明铸造厂为张××、张乙主张的涉案发明创造下达过任务书或者立项，或者为技术方案的研制提供了主要的物质技术条件。本案中，张××、张乙能够证明张明×等人是涉案发明创造的发明人，且是职务发明。其提供的证据是四位证人证言以及设计图纸。由于张××、张乙申请出庭作证的四位证人的证言与于××申请出庭作证的证人的证言完全相反，而且仅根据张××、张乙提供的证据图纸本身无法认定图纸的绘图时间、绘图人以及这些图纸与涉案专利的关系，张××、张乙也未能证明铸造厂曾向张明×等人下达过研制任务，或者委托张明×研制节能炉具并约定申请专利的权属单位以及为发明创造提供物质条件。即使在张××、张乙、于××、于显×四人合伙经营铸造厂期间，其生产、销售了炉具，张××、张乙仍然不能证明生产的炉具与于××专利的关系。因此，张××、张乙在未能提供其他有效证据予以证明涉案专利是职务发明专利的情况下，原审法院对张××、张乙的主张不予支持。

对于张××、张乙的主张，即张明×是受张××、张乙、于××等委托，研制该涉案节能炉具，该研究成果应当属张××、张乙、于××共同共有，原审法院经审理认为，委托发明创造的权利归属的确认有两种标准:一是协议约定，二是以实际完成情况确定归属。显然，张××、张乙、于××与张明×之间在形成技术方案之前对权利的归属没有进行约定。在没有协议的情况下，应当审查当事人对发明创造的贡献是否是实质性的，只有对技术方案的形成作出实质性贡献，才能成为权利人。本案中，虽然在张××、张乙、于××、于显×四人合伙经营铸造厂期间，其生产、销售了炉具，但是张××、张乙既不能证明涉案专利是由张明×发明创造，也不能证明张××、张乙对涉案专利的技术方案作出实质性贡献，因此，张××、张乙该项主张不成立。张××、张乙要求确认专利权共有的诉讼请求，证据不足，原审法院不予支持。于是原审法院根据下列规定驳回了张××、张乙的诉讼请求:《专利法》第6条第一款规定:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后，该单位为专利权人。”第8条规定:“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人;申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人”，《专利法实施细则》第12条规定:“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指:(一)在本职工作中作出的发明创造;(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。《专利法》第六条所称本单位，包括临时工作单位;《专利法》第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等”。《专利法实施细则》第13条规定:“专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。”最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第2条规定:“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的由负有举证责任的当事人承担不利后果。”

张××、张乙不服上述判决，向上一级人民法院提起了上诉。在上诉中，两人主张由于涉案专利是基于合伙人的委托，利用了合伙企业的物质、技术条件才完成的，因此该涉案专利应当归属于全体合伙人共同共有。为此，上诉请求二审法院依法撤销原审判决，确认专利号为ZL02212027.0新型节能炉的专利权归张××、张乙和于××共同共有。在上诉过程中，虽然被上诉人也就是原审的原告没有进行答辩，但是二审法院经审查认为一审法院的事实认定准确、清楚，法律适用正确，因此判决驳回上诉，维持原判。

二审法院认为:专利号为ZL022120270新型节能炉的实用新型专利已经国家知识产权局授权于××为专利权人。该专利亦经国家知识产权局专利复审委员会审查决定，维持涉案专利有效。在原审庭审时作为合伙企业合伙人之一的于显×证实，炉具研制是于××提出的技术方案并投入资金，于××与张明×一起画的草图、定的尺寸。而张××所主张的上诉理由，即主张涉案专利是合伙人委托张明×设计，利用张××、张乙、于××、于显×四人合伙企业的物质、技术条件完成的，因此该涉案专利应归合伙人共有，张××为此提供了相应的证据，其证据主要是证人张明×等四人的证言。在原审庭审时，张明×已经证实了新型节能炉是由其绘制的炉头、炉底图纸。而炉具则是他与张乙共同负责研制，由厂里人共同完成的;其他人则证实被上诉人于××未参与研制，是张明×设计，加工、研制主要是由张明×负责，由张明×绘图。上述证人的证言及张××、张乙在原审庭审时提交的八份图纸能反映出张明×绘制过草图，张乙参与过研制，但无法证明图纸的绘制时间及与涉案专利的关系，无法证明张明×是涉案专利的发明人，也不能证明是合伙企业委托张明×设计或向张明×等人下达过研制任务，不能证明张××、张乙对技术方案的形成作出过实质性贡献，也没有证据证明涉案专利的发明利用了合伙企业的物质、技术条件。综上，上诉人张××、张乙请求二审法院确认涉案专利归张××、张乙和于××共同共有的证据不足，二审法院不予支持。

法理评析

本案中所涉及的问题主要是专利申请权及专利权在委托完成的发明中和合作完成的发明中应如何界定。

本案属于专利权权属纠纷，其争议的焦点问题是涉案专利的专利权的归属，也就是专利权的主体如何认定的问题。具体分析就是张××、张乙、于××、于显×四人因合伙关系的存在是否作出了合伙委托，张明×是否是成立了职务发明，于××是否是该专利的发明人。涉及的法律关系问题则是委托完成的发明创造中专利申请权、专利权的归属认定、合作完成过程中专利申请权及专利权的归属的认定。

委托完成的发明创造，是指一个单位或是个人接受其他单位或是个人的委托，进行研究开发等工作，以完成该单位或个人所委托而进行的发明创造。通常，委托方会通过与他人签订委托合同，由他人进行发明创造活动而取得该发明，即为委托发明，在《合同法》中称为委托开发合同。委托发明中由委托方向受委托方支付研究经费和报酬，提供技术资料、原始数据并配合完成其他写作事项，受托方则根据委托合同制定和实施研究开发计划，合理使用研究开发经费，按期完成研究开发任务，最终将研究开发成果交付给委托方，并提供有关的技术资料和必要的技术指导，来帮助委托方掌握研究开发成果。我国《专利法》第8条规定:“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人;申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。”也就是说关于发明专利的相关成果的归属，有约定的依约定，没有约定的，申请专利的权利和专利权都将归属于完成或共同完成的单位或个人。另外在《合同法》第339条中也规定，委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人员。研究开发人员取得了专利权就可以自由行使该权利，但是委托人可以免费实施该专利技术。因此，如果委托合同中约定了发明创造的成果的专利申请权归属委托人，则委托人就可以就该发明创造的成果按照法定的程序向国家专利部门申请专利并获得专利权，受托方此时则不再享有该发明创造的专利权，受托人只能按照委托合同的约定接受委托方所支付的技术研发报酬;如果委托合同没有进行相关的权利归属的约定或是约定不明确的，则按照法律的规定，该发明创造的相关权利则是由完成该技术研发工作的受托人取得，而委托方只享有合同所约定的相关权利，比如免费实施该发明创造的技术成果，或是对该技术成果享有优先使用权等优先权利。需要注意的是，委托方取得了这些权利后，其仅仅享有的是该发明创造的使用权，而无权将该发明创造许可他人实施，也无权禁止受托方自行实施或是许可给第三方实施。这体现了我国《专利法》对于发明人权利的特别保护。在现实中，订立委托发明合同的委托方就是想凭借自己所拥有的各种技术或是资金等条件，答应给予受托方相应的报酬，从而得到该项发明创造全部的权利，这也应当是委托合同的应有之义。但是我国长期以来更多存在的是单位发明、集体的智慧结晶等诸如此类的群体发明创造，这导致了企业不太重视个人的智力劳动和发明创造，在一定程度上阻碍了发明人的发明创造热情，致使我国的整体创新能力不强。为扭转这一现象，我国的《专利法》特制定了这样一种偏向于保护发明人的委托合同制度，希望借此催生更多的更有益的发明创造，提高我国的创新水平。

合作发明创造通常被称为共同发明创造，指的是两个或两个以上的单位或是个人合作开发完成的发明创造，其既可以是单位之间的合作，也可以是个人之间的合作，或者是单位与个人之间的合作。合作发明最重要的是合作者之间的相互协助、配合，以及协作完成该发明创造的共同意愿。这种共同完成发明创造的意愿通常要通过合作者之间的合作协议等表现出来。我国《专利法》将合作合同与委托合同放在一个法律条文中进行了规定，这样的规定至少说明了二者对于发明创造的权利归属进行了相同的规定，即有约定的依照约定，没有约定的则按照法律规定，也就是申请发明创造的权利由完成或者共同完成的单位或者个人享有，当申请被批准后，申请的单位或者个人就成为了专利权人。同时，我国的《合同法》第十八章对于技术开发合同也做了相关规定。在合作发明的技术开发合同中，如果合作开发中的一方仅仅提供了资金和其他的辅助条件，而另一方独立地进行了发明创造的研发工作，除非当事人之间另有协议，否则是不能被认为是合作发明。在一个企业内部依照企业的协作要求所进行的发明合作也不能被认为是合作发明。在合作发明中，判断是否是合作发明，依然要看发明人是否对这项发明创造的实质性特点作出了创造性的贡献，而不能将参加合作的所有的人都认为是发明人或是合作者，即仅对发明创造的完成提供了某些便利条件或是辅助性工作的人并不是发明人。也就是说，在合作发明中，是否是真正的合作者，除了合作双方有约定外，仍需要按照《专利法》及《专利法实施细则》中的规定，以是否是对该项发明创造的实质性特点作出了创造性的贡献为标准。另外，在合作发明中，合作发明的合作者可能是发明人，也可能是发明人所在的单位，而就后者而言，发明人与单位的关系也有可能是职务发明的关系，在这种情况下则应当按照职务发明的有关规定来确定发明创造的权利归属，因此发明人也就不能对发明创造成果享有专利申请权和专利权。将发明人的判定标准放到合作发明中，具体体现为:合作各方都要对发明创造的完成作出贡献，合作各方都享有了对该发明创造成果享有申请专利的权利和专利权，即合作各方共同享有对该发明创造的专利申请权和专利权，进而形成在合作完成发明创造过程中的共有关系。另外，由于合作发明创造是合作各方的共同意愿，依私法上意思自治的精神，法规对合作发明创造的具体内容仅做有限的规定，更多的是希望合作各方能在合作过程中达成具体的合意，并遵守合同约定。但是，现实中难免会出现合作各方当事人没有约定或是忘记约定的情况，从而导致了各种权属纠纷，进而需要借助法律来加以定纷止争。因此在合作各方没有约定或是约定不明的情况下，法律作出了辅助性的规定。《合同法》第340规定，合作完成的发明创造，除当事人另有约定外，专利申请权属于合作开发的当事人共同共有，一方当事人转让其共有申请权的，其他各方享有以同等条件优先受让的权利，如果当事人一方申明放弃其专利申请权的，可以由另一方或是其他各方共同申请，当申请获得批准时，放弃专利申请权的当事人仍然可以免费实施该专利。如果出现了一方不同意申请专利权的情况时，那么其他各方也不得申请。可见，《合同法》的规定充分体现了法律对于合作各方当事人意思的尊重。从另一个方面讲，这样的规定也能够很好地避免没有进行创造性劳动的人窃取他人的智力劳动成果，但是当一方作为发明创造的参与人时，即使没有对发明创造的实质性特点作出创造性的贡献，只要其他合作方同意，那么其也能获得申请专利的权利，进而取得专利权。

本案中张××、张乙提出了专利号为ZL022120270的新型节能炉的专利权应当成为他们与于××、于××四人的共同专利。法院并没有通过证明这是于××独立完成的发明创造来一步一步地推导出张××与张乙没有参与该项发明创造的研发过程，更没有从与于××进行过合作开发的角度进行推导，而是另辟蹊径。一审法院针对这样的诉讼请求，根据民事诉讼规则的相关规定对该案件的事实进行了法律上的还原。首先法院认为，当事人对自己提出的诉讼请求有责任提供证据加以证明。当没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张时，就由负有举证责任的当事人承担相应的不利后果。于是张××、张乙提出了相应的事实证据，张××、张乙认为他们二人与于××、于显×四人一起合伙经营铸造厂，提出了涉案的实用新型专利的发明人应是张明×等人，而张明×等人所进行的恰是职务发明，因此专利权应归张××、张乙、于××、于显×四人共有。张××与张乙在这一轮的举证中只是证明了他们四人在合伙经营铸造厂期间，进行了炉具的生产、销售，在原审的庭审中张明×证实新型节能炉是由其绘制的炉头、炉底图纸。炉具是他与张乙负责研制，由厂里人共同完成的。另外在原审中于显×也提出了自己的证言，即合伙企业合伙人之一于显×证实，炉具研制是于××提出的技术方案并投入资金，他与张明×画的草图，定的尺寸。从双方提供的证言证词上看，张××与张乙的主张并没有得到证实，从上述证人的证言及张××、张乙在原审庭审时提交的八份图纸，只能反映出张明×绘制过草图，与张乙等人参与过研制，但无法证明图纸的绘制时间及与涉案专利的关系，无法证明张明×是涉案专利的发明人，也不能证明是合伙企业委托张明庆设计或向张明×等人下达过研制任务，不能证明张××、张乙对技术方案的形成作出过实质性贡献，也没有证据证明涉案专利的发明利用了合伙企业的物质、技术条件。因此根据职务发明的判断标准，即完成本单位的任务或是主要利用了本单位的物质技术条件，在该案件中张××以及张乙提供的证据来看并不能满足这两个判断标准中的任何一个，从而无法推出该发明是职务发明。

既然不是职务发明，那么张××与张乙的主张就不能成立，接下来就是要判定张××、张乙与于××之间能否形成一种委托发明的关系。在上诉中张××、张乙认为的张明×是受张××、张乙、于××委托，研制该涉案节能炉具，因此该研究成果应当属张××、张乙、于××共同共有。原审法院严格依照专利法中关于委托合作发明相关条文的规定，认为委托发明创造的权利归属的确认有两种标准:一是协议约定，二是以实际完成情况确定归属。在双方当事人所提交的证据中，显然，张××、张乙、于××与张明×之间，他们四人在形成技术方案之前对权利的归属没有进行任何约定。因此在没有协议的情况下，应当审查当事人对发明创造的贡献是否是实质性的，只有对技术方案的形成作出实质性贡献，才能成为权利人。在判断是否能成为委托发明项下的发明人时，法院认为发明人应当是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人，在这一点的证明上，张××与张乙没有提出相应的有力的证据，因此法院根据民事诉讼规则的相关规定，对二人提出的张明×是发明人，其二人与于××一同委托的发明人的主张不予支持。另外，由于张××与张乙二人与于××、张明×之间并没有提交任何关于涉案专利的共同研究开发的共同意愿的证据，但在案件的一审和二审中，张××、张乙仅够证明张明×等人是涉案发明创造的发明人，而二人在提出涉案专利是职务发明的证据时，所举证的是四位证人证言以及设计图纸。由于张××、张乙申请出庭作证的四位证人的证言与于××申请出庭作证的证人的证言完全相反，且张××、张乙提供的证据图纸本身无法认定图纸的绘图时间、绘图人以及与涉案专利的关系，张××、张乙也未能证明铸造厂向张明×等人下达过研制任务，或者委托张明×研制节能炉具并约定申请专利的权属单位以及为发明创造提供物质条件。即使在张××、张乙、于××、于显×四人合伙经营铸造厂期间，其生产、销售了炉具，张××、张乙也并未证明生产的炉具与于××专利的关系。经上述推理，很难看出四人之间有任何的共同完成发明创造的意愿。故而，张××、张乙、于××、张明×之间无法形成一种合作关系，并且其与于显×也无合作发明的关系。而四人对涉案专利的共同享有专利权更无从谈起。

本案中，职务发明、委托发明、合作发明这三者在专利法中的关系甚为重要，这三种特殊发明的相互关系的明晰，对于专利权属纠纷的解决大有裨益。《专利法》第8条规定了合作和委托情况下完成发明创造的专利权归属。但是，当该条所述的发明创造恰恰是单位与其职员之间委托发明或合作发明的情况下，首先要明确，单位与其职员之间是否有一份关于发明创造成果的权利归属约定，若存在约定则按约定确定权利归属。除此之外，可能出现以下几种情况:第一种，职员完成本职工作或是完成本职工作以外的其他单位布置的任务，这看似形成了一种委托或是合作的关系，但由于职员与用人单位间的劳动合同关系，依相关规定，职员完成的创造发明是职务发明;第二种，职员主要利用本单位的物质技术条件，从事了与本单位的任务无关的发明创造，并签订了委托开发合同或合作发明协议的情形下，若对开发、创造成果的权利归属有约定时，即从约定;若无约定或约定不明，基于公平正义的原则和保护发明人、鼓励创新的立法精神，确定对发明创造做出实质贡献的人为专利申请人。

法条点击

《中华人民共和国专利法》(2008年12月27日)

第六条　执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后，该单位为专利权人。

非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

第八条　两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人;申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。

《中华人民共和国专利法实施细则》(2010年1月9日)

第十二条　专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指:

(一)在本职工作中作出的发明创造;

(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;

(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位;专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

2002年修订的《专利法实施细则》第十一条专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指:

…………

(三)退职、退休或者调动工作后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

…………

第十三条　专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。(2002年修订的《专利法实施细则》第12条作了同样规定。)

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》

(2001年12月21日)

第二条　当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。

没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。