职务发明与非职务发明的界限

案例8　陈芝芳诉704研究所确认“矿泉水的制造方法及其装置”专利申请权纠纷案

案例概述

本案原告陈芝芳××年6月29日向中国专利局申请发明专利“矿泉水的制造方法及其装置”，××年8月6日公布，××年5月25日审定公告。

××年9月，原告到被告处工作，从事舰艇用饮水净化浓缩滤器的研制，××年4月，原告提出矿泉水装置的设想并在上海不锈钢器皿厂进行研制工作。同年7月，该装置试制成功并在上海中山公园内试用。同年12月，上海市净水技术研究会上，原告对此项技术作了小结。同年11月，被告与黄岩制冷设备厂签订技术服务协议一份，由黄岩制冷设备厂向被告申请仿矿泉冷饮水及同类产品的技术图纸，原告也按此协议向被告领取有关物资，××年7月，被告对该产品进行技术鉴定。

原告××年4月起未经被告同意离开被告处；同年10月24日原告申请辞职；同年12月7日，被告批复同意原告辞职，从××年1月1日起不再是被告单位职工。

被告因对原告申请专利的权利执有异议，故于××年6月7日向上海市专利管理局提出调处请求。××年11月23日，上海市专利管理局作出处理决定，认定该专利申请权归被告所有，原告不服，遂向人民法院起诉。

原告诉称：“矿泉水的制造方法及其装置”发明专利系原告的非职务发明，该专利技术的研制不是原告的职务范围，也没有利用被告的物资条件，是原告利用业余时间发明、研制，故该专利申请权应属原告所有。

被告辩称：原告自学院毕业分配到被告处后，长期从事舰艇用饮水净化浓缩滤器的研制工作，该浓缩滤器即“仿矿泉水装置”的原型，××年起被告安排原告研制净水器的设计工作，并以被告名义通过“JSK饮水净化矿化装置”的鉴定工作，但原告私自带走了有关资料。原告在经被告批准辞职后的一年内申请专利，根据《专利法》的规定，该专利申请权应属被告所有。

法院经审理认为，原告自行完成了矿泉水装置的创造，可享有该专利申请权，但原告该项发明创造与原告在被告处本职工作有密切的关系，是该项发明创造的基础。

据此，法院判决“矿泉水的制造方法及其装置”发明专利申请权由原告陈芝芳和被告704研究所共有。

案例评析

一、职务发明与非职务发明的界限如何划定。

一项发明创造产生后，应当由发明人或者设计人申请专利，还是由其所在单位申请专利，为此发生的争议属于职务发明还是非职务发明的纠纷。专利权说到底是一种财产权，因此，产生职务发明与非职务发明纠纷的根本原因也是财产问题，即经济利益的归属或分配问题。正因如此，当一项发明介于职务与非职务之间时，争议就显得十分尖锐，发明人总是力争将其作为非职务发明。依据我国现行的法律制度和政策，职务发明人和非职务发明人、职务技术成果完成者和非职务技术成果完成者比较，个人获得的经济利益悬殊加剧了这类纠纷解决的难度。

因此，划清职务发明与非职务发明的界限，不仅成为《专利法》中的一个重要理论问题，而且是一个重要的实践问题。要判断哪些发明属于职务发明，哪些发明属于非职务发明，必须依据法律的规定。

《专利法》第六条规定：

“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”

《专利法实施细则》第十一条对此作了解释性规定：

“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造是指：

（一）在本职工作中作出的发明创造；

（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；

（三）退职、退休或者调动工作后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造。

专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称的本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不向外公开的技术资料等。”

《专利法实施细则》规定的上述几个条件是并列关系，发明创造只要符合其中条件之一，就应认定该发明创造为职务发明创造。

《专利法》和《专利法实施细则》对如何区分职务发明和非职务发明虽然作了规定，但由于规定较笼统，实践中的问题又较复杂，因此常会出现因为对法规条文理解不同而得出不同结论的情况。所以，有必要将在实践中经常遇到的一些模糊问题作一清理，划清一些界限。

一是关于发明人的“本职工作”。对“本职工作”应作出这样的理解：“本职”的范围就是发明人或者设计人的职务范围，即工作责任、工作职责的范围，而不是指单位的业务范围，也不是指个人所学专业的业务范围。不能认为，凡属同发明人从事的专业工作或业务有某种联系的发明创造，均应是职务发明。这种认识，对“本职工作”的解释就过宽了。

工作人员的职务不仅是指现在，而且也包括过去。所以，《专利法实施细则》规定：退职、退休或者调动工作一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造应为职务发明创造。

二是关于“本单位交付的任务”。所谓“本单位交付的任务”，必定是本职工作之外的任务。它是指工作人员根据单位领导的要求承担比较短期或临时的任务。如参加为特定的目的临时设立的研究、设计小组等。

一般性号召、要求，不能作为本单位交付的任务。例如，一个生产节能设备的企业，厂长号召大家搞技术革新，多发明节能产品，仅仅如此，不能认为厂长对全体职工交付了发明任务。更不能认为，由于厂长有过号召，全体职工就有了发明任务，职工搞出了任何一项发明，只要属节能性质的，就都属于在完成本单位交付的任务，这种认识是不正确的。

三是关于“主要是利用本单位的物质技术条件”。在司法实践中，正确适用“主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造”这一条款，必须从两个方面理解它的含义：

一方面，应当明确：物质技术条件的利用是为了完成某个技术方案（发明创造），而不是为了实施某个技术方案（发明创造）。这一点在实践中常被混为一谈。为此，涉及对是否利用本单位物质技术条件问题的判断时，一定要查清物质技术条件的利用目的是什么？是为了搞发明创造，还是为实施发明创造；是哪个阶段的利用？是用在从事发明创造活动中，还是用在将发明创造转化为产品的过程中。这对正确处理专利权属纠纷是至关重要的。

另一方面，在实践中，很多发明创造的产生是利用了单位的物质技术条件，但根据《专利法》规定并非凡是利用了或与单位的物质技术条件沾边就属于职务发明创造，而必须是在完成发明创造的过程中“主要是利用本单位的物质技术条件”。其含义是：

1．必须是利用了单位的“物质技术条件”。所谓物质技术条件，是指单位的资金、设备、零部件、原材料或者不向外公开的技术资料等。诸如使用了单位的介绍信、银行账号以及利用了单位已公开的技术资料的不在此列。

2．必须是利用了“本单位”的物质技术条件。也就是说，在发明创造完成过程中，利用外单位物质技术条件的，本单位无权作为实际权利人提出异议。

3．必须“主要是”利用了本单位的物质技术条件。这里有一个质与量的界限，可根据具体情况作出认定。主要有以下几种情况：

（1）在发明创造完成过程中，仅利用了本单位少量的物质技术条件，如办公用纸、笔、墨水等，对本单位经济无影响或影响不大，并已及时支付了或双方同意用支付费用方式解决的；

（2）在发明创造完成过程中，少量地利用了本单位的物质技术条件，但这种利用并未对该发明创造的完成起主要作用，且发明人和单位均同意用支付一定费用的方式解决；

（3）利用本单位的物质技术条件费用较大或者该物质技术条件在发明创造完成过程中起了主要作用，即缺少这种物质技术条件，该发明创造就可能完不成。

对于这三种情况中的前两种，利用本单位的物质技术条件不应认为是“主要”的，只有第三种情况才应认定为“主要是”利用了本单位的物质技术条件。

应当注意的是，只有同时符合上述三个条件，才能认为该发明创造的完成“主要是利用本单位的物质技术条件”，也才能认定为职务发明。其原因就在于，这种发明创造的完成同单位的物质技术帮助有密不可分的关系，没有这种物质技术帮助，该发明创造是不可能完成的。

《专利法》第六条第三款的内容是修改以后新增加的，从这条规定可以看出，虽然是发明人、设计人利用了本单位的物质技术条件完成的发明创造，但是只要是单位与发明人、设计人订有合同的，其发明创造不一定视为职务发明。法律不明确规定这类发明创造的专利申请与专利权的归属，将这一权利完全交给单位及发明人、设计人双方，由其双方自由、自愿、公平、合理地协商确定专利的申请及专利权的归属问题。应该注意的是这一款规定，在用词上与第一款略有不同，法律明确指明是职务发明的第一款对于单位物质技术条件的利用有“主要是”三个字，也可以将其视为可约定专利归属的前提条件，而第三款中没有这三个字，因此这三个字便可视为区分两者的因素之一。

关于“一年内”的起算日，应以正式办理完调离或退职、退休手续之日起计算。对于辞职、停薪留职，亦是如此。

本案原告长期从事舰艇用饮水净化浓缩滤器的研制工作，其发明的“矿泉水的制造方法及其装置”究竟是职务发明还是非职务发明，原、被告双方各执一词，争议的焦点主要在于：此发明是否属于原告的职务发明。分析原告的发明是否是职务发明，确实存在难点，因为从严格意义上的职务范围来看，原告在本单位从事的本职工作是军用产品的研制工作，而其发明的却是一种民用产品。前者是专用产品，而后者是通用产品。如果就这一点来看，该发明应在职务范围之外。但是，这两种产品从技术上看，又存在着某种必然的联系。不可否认原告的发明构思与其长期从事的研究课题有关。至于原告的发明系在原单位同意其辞职一年内作出的这一事实，只有在原告的发明被认定为职务行为这一前提之下，才能算做是职务发明；反之，即使是在一年之内作出的，也与职务发明无关。

综上所述，本案用“二分法”即用不是职务便是非职务的方法来划分，确实很难定夺。如果将职务发明喻做白色，将非职务发明喻做黑色，那么，在百分之一百的纯白色和百分之一百的纯黑色之间，是否存在着黑白交融，色彩叠合的灰色地带？有没有可能从理论到实践出现由白到黑的、逐步呈现浅灰的过渡区域？近年来，有关职务发明和非职务发明之间的“灰色区域”论问题在理论界和司法实践中经常遇到，“职务与非职务共有”观点的提倡者和反对者将这种观点称之为“灰色区域”论。这也是我们下面所要讨论的问题。

二、职务发明与非职务发明是否可以共有。

换言之，个人和单位是否可以共享专利申请权。关于共有专利，《专利法》第八条规定：

“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。”

另外，《合同法》第三百四十条规定：

“合作开发所完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。”

根据上述规定，原《专利法》只有对单位之间通过合作开发所完成的专利申请权作出了规定，但对单位与个人之间能否共享专利权没有明确规定。现行《专利法》的规定弥补了这一缺陷。

由此可见，如果合作开发合同的主体是一个单位与一个个人，那么，经过合作开发完成的发明创造在双方共同申请专利后，就会出现个人与单位对同一项专利权的共有。这种情况不仅法律上予以承认，而且实践中也很多见。对这种“灰色区域”实践中几乎无争议，而且，常常不把它视为“灰色区域”。

实践中，有争议的主要是个人与本单位对一项专利权的共有，即发明人既是职务发明人，又是非职务发明人。

我国有关“职务与非职务”立法基点之一就在于：既不应该将职务发明僭为非职务发明，也不应该将非职务发明占为职务发明；既不能侵犯单位的合法技术与经济权益，也不能侵犯公民的合法技术与经济权益。在这个意义上，化公为私或化私为公同样是不适当和不合理的。判别一项发明创造或技术成果究竟属于职务还是非职务，或是职务与非职务的因素并存，必须以事实为依据，以法律为准绳，必须用立法原则和现行的法律、法规去衡量业经调查确凿的事实。

我国现行有关法律与法规中确实没有涉及“职务与非职务共有”的明确条文，但法无明文，并不等于法不允许。执法的关键在于运用有限的法律条文的基本原则，去分析与处理近于无限的客观事物。在目前有关法律中，没有禁止或否定“职务与非职务共有”的任何明确表达；而且涉及“职务”与“非职务”的条文中可以体会到隐喻着支持“职务与非职务共有”得以成立的前提。

客观世界无边无际、无穷无尽，为了认识世界，人们往往以最简单、一分为二的方式来区分事物。但是，这种基本的分类方法，却并不见得是惟一的或最好的分类方法。把发明分为职务发明和非职务发明就有一定局限性。

传统的非此即彼，不是职务就是非职务的权利归属结构有时严重束缚科技人员的手脚，损害一些知识分子的合法权益，压抑其发明创造和科技开发的积极性。因此，造成我国非职务发明多，层次水平较低；职务与非职务纠纷多，且不易处理。

然而任何事物总是有利有弊，将发明归属“灰色区域”也有它的利与弊。其长处在于以下几点：

（一）将专利权体现在权利人身上似乎更加平等。发明人个人和单位可以根据他们各自在完成发明创造过程中所做的贡献大小“论功行赏”，按份共有，使专利权如实反映出发明创造形成过程中的事实真相。

（二）发明人的收入增加。个人既可以作为非职务发明人得到收入，同时又可以作为职务发明的发明人得到奖酬，可以激发科技人员发明创造的积极性。也有利于科技人员利用单位的物质技术条件搞出重大发明成果。

（三）有利于纠纷的解决。一旦发生纠纷，对职务发明与非职务发明归属不明确、争执不下的，尽可以共有方式结案，从而加快了结案速度。

其不利的一面也有以下几点：

（一）以表面的公平掩盖了实际上的不公平。根据《民法通则》关于权利共有的法律规定，单位和个人可以分别独立实施该发明，但无权单独转让。在“共有”的约束下，单位可以单独实施，而作为个人往往无此能力；作为个人又不能单独转让，这种“共有”，实际上剥夺了发明人个人的权利。

（二）由于个人与单位之间是隶属关系，地位不平等，作为“共有”人的个人的权利受到侵害，无法寻求法律保护。因为单位对个人仍有行政制裁手段，产生纠纷时，个人往往有顾虑。而且一旦发生争执，更不利于该共有专利的实施、转让和后续改进。

（三）给执法机关不依法办事找到了合法的依据。“灰色区域”的存在，在职务发明与非职务发明的权属纠纷中，很容易形成像在自由市场买东西讨价还价的局面，一旦争论不休，就算共有，其结果将可能造成有法不依，有事实不依。

本案的判决结果，清楚地表明了法院认同职务与非职务共有的这一主张，但法院以判决的形式认定原告与被告共享专利申请权，似有所不妥。在法律规定不具体的情况下，笔者以为实现两者共有不宜表现为国家强制认定的方式，而应表现为当事人协商后再由国家认可的调解方式为佳。