兰州铁路局专利权纠纷案例

案例43　兰州铁路局科技研究所等诉北京跃特环保设备厂侵犯“连续式离子交换 处理方法”专利权纠纷案

案例概述

名称为“连续式离子交换处理方法”发明专利于××年授权，专利权人是兰州铁路局科技研究所。该专利权利要求书载明：

（1）一种连续式离子交换处理方法，其特征在于将两个以上的离子交换柱，通过管路连接到一个立体旋转阀上，调节该旋转阀，统一对各离子交换柱进行控制，各柱即按周期分别同时进行生产、再生产、清洗及停床等作业。

（2）一种实施权利要求1所述方法的立体旋转阀，其特征在于它是由固定不动的壳体及锥形阀芯组成，阀芯设于阀体的中间，阀芯可转动，在壳体与阀芯上均按需要设有对应的孔洞，当阀芯转动后，阀芯与阀壳体上的孔洞对位沟通。

在提出上述专利申请之后和被授予专利权之前这一期间，××年3月27日兰州铁路局研究所申请了名称为“单阀多柱连续式水处理设备”实用新型专利，于××年2月12日获得授权，该专利权利要求书载明：单阀多柱连续式水处理设备，其特征在于采用多个交换柱，分别用管路1、管路2、管路3、管路4、管路5、管路6、管路7、管路8与旋转阀壳体9相连，在旋转阀9上设有原水进水管11，再生液管12，排废液管13及出水管14，旋转阀芯10与旋转阀壳体9相配合。旋转阀壳体上下设有两排孔洞，每排个数与所选交换柱数相同，沿圆周方向均匀分布，旋转阀芯10上设有各种工位亦沿周围均匀分布，其个数与交换柱数相同或成2倍、3倍、4倍。在旋转阀上设有环形废液槽15、环形再生液槽16及环形进水槽17。在旋转阀芯10上设有环形进水空间17及处理好的水汇集室18。该专利技术已于××年3月27日因专利保护期到期而成为公有技术。

兰州铁路局研究所科技开发部（以下简称“开发部”）是兰州铁路局研究所所属的下级单位，具有独立的法人资格。××年3月8日开发部以自己的名义与海龙设备厂签订专利实施许可合同，许可海龙设备厂在北京市、河北省独家实施“连续式离子交换处理方法”专利技术。××年4月11日兰州铁路局研究所授权开发部与海龙设备厂签订“连续式离子交换处理方法”发明专利的实施许可合同。

被告北京跃特环保设备厂于××年7月开始生产软化水交换器，分1吨、2吨、4吨、8吨、12吨5种型号。这些产品的共同特征是：由几个交换柱组成，分别用管路与旋转阀壳体相连，在旋转阀上设有原水进水管，再生液管，排废液管及出水管，旋转阀芯与旋转阀壳体相配合。其中，阀芯设于阀体的中间，阀芯可转动，在壳体与阀芯上均按需要设有对应的孔洞，当阀芯转动后，阀芯与阀壳体上的孔洞对位沟通。

在被告印制的YTF系列软化水交换器使用说明书中关于基本原理及工艺流程有如下的记载：YTF—1、2、4型及YTF—20型设备由两个交换柱交替工作，产水与辅助作业分别在两柱内同时进行。由旋转阀控制两柱液流协调工作。周期转换，由旋转阀转一定角度即完成。旋转阀根据对位原理设计，自控设备控制其转动。设备系对流再生钠型交换，食盐（工业用盐）储于两个盐罐内，盐液在进盐周期内通过转子流量计输入旋转阀，并在其内稀释后进入交换柱。YTF—8型及YTF—12型设备由4个交换柱交替工作。产水与辅助作业分别在不同柱内同时进行，树脂在柱内不移动。由旋转阀周期转换，转动一定的角度控制各柱液流协调工作。

诉讼期间，经对被告生产、销售软化水交换器的数量、成本、利润的审计，查明：

××年4月23日至××年4月23日生产、销售各型号软化水交换器83台，生产总成本503634．53元，如全部产品实现销售可实现利润633722．74元；销售各型号产品44台，销售总收入（不含税）569869．67元，销售总成本253204元，销售总利润316666．67元，平均单台利润为7197元。对于以上审计结论原告表示同意，被告以审计中未列入一些办公费用等成本为由提出异议。原告对××年4月23日以后的被告生产销售情况未进行举证。

原告兰州铁路局研究所、海龙设备厂向北京市第一中级人民法院提起诉讼，诉称：海龙设备厂经兰州铁路局研究所的下级单位兰州铁路局研究所科技开发部的授权，将该专利技术应用于ZDF系列自动切换钠离子交换器上，并且，海龙设备厂是该专利在北京市、河北省的惟一合法使用单位。被告生产的产品仿冒原告的专利技术，甚至产品说明书也是抄袭海龙设备厂的，其行为严重妨害了原告产品的销售。请求法院判令：被告交出全部侵权产品图纸、资料、销毁侵权产品及设备，停止一切侵权行为；被告赔偿兰州铁路局研究所专利损失费10万元及利息；被告赔偿海龙设备厂经济损失40万元及利息（包括案件受理费、调查取证费、证据保全费、律师代理费）；被告公开道歉，通知其一切代理商及关系户，停止侵权产品的销售及宣传。

被告辩称：我厂生产的软化水交换器是根据其专利实施的，该专利的保护期已于××年3月27日截止，而我厂的生产行为是从××年7月才开始的，我厂利用已有技术进行生产不是侵权行为。另外，我厂对海龙设备厂作为原告的诉讼主体资格表示质疑。原告兰州铁路局研究所并未将专利权转让其下属单位，兰州铁路局研究所科技开发部只是专利权人的代理人，不是专利权人，他无权以自己的名义授权他人实施专利技术，故其与海龙设备厂签订的专利实施许可合同是无效合同，故海龙设备厂无权向我厂提起诉讼。

北京市第一中级人民法院经审理认为：开发部虽然以自己的名义与海龙设备厂签订了专利实施许可合同，但该行为已经得到专利权人兰州铁路局研究所的追认，海龙设备厂实施专利技术已得到专利权人的同意，该合同为有效合同。所以，海龙设备厂为专利技术在合同约定的实施地区范围内的排他实施人。因本案被控侵权行为发生在合同约定的实施地区内，所以当专利权人的利益受到侵犯时，专利技术受让人的利益也同样受到侵害，故海龙设备厂具备本案合法的诉讼主体资格。

有意为他人实施专利发明而提供专利产品的部件或者用于实施一项专利方法的材料或装置，属于间接侵犯专利权的行为。对方法专利来说，提供、出售或进口专用于该方法的材料、器件或设备构成间接侵权。根据最高人民法院关于贯彻执行《民法通则》若干问题的意见中规定：

“教唆、帮助他人实施侵权行为的人，为共同侵权人，应当承担连带民事责任。”

据此，未经专利权人同意而提供、出售或进口专用于其专利方法的材料、器件或设备，行为人应承担侵权责任。本案涉及的发明专利权利要求1是一种方法专利，被告所生产的产品如投入使用，使用者就必然会实施原告的方法专利技术。被告生产、销售专门用于该方法的设备，为使用该专利方法的单位或个人提供专用设备，同时在被告的产品说明书中进行了如何使用专利方法等方面的诱导，更证明了被告的主观故意。虽然法律规定间接侵权者承担的是共同侵权责任，但作为最终的专利方法实施人可能会因为其非经营目的使用而未侵权，但作为本案的被告其给专利权人及专利受让人造成的损害是显而易见的，尽管本案不存在共同被告，但法律并未排除间接侵权者独立承担侵权责任的可能。

另外，本案发明专利的权利要求2作为一项独立权利要求同样受到法律的保护。被告产品中包含的旋转阀，其特征完全落入了权利要求的保护范围，被告的行为构成对原告专利权的侵犯，同时也使专利权合法受让人的利益受到侵犯。被告以所实施已经成为自由公知技术的到期专利技术为自己生产阀的行为进行辩护，由于其生产的阀的特征已经完全落入发明专利的保护范围，在这种情况下，以自由公知技术进行抗辩的前提是以发明专利申请日之前的技术为比较对象，而被告用以抗辩的实用新型专利是被侵犯的发明专利申请日之后公开的技术，对本案来说自由公知技术抗辩无效。

根据以上理由，被告的行为损害了两原告的合法利益，构成侵犯专利权，应承担侵权责任，停止侵权行为，赔偿由此给原告造成的经济损失。损失数额本院根据被告生产、销售侵权产品的利润以及专利技术在侵权产品中的作用等因素予以确定。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款，《中华人民共和国专利法》第十一条第一款作出判决：

（1）被告立即停止生产、销售侵权产品；

（2）被告赔偿原告兰州铁路局研究所、海龙设备厂30万元人民币；

（3）被告公开向兰州铁路局研究所赔礼道歉；

（4）驳回兰州铁路局研究所、海龙设备厂的其他诉讼请求。

判决后，被告不服，向北京市高级人民法院提出上诉。后北京市高级人民法院以调解的方式审结此案。

案例评析

一、生产使用方法专利的特有的设备，是否构成间接侵权。《专利法》第十一条是我们判定是否构成专利侵权的标准，无论是发明、实用新型专利还是外观设计专利，侵权者均涉及的是专利产品或专利方法本身，而所谓的间接侵权是指有意为他人实施专利发明而提供专利产品的部件或者用于实施一项专利方法的材料或装置。具体来说，对于专利产品来说，间接侵权行为是提供、出售或进口用于制造该专利产品的原料或零部件；对方法专利来说，间接侵权行为是提供、出售或进口用于该方法的材料、器件或专用设备，均未涉及产品或方法本身，恰恰在这一点上不符合法律规定的侵权构成要件，所以在认定侵权时被认为缺少《专利法》的依据，而援引《最高人民法院关于贯彻执行（民法通则）若干问题的意见》第一百四十八条第一款规定：

“教唆、帮助他人实施侵权行为的人，为共同侵权人，应当承担连带民事责任。”

其实，在民法学中没有间接侵权的概念，上述条文只是关于共同侵权的规定，而间接侵权并非就是共同侵权，之所以冠以不同的称谓，是因为两者存在着差异。

间接侵权是在专利侵权这一独有的领域内提出的，我们可以通过了解其基本构成要件来理解它的具体内涵。普遍认为间接侵权有如下构成要件：行为人主观有诱导他人直接侵权的故意；行为针对的是专用品，即专利产品的专用零部件、材料或者专用设备，而并非通用物品；并有直接侵权相伴随。但随着实践的发展，对是否将伴随有直接侵权作为构成要件之一争议较大，有人认为构成间接侵权不一定有直接侵权存在，而表述为有直接实施专利技术的行为存在更为恰当，因为如果当最终使用专利产品或者专利方法的用户并非为盈利目的，其是不构成专利侵权的，也就不存在直接侵权者，此时不能因没有直接侵权者而不追究间接侵权者的侵权责任，这种纠正基本被多数人采纳。

除此之外，根据最高人民法院《关于专利侵权纠纷案件地域管辖问题的通知》的规定精神，我国将未经专利权人同意的转让行为也列入间接侵权的范围，对此是值得质疑的，因为转让必然涉及专利产品或专利方法本身，有实施制造者存在，此时，转让人不是构成间接侵权，而是与实施者构成共同侵权。其实，间接侵权是对传统民法侵权理论的一个发展，是基于专利技术的特殊性而产生的，是基于行为本身的特殊性，是有特定的含义及判断标准的，应当仅限于专利产品或专利方法的专用零部件、材料或者专用设备的提供行为，并非是“部分侵权”，所以不应该以不存在“部分侵权”而否认间接侵权的独立性。

本案中，独立权利要求1涉及的是一方法专利，而不是设备本身，而被告的行为只是生产设备，并不采用该方法进行水处理，从《专利法》第十一条的规定中是无法找到判定被告行为性质的依据的。而从间接侵权的理论探讨中，可以清晰地得知被告的生产销售行为为使用该专利方法的单位或个人提供了专用设备，并在其说明书中进行了这方面的诱导，所以间接侵权是成立的。

二、已有技术抗辩的条件。已有技术抗辩，不同于先用权抗辩和合同抗辩，因为先用权抗辩和合同抗辩是在被控侵权产品或方法完全落入了专利权的保护范围的情况下提出的；它也不同于单纯的不落入权利要求范围的抗辩，因为单纯的不落入专利权保护范围的抗辩往往区别是明显的，并不需要画蛇添足地以已有技术进行抗辩。而已有技术抗辩不仅可能是在被控侵权产品或方法完全落入专利权的保护范围时，即相同性侵权情况下提出，还可能在被控侵权产品或方法与专利权保护范围存有差异的情况下即等同性侵权时提出，对其效力的认定，必须涉及专利技术与被控侵权产品或方法、被控侵权产品或方法与已有技术，甚至是专利技术与已有技术之间的关系问题。

已有技术是在新颖性的规定中出现的，即指在申请日以前在国内外出版物上公开发表过，在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知的技术。根据已有技术可以利用的自由程度，可将已有技术分成两种：一种是拥有专利权的已有技术；另一种是自由已有技术。已有技术抗辩就是以自己实施的是已有技术而并非实施的是原告的专利技术为由，进而否定侵犯原告的专利权的一种抗辩。对个案来说，已有技术可以成为有效的抗辩理由，但以他人享有专利权的已有技术进行抗辩，还涉及侵犯他人专利权的问题（除非是得到了其他专利权人的许可，但这涉及的是合同抗辩的问题，我们将在其他的案例中进行专门分析），最终仍然不是有效的抗辩理由，而且我们之所以采纳已有技术作为抗辩的理由之一，是为了谋求一种公平，并不是为非法实施他人专利技术的人寻找解脱的理由，所以，在此仅探讨自由已有技术抗辩的问题。

我国受德国《专利法》的影响，在自由已有技术抗辩问题上普遍认为在相同性专利侵权时不能使用该抗辩形式，而只有在出现等同侵权的情况下，才允许该抗辩理由的提出。因为，专利一经授权，除非经过特殊的程序予以无效或者撤销，否则不能对其有效性进行怀疑，法院也无权直接擅自处理。可是，如果其实施的技术与专利权的保护范围完全一致，被告以自由已有技术抗辩，将意味着专利技术与自由已有技术之间的相同，一旦确认被告抗辩有效，这又不得不涉及专利权的有效性问题。所以，曾经很长一段时间里，只在等同侵权的情况下来探讨自由已有技术抗辩的问题。但是，随着我们对我国专利审批制度的进一步了解，不仅看到了与德国的差距，更多的是被未经实质审查的、大量的、不具有专利性的实用新型专利所困扰，使法官不得不在公众利益与所谓的专利权人的利益之间作出公正的平衡，开始考虑在任何专利权侵权诉讼中被告提出的自由已有技术抗辩的问题。而且对当事人来说，出于快捷、经济的考虑，越来越多的人都不到专利局启动无效或撤销程序，而在诉讼阶段直接进行自由已有技术的抗辩，尽快摆脱侵权的指控。正是基于自由已有技术抗辩的认定与专利局的无效或撤销的审查有一定的联系，故有的学者针对如何认定自由已有技术抗辩的效力，提出当被告提出自由已有技术抗辩时，可以仿照专利实质审查的过程，将被控侵权的产品或方法归纳成一个技术方案，形成一个权利要求，与已有技术进行比较，如果比较的结果是被控侵权的产品或方法具有专利性，则应当认定侵权，如果不具有专利性，就不构成侵权。这种方法是有一定的参考价值的。因为，当被告提出该抗辩理由时，将被控侵权产品或方法与自由已有技术进行对比是不可逾越的过程。但是，在实际操作中，还是应当充分地看到被控侵权产品或方法与发明创造的比较和被控侵权产品或方法与自由已有技术的比较之间，以及侵权认定阶段与专利审查阶段之间的差距。

首先，发明创造与已有技术的相比是用来判断新颖性、创造性的；发明创造与被控侵权产品或方法的对比是用来判断是否构成相同侵权或等同侵权的；被控侵权产品或方法与自由已有技术的相比是用来判断自由已有技术抗辩效力的。把判断新颖性、创造性中的标准用于判断自由已有技术抗辩的效力，进而确定是否构成侵权，在实践中会产生一定的问题。按这种做法判断被控侵权产品或方法的专利性，由于该专利性不仅包括了新颖性，还包括了创造性，因为涉及创造性的判断时，不仅创造性判断本身带有很大的主观因素，而且由于侵权判断的标准是将被控侵权产品或方法与专利保护范围进行对比，而该做法是将被控侵权产品或者方法与已有技术进行对比，会使被控侵权产品或方法的对比背离专利权的保护范围，出现即使该被控侵权产品或方法具有专利性，也并不侵犯该原告专利权的情况，会出现错误的判断。例如，作为原告要求保护的专利权本身就是一个从属专利，当被告提出自由已有技术进行抗辩时，如果将被告的产品或方法与自由已有技术进行对比，其具有专利性，即更接近于专利技术，但他可能侵犯的是在先专利权人的权利，而不侵犯从属专利权人的权利。

其次，进行新颖性的判断是有严格的标准的，例如，对比文件中披露的是上位概念，而专利申请涉及的是下位概念，那么专利申请是具有新颖性的。按这一基准判断，如果已有技术是上位概念，而被控侵权产品或方法一定，也只能涉及的是一个下位概念（也称具体概念），虽然具有了新颖性，但如果因此认定侵权是不符合实际的。

再次，在判断是否具有创造性时，采取两份以上对比文件来评价创造性，而无论是等同侵权还是相同侵权的判断，将被控侵权产品或方法与权利要求及自由已有技术进行单独对比，把判断创造性的标准用于判断自由已有技术抗辩的效力也是不合适的。

最后，对新颖性和创造性来说，自由已有技术的时间点是以申请日为界限（抵触申请的情况特殊）。而自由已有技术抗辩所依据的自由技术的时间点是有一定区别的，一般认为在被控侵权产品或方法完全落入权利保护范围的情况下，自由已有技术的时间界限同新颖性，限制在申请日之前；但当被控侵权产品或方法与权利保护范围不完全一致的情况下，判断等同替代后的产品或方法是否落入权利保护范围，而构成等同侵权的判断，普遍认为以侵权日作为时间界限，而确定自由已有技术。

鉴于以上的区别，应当将自由已有技术抗辩仅限于被控侵权产品或方法与自由已有技术完全一致的情况，即参考新颖性的标准来划定被控侵权产品或方法与自由已有技术之间的界限。由于我国实用新型专利审批的特点，难免使不具有专利性，甚至是最明显、最易判断的新颖性都不具备的技术方案获得了专利权，审批、授权是在权利人与公众之间进行利益的均衡，审判同样是在行使这一职能，故不能为了维护专利权的有效性就置明显的错误于不管不顾、放任自流。所以，当将被控侵权产品或方法与自由已有技术进行对比，而被控侵权产品或方法与自由已有技术完全相同，根本没有新颖性时，可以直接认定不构成侵权。但是，如果被控侵权产品或方法并未被自由已有技术覆盖，而被告以自由已有技术抗辩，其实质涉及的是对专利的创造性判断问题，由于创造性的认定本身有一定的主观因素，所以，对被告的自由已有技术抗辩不宜予以采纳。

在审判程序引入自由已有技术抗辩，不仅缩短了案件审理期限，同时也维护了公众的利益、保证专利的质量；另外，由于仅参考新颖性的标准进行判断，直接、明了，标准统一，所以不存在审判阶段与审查阶段产生矛盾的情况，即当事人完全可以依据法院对自由已有技术抗辩效力的认定而到专利局以专利不具有新颖性为由请求宣告无效或撤销。

被告某设备厂以实施的是原告已经成为自由公知技术的到期专利技术进行抗辩，由于其生产的阀的特征涉及的是相同侵权。相同侵权时，以自由公知技术进行抗辩的前提是以发明专利申请日之前的技术为比较对象，而被告用以抗辩的实用新型专利是被侵犯专利申请日之后的技术，根本就不是已有技术，是不能成立的。