东方玻璃等企业

案例31　哈磁厂诉高淳灯饰、东方玻璃等企业 侵犯“哈磁杯”专利权、商标权、 法人名称权纠纷案

案例概述

原告郭立文、哈尔滨磁化器厂（以下简称“磁化厂”）因与江苏省高淳县陶瓷灯饰联合公司（以下简称“灯饰公司”）、南京东方玻璃总厂（以下简称“玻璃总厂”）、南京悦东实业公司（以下简称“悦东公司”）、昆明市文化用品公司（以下简称“文化用品公司”）发生侵犯专利权、注册商标专用权、法人名称权纠纷案，向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。

原告郭立文诉称：原告于××年8月16日获得H型强场磁化杯专利权，并与磁化厂签订了实施许可合同。但是，被告灯饰公司制造假冒的“哈磁杯”，并在杯壳上印有原告的专利号，其行为侵犯了原告的专利权。被告玻璃总厂、悦东公司明知该磁化杯是假冒的还进行销售，也侵害了原告的专利权。请求追究各被告侵权的民事责任，赔偿原告的经济损失。

原告磁化厂诉称：被告灯饰公司为了归还玻璃总厂20余万元债款，制造了19740个假冒的“哈磁杯”，以每个11元抵债。玻璃总厂所属悦东公司又以每个13元的价格，销售给被告文化用品公司7920个。上述3被告假冒原告厂名，侵犯原告注册商标专用权，要求灯饰公司赔偿经济损失8．054万元，玻璃总厂和悦东公司各赔偿1．5万元。文化用品公司进货后发现是假“磁化杯”，未进行销售，原告不要求其赔偿经济损失。

被告灯饰公司、玻璃总厂、悦东公司均表示不作答辩。

被告文化用品公司辩称：被告从悦东公司进货后，发现所进磁化杯与样品不尽一样，未予销售，不构成侵权，故不应承担赔偿原告损失责任。

昆明市中级人民法院审理查明：原告郭立文××年8月16日获得H型强场磁化杯专利，并与磁化厂签订了实施许可合同。××年11月至××年1月，因被告灯饰公司欠被告玻璃总厂货款20余万元，双方协商由灯饰公司制造“哈磁杯”抵偿货款。随后，灯饰公司从浙江省购进假冒“哈磁杯”杯壳（杯壳上印有郭立文H型强场磁化杯专利号、磁化厂厂名、哈磁杯注册商标），从江苏省高淳县日用瓷厂购进杯胆，自己组织了磁条，组装了一批假冒“哈磁杯”，将其中19740个以每个11元共计21．714万元给玻璃总厂抵债。××年5月，玻璃总厂又以被告悦东公司的名义，与被告文化用品公司签订了购销此“哈磁杯”的合同。文化用品公司给悦东公司付款10万元，在收到“哈磁杯”8160个后，发现该“哈磁杯”是假货，未予销售。

昆明市中级人民法院认为：被告灯饰公司为获取非法利润，假冒原告郭立文的专利号，制造假冒“哈磁杯”，属《专利法》第六十三条规定的“假冒他人专利的”行为，应依照《专利法》第六十条的规定处理。《商标法》第三条规定，商标注册人享有商标专用权，并受法律保护。灯饰公司在假冒“哈磁杯”上，使用了磁化厂的“哈磁”注册商标和厂名，其行为不仅违反了《商标法》第三十八条第（一）项关于未经商标注册所有人的许可，在同一种商品上使用相同的商标的规定，而且违反《民法通则》第一百二十条第二款关于法人的名称权不容侵害的规定。被告玻璃总厂明知灯饰公司不是“哈磁杯”的生产厂家，而同意其用生产的假冒“哈磁杯”顶抵欠款，并让被告悦东公司进行销售，属《商标法》第三十八条第（二）项关于“销售明知是假冒注册商标的商品的”侵权行为。灯饰公司、玻璃总厂、悦东公司依法应分别承担赔偿损失的侵权责任。被告文化用品公司收到“哈磁杯”进货后，发现该产品是假冒产品，未进行销售，不构成侵权，故不承担赔偿责任。

据此，昆明市中级人民法院于××年10月29日判决：

（1）被告灯饰公司赔偿原告郭立文11844元，赔偿原告磁化厂68700元。

（2）被告玻璃总厂赔偿磁化厂15000元，赔偿郭立文3948元。

（3）被告悦东公司赔偿磁化厂15000元，赔偿郭立文3948元。

（4）案件受理费5818．7元，由灯饰公司承担3491．22元，玻璃总厂承担1163．74元，悦东公司承担1163．74元。

第一审宣判后，当事人均未提出上诉。

案例评析

此案明确区分了不同当事人的诉权的行使问题，由于两原告之间签署的是专利实施许可合同，而非独占实施许可合同，因此作为被许可人，无权就他人的专利侵权行为提起诉讼。另外此案的判决同时表明持有侵权物品不构成侵权行为。

本案案情比较清楚，但由于同时涉及侵犯专利权、商标专用权和企业名称权，且被告较多，案件的复杂性，对侵权行为的认定也需要从不同角度分别考虑。

1．一般专利实施许可的被许可人不能作为原告起诉第三人的侵权行为。专利实施许可指专利权人作为许可方通过签订合同的方式允许被许可方在一定条件下实施其获得专利保护的发明创造。专利实施许可的特征在于专利权人只是把专利权中的使用权转移给被许可方，而专利权中处分权仍然在专利权人手中。而且专利实施许可合同与专利的时间性密切相关，专利实施许可只能在专利权有效的期间内进行，合同的有效期必须与专利权的有效期相适应。与专利的转让相比，专利实施许可在任何情况下，都保留对第三人的侵权行为提起诉讼的权利。

专利实施许可合同主要有三种形式：一是独占实施许可，即在规定的地域和期限内，被许可方有使用专利技术，制造和销售专利产品的独占使用权。作为专利权人自己也不得在这一地域内使用该项技术，制造和销售该专利产品。二是排他实施许可，即在规定的地域和期限内，许可方只许可被许可方有使用某项专利技术，制造和销售其专利产品的权利，但许可方保留自己实施的权利，并不得再将此专利许可给第三方实施。三是普通许可合同，即许可方允许被许可方在规定的地域和期限内使用某项专利技术，制造和销售其专利产品，同时保留在该地域内实施该项专利以及向任何第三者再许可的权利。专利实施许可合同的上述分类，反映了许可方和被许可方之间权利、义务和责任的不同划分。不同种类的许可，由于其授权范围的不同，在使用费的数量上便存在着很大的差别。一般来说，独占许可合同的价格最高，普通许可合同的价格较低。

由于专利实施许可合同的被许可方只获得专利在一定地域和一定时间的使用权，许可方享有该专利的最后处分权，即许可方仍是专利权人。这涉及一个问题，即当专利实施许可合同签订后，如发生假冒专利等专利侵权行为，谁有权追究侵权责任？而通过侵权诉讼获得的损害赔偿如何分配？

对于上述问题的解决，首先需要明确专利实施权的性质。而对于专利实施权的性质的认定，应当根据许可方式的不同分别处理，即应当将其区分为一般实施权与独占实施权。对于独占性的实施权，各国大都认定其具有物权的性质，因此被许可方可以对抗第三人的侵权行为。因为其权利既然为独占，则具有了一般物权所具有的排他性。依据这种排他性可以对抗第三人的侵权行为。而且在各国的专利立法中，要求凡是独占性许可，该许可合同必须经过登记。排他性许可也具有这种性质，也应当享有类似于独占许可的权利。对于一般实施许可，则大都将其认定为一种债权，即一般实施许可权是一种债权，只能在许可合同的双方当事人之间产生法律效力，许可合同的被许可人不能对抗第三人的侵权行为。因为从被许可人方面来看，由许可合同而得到一般实施权的人只是可以在合同许可范围内实施该专利发明，但并不是可以独占该实施权，只不过是拥有可以要求专利权人承认上述实施权的权利，该种权利不具有排他性。因此，也有学者认为，被许可人享有的权利仅仅是一种对抗专利权人侵权诉讼的抗辩权而已。当然，即使是债权，该权利同样具有作为所有权利都具有的不可侵犯性。在某些特定情况下，依然可以有诉权的存在，这有点儿类似于侵权法上的侵害债权的情况。

我国《专利法》对于专利实施许可的被许可人在第三人实施侵权行为时，是否享有诉权并没有作明确规定，但从专利法的规定来看，应当可以认为在某些情况下，专利实施许可的被许可人是享有诉权的。《专利法》第六十条规定，对未经专利权人许可，实施其专利的侵权行为，专利权人或者利害关系人可以请求专利管理机关进行处理，也可以直接向人民法院起诉。在这一条文的规定中，强调“可以请求专利管理机关进行处理或者向法院提起诉讼”的当事人为“专利权人与利害关系人”。此处对于利害关系人的解释，自然应当包括专利独占许可合同中的被许可人。但依据中国专利局颁布的《专利实施许可合同签订指南》的有关说明，专利管理机关倾向于不授予专利实施许可合同的被许可人以诉权。《专利实施许可合同签订指南》第九条第四款的规定，甲乙双方发现第三方侵犯甲方专利权时，应及时互相通告，由甲方与侵权方进行交涉或负责诉讼，乙方协助。当然需要指出的是，《专利实施许可合同签订指南》本身只是给当事人一个指导性意见，当事人可以根据自己的意愿，对合同条款进行修改。但此内容毕竟在一定程度上表明了中国专利局，即中国专利的最高管理机关的态度，对于实施许可合同的被许可人，一般不享有对第三人的侵权行为提起诉讼的权利。

作为一般实施许可的被许可人，即使不享有对第三人的侵权行为提起诉讼的权利，那么对于通过侵权诉讼获得的损害赔偿，是否可以要求与许可人进行分配？根据我们前面对于一般实施许可的性质的论述，我们可以得出结论，被许可方不应享有要求分配侵权损害赔偿的权利。但是也应当承认，第三人的侵权行为，不仅仅是对专利权人的权利的侵害，也会同时损害被许可方的利益。因为专利侵权者会占领被许可人的市场，使被许可方销售的产品达不到预期的数量，经济效益直接受到损害。特别是由于被许可人为实施专利必须支付许可费用，而侵权人则不需要为实施专利支付许可费用，因此在成本上低于被许可人。其对市场的影响自然是非常有害的。因此对于这种情况，被许可方可以在合同中直接规定双方对于侵权损害赔偿的分配。对于这种条款，法律肯定是予以保障的。而且由于被许可方不享有对于第三人的侵权提起诉讼的权利，而权利人由于已经获得了许可费用，他就不愿意对于第三方的侵权行为提起诉讼。这就可能出现对被许可方非常不利的局面。为了防止这种情况的出现。被许可方应当在合同中明确规定许可方有义务追究第三人的侵权行为。或者在许可方不愿追究的情况下，应当授权被许可方追究，并可以规定损害赔偿的分配比例。

当然在此案中，由于两个原告分别依据不同的诉由提起诉讼，第二原告没有要求被告承担侵犯专利权的法律责任，因此不存在其能否以侵犯专利权的名义要求被告承担侵权责任的问题。

2．前三个被告的行为侵犯了原告磁化厂的企业名称权与注册商标专用权，并且构成了责任聚合。

（1）前三个被告的行为侵犯了原告磁化厂的企业名称权。厂商名称，也称做商号，企业名称，指企业从事生产、经营、服务等营业活动时所用的名称。企业名称权是企业依法对自己名称享有的专有权。我国《民法通则》第九十九条第二款规定：

“法人、个体工商户、个人合伙享有名称权。企业法人、个体工商户、个人合伙有权使用、依法转让自己的名称。”

根据这一款的规定，企业名称权是一种专有权，具有独占性和排他性。被告灯饰公司盗用磁化厂的企业名称，制造专利产品“哈磁杯”，属于侵犯磁化厂的企业名称权的行为。被告玻璃总厂、悦东公司明知被告灯饰公司盗用磁化厂的企业名称，制造专利产品“哈磁杯”，仍然销售这些产品，主观上具有故意，同样构成对磁化厂的企业名称权的侵犯。

（2）前三个被告的行为侵犯了原告磁化厂的注册商标专用权。原告磁化厂享有“哈磁”的注册商标专用权。而被告灯饰公司与被告玻璃总厂、悦东公司的行为分别属于《商标法》第三十八条第（一）项和第（二）项规定的内容。因此三个被告的行为还构成了对原告的注册商标专用权的侵犯。

三被告实施的行为只有一个，但在法律上侵犯了不同的权利。作为原告应当如何行使自己的诉权，这在法律上是值得探讨的。我们认为，原告可以同时行使两个不同的诉权，因为此处被告责任的构成属于责任聚合。所谓责任聚合是指某一事实同时符合数种责任规范要件，权利人享有同时行使的数个请求权。在本案中则表现为被告的行为虽然只有一个，但是侵害了几个完全不同的法律，给原告造成了不同的损害，这些损害不能通过一个诉权的行使获得完全的救济，因此应当分别承担相应的民事责任。因为根据我国《民法通则》第一百二十条的规定：

“公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到损害的，有权要求停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉，并可以要求赔偿损失。

法人的名称权、名誉权、荣誉权受到侵害时，适用前款规定。”

因此，当企业名称权受到侵害时，可以要求侵权人承担停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失的民事责任。而根据《民法通则》第一百一十八条和《商标法》第三十九条的规定，侵犯注册商标专用权的民事责任承担方式中，不包括恢复名誉和赔礼道歉的方式。因此在此处不能适用责任竞合理论。在责任竞合中，当事人行使的请求权存在冲突，如果允许同时行使，必然使得原告获得的救济超过其实际受到的损害。而在本案中原告享有的企业名称权与商标注册权不存在冲突，因此原告可以同时以不同的诉由提起诉讼。

3．被告文化用品公司不承担侵权责任。被告文化用品公司虽然没有销售侵权产品，但是其持有这些侵权产品，是否构成侵权行为呢？

（1）被告的行为是否构成对专利权人的权利的侵犯。根据《专利法》第十一条的规定：

“发明和实用新型专利权被授予后，除法律另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，不得为生产经营目的制造、使用、销售其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、销售依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，不得为生产经营目的制造、销售其外观设计专利产品。”

专利权被授予后，除法律另有规定的以外，专利权人有权阻止他人未经专利权人许可，为上两款所述用途进口其专利产品或者进口依照其专利方法直接获得的产品。这一条文对于专利权人的权利内容作了明确规定。如发明或实用新型专利的权利内容为“制造、使用、销售、进口”四种方式，而外观设计专利的权利内容为“制造、销售、进口”三种。根据这一条的规定，持有侵权产品不属于侵犯专利权的行为。

当然从理论上探讨，各国立法对于持有侵犯专利权的产品是否构成侵犯专利权的行为，则存在着不同的态度。而通常的做法是如果行为的持有是纯粹的持有，不属于《专利法》上的实施，不构成对专利权的侵犯，但是如果行为人的持有行为在客观上有法律规定的实施（如销售）的可能时，专利权人可以要求其停止侵害。而美国的判例甚至承认在特殊情况下，单纯的持有也可以构成对专利权的侵犯。

（2）被告文化用品公司的行为是否构成对原告磁化厂企业名称权、注册商标专用权的侵犯。在本案中，由于原告磁化厂放弃对被告文化用品公司的诉讼，因此被告文化用品公司不用对原告磁化厂承担任何法律责任。但从理论上探讨被告的行为是否应当承担侵权责任还是有意义的。我们认为，由于被告文化用品公司的持有行为没有对原告磁化厂的企业名称权构成损害，因此不存在侵犯原告磁化厂的企业名称权的可能。而是否构成对原告磁化厂的注册商标专用权的侵犯，根据《商标法实施细则》第四十一条第（三）项的规定，只有在“故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件时”才承担侵权责任。而在本案中，法院查明“被告文化用品公司收到‘哈磁杯’进货后，发现该产品是假冒产品，未进行销售”，因此可以认定被告不具有故意行为，不应当承担侵权责任。

最后需要指出的是，此案判决书存在一个失误。即原告在诉讼请求中明确提出要求被告停止侵害的民事责任，但是法院在判决中却没有对此作出裁判，既没有对原告的诉讼请求予以支持，也没有通过判决驳回原告的这个诉讼请求。作为典型案例，这是不应当出现的。