北京锅炉厂与潘代明争议专利权

案例13　北京锅炉厂与潘代明关于“火炕型加热炉及其使用方法”专利权归属案

案例概述

原审原告北京锅炉厂诉被告潘代明专利权属纠纷一案，由北京市中级人民法院于××年12月3日作出民事判决。宣判后，被告潘代明不服，向北京市高级人民法院提起上诉。

一审法院审理查明的事实是：原告北京锅炉厂系全民所有制企业，被告潘代明是该企业汽车司机。××年4月，北京锅炉厂正式立项研究以节约能源为重点的改造炉型和作业方法，主要内容是：改造炉型结构——《扁体储热型钢板加热炉》；采用程序组合作业法——《热冲压封头程序组合作业法》。潘代明作为北京锅炉厂非专职技术人员与该厂工艺科、劳动科、总工程师办公室及水压机班的4位同事，在厂方的组织安排下，利用工作和业余时间共同研究、制定出较为完整的试验方案和技术方案。经北京锅炉厂批准，决定以汽包车间水压机班为主体，潘代明等人参加指导，于××年4月20日在800吨水压机加热炉上试验，后又在2500吨水压机加热炉上试验。××年10月15日、16日，国家经委能源局曾委托北京市政府节能办公室组织了几十名专家、技术人员在北京锅炉厂召开节约技术鉴定会，对该厂开发研制的技术——《扁体储热型钢板加热炉》、《热冲压封头程序组合作业法》作了技术鉴定并签发了鉴定证书。鉴定结论：节能效果好，技术经济效益显著，有推广价值。××年4月1日，潘代明将前述两项技术结合后，改称“火炕型加热炉及其使用方法”，向专利局申请发明专利。××年3月3日，该申请被授予发明专利权。潘代明在申请发明专利时，北京锅炉厂在未经上级主管部门批准的情况下，为其向中国专利局出具了非职务发明的证明信。潘代明所称早在20世纪70年代他就利用工余时间研究形成102032号发明专利的完整技术方案，查无实据。

根据上述事实，一审法院认为，原告北京锅炉厂与潘代明争议的专利技术确系北京锅炉厂在××年初正式立项，组织厂内多方人员在工作时间内参与研究，利用厂内重要设备、资金进行试验、实施的技术革新项目。依照《技术合同法》第六条的规定，此项专利技术已完全具备了职务技术成果的法定要素，应当确认其为职务技术成果。潘代明坚持此项专利技术在20世纪70年代即由其单独利用工余时间、个人资金已经形成了完整的技术方案一节，因查无实据，不予采信。作为全民所有制企业的北京锅炉厂，在拥有上述职务技术成果时，未经上级主管部门批准即为潘代明出具非职务发明证明信，将此项职务技术成果的专利申请权转让给潘代明，使潘代明获得此项技术的专利申请权，违反了《专利法》第十条关于全民所有制单位转让专利申请权或专利权必须经上级主管部门批准的规定，该证明行为属无效民事行为，北京锅炉厂应负主要责任。北京锅炉厂和潘代明争议的发明专利权，按其职务技术的属性应重新确认归北京锅炉厂持有，潘代明可列为该专利技术发明人。潘代明为申请此项专利所耗费的资金、时间和精力，北京锅炉厂现应酌情给予补偿。对潘代明取得专利权后因该专利技术所获收益，北京锅炉厂不能追索。据此，该院判决：

1．潘代明原所有的102032号“火炕型加热炉及其使用方法”发明专利权变更归北京锅炉厂持有；

2．北京锅炉厂补偿潘代明经济损失20000元。

上诉人潘代明不服一审判决，提出上诉，其理由是：本案已超过法定2年的诉讼时效，该发明专利的授权日是××年3月3日，而被上诉人北京锅炉厂提起诉讼的日期是××年3月8日；被上诉人的诉讼请求是请法院判决该发明专利为职务技术成果，一审判决将其变更为专利权属纠纷，超出了当事人的请求范围；一审法院认定事实有误，该发明专利的构思是上诉人完成的，上诉人与北京锅炉厂之间不存在专利申请权转让关系。据此要求二审法院撤销原判。北京锅炉厂服从一审判决。

北京市高级人民法院经审理查明：××年4月1日，上诉人潘代明将“火炕型加热炉及其使用方法”向中国专利局申请发明专利。××年3月3日，该申请被授予发明专利权。××年2月10日，潘代明向北京市中级人民法院起诉，状告北京巴布科克·威尔科克斯有限公司（被上诉人北京锅炉厂与美国巴布科克·威尔科克斯公司合资企业）侵犯其专利权，北京市中级人民法院将北京锅炉厂追加为共同被告。北京锅炉厂在该专利侵权案审理中，于××年3月2日向北京市中级人民法院提出“新的诉讼请求”，要求法院“确认潘代明专利技术是其在本厂工作期间完成的职务发明”。但该厂至××年3月8日才向北京市中级人民法院正式提起诉讼，要求确认潘代明的非职务发明专利为职务发明成果。

一审法院鉴于侵犯其专利权的诉讼，必须以专利权属案的审理结果为依据，故依照《民事诉讼法》第一百三十六条第一款第（五）项的规定，中止潘代明诉美国巴布科克·威尔科克斯公司合资企业的诉讼，另以北京锅炉厂为原告，潘代明为被告的专利权属纠纷立案。在审理中，××年10月20日，北京锅炉厂又向一审法院提交了“增加民事诉讼请求书”，要求法院“判决潘代明的非职务发明专利为北京锅炉厂职务发明专利”。其理由是：“以前，我厂在《起诉书》中仅请求法院确认潘代明的专利为职务发明成果，未表明对专利权的要求，现看来有不够完善之处，故此，特增加上述诉讼请求。”

北京市高级人民法院认为：关于上诉人潘代明上诉中提出的一审判决认定事实问题。一审法院在判决中认定被上诉人北京锅炉厂自××年4月开始在厂内正式立项研究改造炉型和作业方法。但是，在原审卷中，并没有北京锅炉厂关于对该项技术立项研究方面的有关证据。在开庭审理时，北京锅炉厂仍表示他们无法向法院提供该证据。北京锅炉厂虽然向一审法院提供了大量材料，但与立项开发“火炕型加热炉及其使用方法”无关，均为该项技术构思在该厂的实施记录和该项技术方案进行鉴定等有关材料。

潘代明提供了他在20世纪70年代后期将其自称为“升优选降法”的技术方案应用于铺路、埋设地下电缆、汽车运输、食堂管理等方面，使工效得到提高的实例，以证明该技术方案的构思早在70年代就已产生，并在××年以前就已基本完成。经查，××年底，潘代明曾以《党员建议，群众反映》为题，建议北京锅炉厂制定下属车间、科室和单位内实行简称《劳效升降留成》，也就是试行他的“升优选降法”这一技术方案。在他的建议下，该厂于××年4月决定在厂内的综合利用科成立节能小组，吸收潘代明参加，并以潘代明为主在800吨水压机上开始试验应用潘代明的技术方案，试验成功后，又在2500吨水压机上应用，工效和经济效益大幅度提高。北京锅炉厂事后在对该项活动的总结中，不仅对该技术方案的节能增效效果给予了充分的肯定，并对潘代明的作用也给予了充分的肯定。《北京锅炉工人报》就潘代明的发明创造也作了大篇幅的宣传报道，给予了高度的评价。

××年4月1日，潘代明将该项技术申请发明专利后，同年6月3日，北京锅炉厂为潘代明减缓交纳专利申请费而出具了“非职务发明证明”。一项技术方案的构思完成时间，并不是经过实际使用而达到完善可行的时间，潘代明的“火炕型加热炉及其使用方法”在北京锅炉厂的实施，就是为了使该技术能够具有实用性，达到该项技术在构思阶段所预期的效果。因此，完成技术构思和该技术的具体实施是两个不同性质的问题。这是正确判断专利权归属的关键所在。潘代明的“火炕型加热炉及其使用方法”在××年以前就已完成了构思，只是当时尚不成熟，也未进行过可行性实验，且该技术的名称还被潘代明自称为“升优选降法”。××年4月在北京锅炉厂开始实施并获成功后，潘代明对其移植到加热炉上的这一技术方案进一步总结，后取名为“火炕型加热炉及其使用方法”，并申报了发明专利。

《专利法》第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质条件所完成的职务发明创造，申请专利的权利属于该单位。申请被批准后，全民所有制单位申请的，专利权归该单位持有。上诉人潘代明是北京锅炉厂一名普通的汽车司机，他最初的技术构思“升优选降法”并非执行被上诉人北京锅炉厂的科研任务，又不是他的本职工作，在整个构思完成的过程中，也未利用该厂的物质条件或对外不公开的技术资料。××年4月，北京锅炉厂在800吨和2500吨水压机上的试验，实质是将潘代明的“升优选降法”在该厂的实际应用，并不是利用该厂提供的设备条件来完成潘代明的技术构思。

因此，一审法院在北京锅炉厂正式对“火炕型加热炉及其使用方法”立项开发提不出证据的情况下，认定该项发明创造为职务发明创造，判决该发明的专利权归北京锅炉厂持有没有法律和事实根据。另外，一审法院将北京锅炉厂××年6月3日为潘代明出具非职务发明证明信的行为认定为专利申请权转让行为，这与事实不符。《专利法》第十条第四款规定，转让专利申请权或专利权的，当事人必须订立书面合同，经专利局登记和公告后生效。而北京锅炉厂与潘代明之间从未订立过专利申请权转让合同，该厂出具的非职务发明证明信仅是为潘代明申请减缓专利申请费的凭证，不具有转让民事权利的性质，也无权利转让内容，更无双方当事人对专利申请权的转让和受让的意思表示，因此，北京锅炉厂出具的证明信不能认定为是转让专利申请权的行为。

关于上诉人潘代明上诉中提出的诉讼时效问题。《民法通则》第一百三十五条规定：

“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。”

第一百三十七条规定：

“诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。”

本案系专利权归属纠纷，不属法律另有规定的情况。因此北京锅炉厂要求法院确认该专利为职务发明专利权归该厂持有的请求诉讼时效应为2年，从××年3月3日专利授权日起算。

××年3月2日，北京锅炉厂在专利侵权诉讼中提出“新的诉讼请求”，但其请求事项并非要求法院将潘代明的非职务发明专利权确认为职务发明专利。××年3月8日，北京锅炉厂正式向法院提出权利主张，要求确认潘代明的非职务发明专利为该厂的职务发明成果时，诉讼请求内容仍不确切，而且已经超过法定诉讼时效。××年10月20日，在北京锅炉厂向法院提交的增加民事诉讼请求书中，才明确要求将潘代明的非职务发明专利权判归北京锅炉厂职务发明专利，但在时间上已经超过了法定诉讼时效长达7个月之久。故对北京锅炉厂所提诉讼请求法院不予支持。

根据上述认定，一审法院判决认定事实不清，证据不足，适用法律错误，且超过诉讼时效。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条的规定，于××年3月23日，判决如下：

（1）撤销北京市中级人民法院的民事判决。

（2）驳回被上诉人北京锅炉厂的诉讼请求。

（3）第一审、第二审诉讼费各1210元，由北京锅炉厂负担。

案例评析

此案关于职务发明与非职务发明的认定问题与北京市高级人民法院曾经处理过的陶义诉北京市地铁地基工程公司发明专利权属纠纷一案性质基本相同。即通过判决进一步确认这样一个原则：对于主要利用本单位物质条件实施发明创造的，不属于职务发明的范畴。只有在主要利用本单位物质条件下完成的发明创造，才属于职务发明的范畴。

（1）关于职务发明的认定。这个问题我们在陶义诉北京市地铁地基工程公司发明专利权属纠纷一案中已经作了详细论述，因此此处不再赘述。此处值得一提的是，一审法院将“北京锅炉厂××年6月3日为潘代明出具非职务发明证明信的行为认定为专利申请权转让行为”，正如二审法院所言“与事实不符”。该厂出具的非职务发明证明信，仅是为潘代明申请减缓专利申请费的凭证，不具有转让民事权利的性质，也无权利转让内容，更无双方当事人对专利申请权的转让和受让的意思表示，因此，北京锅炉厂出具的证明信不能认定为是转让专利申请权的行为。

（2）关于诉讼时效的问题。知识产权的诉讼时效的问题，往往为具体的审判所忽略。当然，根据我国《民事诉讼法》的精神，对于时效制度，基本采用当事人请求的情况下，法院才予以审查，否则法院不予以审查。在此案中，一审被告在上诉中提出了诉讼时效的问题，但是一审被告是否在一审审理中提出了诉讼时效的问题，没有在一审中得到体现。如果一审被告只是在二审期间提出诉讼时效的问题，可以认为二审法院应当不予支持。因为当事人如果不在一审期间提出上述要求，属于当事人自愿放弃其时效利益，一审法院因此不作审理是正确的，作为二审法院应当维持一审法院的判决。

关于专利的诉讼时效问题，我国《专利法》只是规定了专利侵权纠纷的诉讼时效，即《专利法》第六十二条规定：

“侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。”

但《专利法》对专利权属纠纷的诉讼时效没有规定。国家专利局颁布的《专利管理机关处理纠纷办法》第十条规定：

“请求调处专利权属纠纷和第五条第二项规定的纠纷的期限为二年，自专利权授予之日起计算。”

其他法律对此没有规定，因此作为专利权属纠纷的诉讼时效的计算可以采用两种方法：一是参照《专利管理机关处理纠纷办法》的有关规定进行处理，即时效期间为二年，自专利权授予之日起计算。二是既然《专利法》没有规定，就应当按照《民法通则》第一百三十五条的规定处理。诉讼时效期间为二年，从权利人知道或者应当知道权利被侵害之日起二年内行使。应当说两种计算方法虽然期间一样，均为二年，但是其时间的起算点是不一样的，因此在具体适用中会产生不同的结果。但是在此案中结果是一样的，无论哪种计算方法，自专利权授予之日起，都应当开始计算其诉讼时效。因为作为一审原告的北京锅炉厂为一审被告出具了非职务发明的证明信，因此应当认定其知道一审被告申请专利权的情况，也应当知道其权利被侵害的事实。因此从这个角度讲，即使一审原告享有权利，其行使权利的时间也超出了诉讼时效的规定，不应当为法院所支持。