转让和许可

第一节　专利的实施、转让和许可

（一）专利权的实施

专利战略是一种围绕专利技术而制定的，使企业在竞争中处于有利地位的总体谋划。当今社会，正确制定和运用各种专利技术战略，已成为企业在竞争中获胜，并不断发展壮大的重要因素。其中专利的实施许可，是指专利的所有人允许另外的自然人或法律实体（例如公司），在一定的地域范围和专利有效期间内，实施一项或者数项专利权利的行为。用以证明专利所有人给予“允许”的法律文件，通常称为许可合同。就外观设计专利而言，是指以生产经营为目的，制造、销售、进口其外观设计专利产品；就产品专利而言，是指以生产经营为目的，制造、使用、许诺销售、销售、进口该专利产品；就方法专利而言，是指以生产经营为目的，使用该方法或者使用、许诺销售、销售、进口该方法直接获得的产品。专利许可实施权依其权利范围大小，可分为独占实施权、排他实施权和普通实施权。专利许可实施权有以下五个特征:

第一，专利许可实施权建立在他人有效的专利基础之上，其实现不以对该专利的实际占有为前提。许可人对于专利实施，依仗于法律的保护。

第二，专利许可实施权是一种限制性权利。专利许可实施权建立在他人有效专利基础之上，受到该专利权时间、地域的限制。在实施过程中，需遵守相关法律的规定和当事人之间的约定，并受到人力、物力、市场变换等多方面因素的影响；专利许可实施权一旦确立，在他人专利上就设定一定限制，在该限制范围内，被许可人有权排除他人的非法干涉，甚至可以对抗专利权人。

第三，多个专利许可实施权可以在同一专利上并存，法律为一项专利提供包括使用、销售、进口等一整套排他性权利，专利权的许可实施行为也就可以按照各种不同权益、不同使用领域分开进行，分别运用。对于许可方，最大限度地利用专利技术，获得较高许可费收益；对于被许可方，可以依照自身的需要和优势选择使用专利技术，既不用付出全方位实施的高额许可费，也有利于实现自身盈利。整体而言，整个社会经济价值也有所提升。

第四，专利许可实施遵循登记原则。我国《专利实施细则》第15条规定:“专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起三个月内向国务院专利行政部门备案。”此外，第88、89条也规定，国务院专利行政部门设置的专利登记簿、定期出版专利公报中，应有专利实施许可合同的备案。专利许可实施是对专利权的处分，必然导致专利权发生一定变化，而这一变化，也关系到权利人、利害关系人的切身利益。因此，法律一般要求权利变动的外观。但是，上述规定，均未涉及登记备案的法律效果。

（二）专利权的转让

专利权许可实施的转让是指该种权利百分之百转移至受让人手中，原权利人完全丧失了对该权利的控制。许可实施权一旦转让，权利完全转移，原实施权人的权利消灭，脱离专利许可实施关系，新的实施权人产生。专利权人应向新的实施权人主张权利，新的实施权人可援引原实施权人对专利权人的抗辩权。另外，我国合同法规定，专利许可实施权的再许可，亦称分许可。再许可的条件必须在原许可合同中予以说明，如未说明，即使独占许可，也不能认为具有再许可权，即被许可方在得到许可方同意的条件下，方可以自己的名义许可第三方实施其专利。有些人将专利许可实施权的再许可与转让混同，其实两者之间存在巨大差异。许可是在不转让财产所有权的条件下让渡财产中的权利，即许可方让渡其部分权利，被许可方在该让渡范围内享有一定权利。专利许可实施权再许可，是指由专利实施权人许可第三人实施该专利，专利实施权不发生任何转移，原专利实施许可合同仍然有效，只是出现了一个新的专利实施权人，产生了一个新的专利许可实施关系。专利权人与原实施权人之间权利义务关系，适用原专利实施许可合同，原实施权人与新实施权人之间权利义务关系适用新的专利实施许可合同。依照合同相对性原理，专利权人只能向原实施权人主张权利，不得向新的实施权人主张。笔者认为，立法中对于专利许可实施权转让的忽略，不符合专利法推动发明创造推广利用、促进技术创新的立法宗旨，在一定程度上影响专利技术，特别是部分高新技术的产业化进程，对企业的发展产生不利影响。知识产权制度设立的目的不仅在于保护，更在于推动静态的知识产权变成巨大的财富，即在流转中增加价值。我国《专利法》第1条规定:“为了保护发明创造专利权，鼓励发明创造，有利于发明创造的推广应用，促进科学技术进步和创新，适应社会主义现代化的需要，制定本法。”专利技术设立的目的就在于推动技术的流转与传播。知识经济时代，技术日新月异，分工进一步细化，研发、生产、营销逐步分离。伴随专利法律制度的建立完善、独立研发部门的出现，专利技术独立性日益增强，成为一种商品，对其转化和转让的活动也日益频繁。专利权人的利益更多是通过专利技术流转和产业化来实现的，同时专利技术流转，也有利于其释放更大的潜力，创造更多社会财富，推动经济发展和社会进步。

专利产业化受到技术运作、市场需求、产业整体发展状况等多方面因素的影响，实施过程中面临巨大的风险。但在现行法律框架下，专利实施权人却缺乏合理的退出机制。一旦双方签订专利实施许可合同，除非双方同意终止合同，在任何情况下，实施权人都必须履行该合同，否则就要承担违约责任。在实际中，合同签订后，因为实施权人财力、物力方面发生变化，导致无法按计划推进该专利技术实施，或是市场发生变化，继续实施不仅不能获得预期收益，反倒带来额外损失。在此种情况下，实施权人由于缺乏一种合理的退出机制，要么是承担违约责任，这样不仅是先期许可费、专利产业化投入资本血本无归，还要支付不菲的赔偿费；要么逃避违约责任，采取拖延战略，最终将导致相关专利技术丧失市场机会，技术贬值，专利权人不仅无法实现预期利润，前期开发研究成本都难以收回，丧失从事技术创新积极性。这对于专利许可实施双方当事人都不利，也阻碍专利技术产业化步伐，造成社会资源的浪费。

专利许可实施权转让制度具有一定的合理性，其理由在于:

第一，降低远期风险，获取高额利润，平衡各方当事人权益。

专利技术特别是其中的一些高新技术，在其实施过程中往往伴随着较大的风险，且风险具有不可预期性。专利实施权人支付一定专利实施许可费用的目的，在于通过该专利的产业化过程，开拓市场，获得盈利。但在订立专利实施许可合同前，实施权人往往会对风险和回报进行合理预期。作为一个成熟的市场投资者均有相当的理预期，既可能因为此项投资获取高额利润，也有可能因此面临巨大的损失。在此时，如果专利许可实施中，实施权人缺乏一个合理的退出机制，其所享有的专利实施权任何时候均无法转让，在面对巨大风险时，投资者往往放缓脚步，这也不利于专利的实施、高新技术的产业化。而设置专利许可实施权的转让制度，为实施权人提供了一个合理的退出机制，消除其顾虑，在一定程度上推动专利技术的产业化。设定专利许可实施权的转让制度，既可以使面临绝境的技术起死回生，也为专利技术的实施寻找到更好的资源和平台，实现社会资源的优化配置，由此推动整个社会的技术创新、技术进步，增加社会财富的总量。

正是由于风险的不可预期性，当专利许可实施权人无法再实施该专利，允许其将实施权转让，这就避免了前期投入而形成的经济损失，保证了技术产业化的继续推进。对于专利权人来说，避免因产业化受阻带来的技术搁置浪费，且在该项专利技术许可后，实施权人往往进行了较大投入，技术产业化已达到相当高水平，此时经过转让，基于之前建立的良好平台，新的实施权人可能很快完成相关专利技术的产业化，专利权人的权益也得到进一步的加强和保证。对于新的专利实施权人，获得了专利技术支持，凭借其技术、市场、人力、财力等方面优势，借助专利技术产业化获得较大利润。所以，专利许可实施权的转让，兼顾了各方利益。

第二，专利实施许可权转让有助于专利技术的产业化进程。

专利实施许可合同中，专利权人往往是一些专业技术人员，他们缺乏对市场的把握，不会掌握商机，无法寻求专利实施的最佳路径。而实施权人，则往往是一些成熟的市场投资者，他们熟悉市场的运作，掌握行业发展的状况，对市场的走向和需求的变动有很好的把握，在转让所拥有的专利实施权时，会合理分析市场状况，高瞻远瞩，寻求合适的时机、合适的对象予以授权，以争取利益的最大化。而这既符合市场效率原则，也有助于专利技术的产业化进程。

专利许可实施权转让，必须符合相应的构成要件才能得以施行。首先，转让是基于一种有效的处分行为。让与方必须得到相关专利权所有人的合法授权，任何专利许可实施权人都不能授权自身既未拥有也无法控制的权利。离开或背离了该要件，将必然构成原实施权人对专利权人专利权的侵犯。其次，转让应遵循标的物特定原则。即在转让协议中必须在专利权人给予原实施权人的范围条件下，明确规定转让权利的性质、内容和范围，不得超出原实施权人的标的物实施范围和内容。再次，转让应基于双方平等自愿，意思一致。这涉及两个层面的内容:即专利权人与原实施权人之间和是原专利实施权人与新专利实施权人之间，均应本着自愿、平等、互利、意思表示一致的原则，在许可或转让合同中体现出该构成要件的内容。具体而言:

一是合同是当事人各方在平等、自愿基础上实施的民事法律行为，订立合同时，当事人法律地位平等，其所作意思表示是自主自愿，充分体现当事人意思自治。

依照我国《合同法》第4条:“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干涉。”第12条:“合同的内容由当事人约定。”据此，在遵守法律禁止性规定前提下，当事人双方完全有权在专利实施许可合同中约定，在实施权人丧失履行能力、无法实现合同目的时，可以将实施权转让给第三人，该转让行为有效。同时，专利权人还可以通过设定受让方资质限定、同业禁止、竞业禁止等条款，有效维护自身权益。

二是专利实施许可合同双方当事人无事先约定，但在合同履行过程中，实施权人由于出现预期或不可预期困难，无法继续履行合同时，也可将实施权转让给第三方。

高新技术产业化过程中面临诸多不可预期因素，成功与否无人在事前可作百分之百担保，一旦实施权人因种种预期或不可预期原因失败，允许其将专利实施权转让给第三人，既可以有效利用社会优势资源，使专利技术产业化进程继续下去，同时也有利于兼顾各方利益。在这里，面临的一个问题是，此种情况下，实施权人向第三人转让专利实施权，是否要事先取得专利权人同意。依照普通合同转让制度相关要求，双务合同一方将其债权与债务通过协议一并转移于第三人，需经合同对方同意。在专利实施权转让中，实施权人不仅向第三人转让了其专利实施权，同时也一并转让相关义务，包括支付专利实施许可费（鉴于目前多数专利实施许可合同采取许可费依照提成支付的方式）、如实有效推进该专利技术的实施等。

那么，是否应适用合同转让的相关规定，需事先取得专利权人的同意呢？专利实施权的流转有其特殊性，对于原专利实施权人来说，往往在专利技术产业化方面已做了大量工作，包括相关生产要素的投入、技术转化的研究、技术指标的确定、技术难关的攻坚、专利产业的构建等，如果此时向第三方转让该实施权，凭借之前生产研究建立起的良好软硬件平台，受让方可以缩短技术运用于生产实践中的磨合期，很快完成相关产业化进程，实现盈利。另一方面，原实施权人往往是一些成功的商人、企业家，对市场有着准确的把握，他们的行为往往作为相关产业甚至社会经济活动的风向标，引发产业、金融市场的追捧。由他们实施转让行为，更能提升相关专利技术的经济价值、市场效能，能有效激起潜在购买者，换取理想交易价格；同时原实施权人良好的市场眼光，追逐自身利益最大化的经济动力，也为该专利技术找到最好的实施平台提供保证。在此时，如果赋予专利权人否决权，往往可能导致交易的流产，不利于专利技术的实施，不符合市场效率的原则。此外，原实施权人前期所作的大量投入在一定层面上促进专利技术的产业实施，市场开拓，专利价值提升，由此产生的许可费与专利市场价值的差额，理应由其享有。而赋予专利权人否决权，则将该部分利益归属专利权人，也不符合公平原则。因此，依据专利实施权流转的属性，不能完全照搬普通合同转让模式，即利实施权的转让，事先可不经专利权人同意。但另一方面，事先不经专利权人同意就实施转让，专利权人利益无法得到有效保障。因为一旦转让成功，原专利实施权人退出专利实施许可合同，专利权人要跟自己没有渊源的第三方打交道，更何况专利权人对第三人实施技术的能力毫无知悉。虽然原实施权人对自身享有的实施权，依法可以自由处分，但同时，这一实施权又是建立在他人的有效专利基础之上的，故该“自由处分”，必然要受到一定限制。因此，专利许可实施权的转让制度，必须有效兼顾双方利益，体现公平原则。

综上所述，伴随着技术贸易的日趋频繁，专利实施权流通性的日益扩展，必须立足国情，结合经济贸易需要，建立一套行之有效的专利许可实施权转让制度，保障各方主体利益，迎合专利实施权资本化的发展趋势，推动创新，最大限度地发挥专利技术在促进经济发展、推动社会进步中的作用。