商标管理中的法律风险及防范

第三节　商标管理中的法律风险及防范

商标，俗称“牌子”，是商品和服务的标记，是任何能够将自然人、法人或者其他组织经营的商品或者提供的服务与他人经营的商品或者提供的服务区别开的具有显著特征的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合。商标具有悠久的历史，几百年前的商号、字号、店名都是商标的雏形，现代社会中的商标更是一个企业的独特标志。因此，商标的选用、申请注册及保护，是企业创立成功外在形象的前提，也是防止其他企业侵犯自身合法权利的重要保障。

一、从一个案例谈起

（一）案件背景^[5]

（美国）杜邦公司（E.I.DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY，简称杜邦公司）于1802年成立，自设立以来一直在其产品上使用椭圆字体“DU PONT"作为产品制造者的识别标志，其产品销售至多个国家和地区，具有较高的营业额。杜邦公司在中国商标局和其他多个国家、地区注册了“DU PONT"文字商标，通过多年来对该商标大范围持续的广告宣传，以及使用该商标的商品良好的质量，实现了数额可观的销售量，在全球拥有众多的用户。

国网公司于1998年向中国互联网络信息中心申请注册了“dupont.com.cn"域名，该域名一直未实际使用。1999年，杜邦公司要求国网公司停止使用该域名，交涉未果，起诉至北京市第一中级人民法院。

（二）误区与焦点

在本案中，双方争议的焦点，也是商标权和域名在使用中容易引发纠纷之处，即域名的使用是否会导致侵犯他人的商标权？域名和商标权是否各有自己的领域，双方互不相干？杜邦公司的商标是否是驰名商标？

（三）审理与判决

北京市第一中级人民法院经审理认定：椭圆字体“DU PONT"商标于1976年在中国注册，杜邦公司对该商标享有专用权。杜邦公司在中国投入了巨额的广告费用，其商品在中国拥有大量的消费者。椭圆字体“DU PONT"商标在中国市场上已享有较高声誉，为中国相关公众所熟知，属驰名商标。椭圆字体“DU PONT"商标作为驰名商标，根据《巴黎公约》的规定应当受到在普通商标一般保护的基础上的更高水平的特殊保护。国网公司使用杜邦公司驰名商标“dupont"作为其域名中最具识别性的内容，必然会导致公众对其出处的混淆。国网公司注册“dupont.com.cn"域名后并不使用，实际上阻止了杜邦公司将其驰名商标用于域名注册，妨碍了杜邦公司在计算机网络上使用自己的商标进行商业活动。因此，国网公司的行为构成对杜邦公司驰名商标专用权的侵犯，应承担相应的侵权责任。

国网公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院认为，“DU PONT"注册商标成为驰名商标的时间早于国网公司注册dupont.com.cn域名的时间根据巴黎公约的有关规定对于驰名商标应给予较高水平的保护。在计算机网络中未经许可将他人的驰名商标作为域名注册或者使用，实际上是该域名的注册人或者使用人无合法依据地占有了应属于驰名商标的商标注册人的商业利益。这种使用如果未经许可，是对他人驰名商标的使用，就是对驰名商标的侵犯。北京高级人民法院最终做出了维持一审判决的决定。

二、商标的基本问题概述

美国杜邦公司诉国网公司侵犯商标权案涉及驰名商标保护与域名的注册问题，为更好地理解驰名商标保护及对商标法律制度有一个整体的把握，我们先对商标的基本问题概述如下：

（一）商标权主体

商标权的主体即商标权人，包括申请商标注册并取得商标专用权的人和依法或依合同取得商标专用权的人，可以是自然人、法人，也可以是其他组织。

（二）商标权客体

按照不同的标准，可以对商标进行以下分类：

1.平面商标与立体商标。平面商标是指由文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合而成的商标。立体商标则是由具有立体外观的三维标志构成的商标。立体商标是新修订的商标法确认的一种新的商标形式。

2.商品商标与服务商标。商品商标是指用于各种商品上，用来区别不同商品生产者和商品经营者的商标。服务商标是服务行业使用的标记，是指用于服务项目，用来区别不同服务提供者的商标。

3.集体商标和证明商标。集体商标，是指以团体、协会或者其他组织名义注册，供该组织成员在商事活动中使用，以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。证明商标，是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。国际羊毛局的纯羊毛标志就是著名的证明商标。

4.驰名商标与普通商标。按商标的信誉可将商标划分为普通商标和驰名商标。驰名商标是指在一定地域范围内具有较高知名度并为相关公众所知晓的商标。

（三）注册商标的构成要件

1.注册商标的肯定要件。

1注册商标必须具备法定的构成要素任何能够将自然人法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可作为商标申请注册，视觉不能感知的气味、音响等在我国不能申请注册。

（2）注册商标应当具有显著特征。

2.注册商标的否定要件。注册商标的否定要件是指注册商标不应具有的情形：

第一，注册商标不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

商标法规定不得在相同或者相近似的商品上与已经注册或者申请在先的商标相同或者相近似。

第二，法律禁用的商标标识。《商标法》第十条规定了不得作为商标使用的标志，也就是说，无论是用做非注册商标还是注册商标都是法律禁止的：

（1）同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的，以及同中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的；

（2）同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的，但该国政府同意的除外；

（3）同政府间国际组织的名称、旗帜、徽记相同或者近似的，但经该组织同意或者不易误导公众的除外；

（4）与表明实施控制、予以保证的官方标志、检验印记相同或者近似的，但经授权的除外；

（5）同“红十字”、“红新月”的名称、标志相同或者近似的；

（6）带有民族歧视性的；

（7）夸大宣传并带有欺骗性的；

（8）有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。

第三，法律禁用的注册商标标识。《商标法》第十一条规定，下列标志不得作为商标注册：

（1）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；

（2）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的

（3）缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

（四）我国商标注册的先申请原则

申请在先原则又称先申请原则、注册在先原则，是指两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，分别以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，各申请人应当自收到商标局通知之日起30日内提交其申请注册前在先使用该商标的证据。初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。同日使用或者均未使用的，各申请人可以自收到商标局通知之日起30日内自行协商，并将书面协议报送商标局；不愿协商或者协商不成的，以抽签的方式确定一个申请人，驳回其他人的注册申请，未参加抽签的，视为放弃申请。

我国商标法在坚持先申请原则的同时强调申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

（五）商标注册的审查与核准

我国对商标注册的审查采用形式审查和实质审查相结合的原则。形式审查是对申请人提交的商标注册申请文件是否受理的审查。实质审查是对商标是否具备注册条件的审查。实质审查分为禁用条款的审查和新颖性审查以及是否侵犯他人在先权利的审查等。商标局对受理的商标注册申请，经审查凡符合法律的有关规定的，予以初步审定，并予以公告，公告期为三个月。经审查认为申请注册的商标不符合商标法的规定，驳回申请、不予公告。商标注册申请人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审，由商标评审委员会做出决定。当事人对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。

对初步审定的商标，自公告之日起三个月内，任何人均可以提出异议。商标局应当听取异议人和被异议人陈述事实和理由，做出裁定。当事人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审，由商标评审委员会做出裁定。当事人对商标评审委员会的裁定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。

初步审定公告的商标，三个月内无人提出异议，或者经裁定异议不成立，对申请的商标予以核准注册，发给商标注册证，并予公告；经裁定异议成立的，不予核准注册。经裁定异议不能成立而核准注册的，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初审公告三个月期满之日起计算

三、案例分析

（一）杜邦公司的商标构成驰名商标

世界各国对驰名商标的保护都格外关注，各国法律对驰名商标都有不同于普通商标的特别规定。所谓驰名商标是指在为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。认定驰名商标应考虑的因素：①相关公众对该商标的知晓程度；②该商标使用的持续时间；③该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；④该商标作为驰名商标受保护的记录；⑤该商标驰名的其他因素。

从杜邦公司的销售量、销售区域、年产量、市场占有率、行业内排名、广告发布情况及使用该商标时间等方面来看，杜邦公司的商标是完全符合驰名商标条件的。

（二）驰名商标认定方式和机构

在本案审理中，国网公司针对一审法院对杜邦公司的商标是驰名商标的认定提出异议，认为，人民法院无权认定商标是否驰名。那么，人民法院有没有对驰名商标的认定权呢？

商标的认定分为主动认定和被动认定。主动认定是指在不存在纠纷时，出于预防将来可能发生纠纷的目的，特定的行政机关应商标权利人的请求或者根据商标管理需要主动对商标是否驰名进行认定。在我国，驰名商标认定以当事人申请为原则，行政机关根据商标注册和管理工作的需要，也可主动认定。行政机关认定的驰名商标的有效期为三年。被动认定是指在商标权利人主张权利时，即发生权利纠纷时，应商标权利人的请求，由有关部门对其商标是否驰名进行认定。这种认定方式是司法机关认定驰名商标的基本模式。从世界范围来看，由法院在审理案件中对驰名商标进行认定是国际的通行做法（如《巴黎公约》的规定）。2001年的《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》对人民法院在审理案件中有权对驰名商标做出认定进行了规定。该解释第六条规定：“人民法院审理域名纠纷案件，根据当事人的请求以及案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法做出认定。"因此，法院在审理案件过程中可以对注册商标是否属于驰名商标做出认定。

（三）域名与商标侵权

域名是网络时代的新生事物，将他人的注册商标注册为自己的域名是否构成侵犯商标权，在当时法律是没有明文规定的。法院在审理这一案件时适用的是1993年商标法第三十八条第四款有下列行为之一的均属侵犯注册商标专用权：……（4）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。"在此，“其他损害"的范围没有明确的规定，只能由法院根据具体情况来判断。为了调整网络域名带来的新问题，2001年7月《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》对域名形式侵犯商标权的行为做出了规定。现行《商标法实施细则》则明确规定“将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的”构成商标侵权。

（四）反思

法律是一定物质生活条件的体现，随着社会经济生活的变化，法律也在不断变化。网络刚刚兴起时，调整与网络有关的社会关系的法律是不健全的，国网公司正是利用当时法律的不完备将多家企业的商标申请注册为域名的，引起了多起诉讼案件，但是几乎无一例外的，都是国网公司败诉。国网公司的实践告诉我们，对法律的认识切不可刻板、机械，一定要用发展的眼光去理解法律。

四、商标管理中的法律风险

（一）未能及时进行商标申请

案例^[6]

北京市一中院判决美国苹果电脑公司不准以“缺口苹果”为商标进军我国服装鞋帽行业。此前，我国一家皮具公司已将苹果注册为商标。“右边被咬了一口”以及“单片叶子朝右上角翘起”的苹果图形，是美国苹果电脑公司在电脑及相关领域内的重要标识。2000年4月，准备进军中国服装鞋帽等行业的美国苹果电脑公司，向国家工商局提出注册申请，要求将“缺口苹果”商标使用在服装、鞋、帽等商品上。经过审查，国家工商局驳回这一申请，理由是广东增城苹果皮具公司早已注册了一个没有缺口的“苹果”商标。

这个案件体现了我国商标注册申请在先的原则。即当两个或两个以上的申请人在同一或者类似的商品上以相同或者近似的商标申请注册时，提交申请在先的申请人将获得商标专用权。企业如不能及时将自己的商标注册，就可能贻误商机

（二）商标文字图案违反法律规定

商标的文字或图案并非不受法律限制，对法律禁止使用或注册的文字、图案不得使用或注册。

案例^[7]

产自辽宁营口的一种“人民大会堂"牌香烟，于1985年2月14日注册了“人民大会堂"牌香烟商标。1998年，该卷烟厂又以“人民大会堂"字样和建筑图形重新申请注册，因人民大会堂管理局在2000年4月21日法定期限内向国家工商行政管理总局商标局提出异议，而未核准登记。

该案涉及对一些特殊名词能否申请注册商标的问题。我国《商标法》第十条对此做了明确规定，对中国特殊地名、机构名称不得作为注册商标使用。本案中，1985年卷烟厂能够获得“人民大会堂”的商标注册是因为当时的法律未加禁止，新修订的商标法明确规定禁止将“同中央国家机关所在地特定地点的名称或者标志性建筑物的名称、图形相同的”标志作为商标，而该卷烟厂恰恰违反了法律的这一新规定。

（三）驰名商标被侵权

驰名商标因为比普通商标影响力更广，因此法律对其给予更多的保护。本节分析的杜邦商标案例就是驰名商标被侵权的纠纷。

（四）商标侵权纠纷

商标侵权行为是指违反商标法的规定，假冒或者仿冒他人注册商标，或者从事其他侵害他人商标权人合法权利的行为。根据我国商标法、商标法实施细则、最高人民法院的有关司法解释规定，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：①假冒或者仿冒行为：未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；②销售侵犯注册商标专用权的商品的；③伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；④反向假冒行为：即未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；⑤给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

案例^[8]

原告徐州汉都实业发展有限公司在市场上发现，“奥林巴斯"WIDE80型相机在机身、包装盒、信誉卡等显著位置上，印有和汉都公司注册商标“千禧龙"相同的“千禧龙"文字，遂于2000年5月底以侵犯商标权为由将该款相机的制造商日本奥林巴斯光学工业株式会社告上法庭，诉讼请求中包括判令被告立即停止侵权行为，并赔偿原告经济损失和商标商誉损失费共计人民币500万元。法院审理认为，原告经向国家工商局商标局申请注册，依法取得了“千禧龙"文字商标在核定使用商品第九类（包括照相机等）上的专用权，被告未经原告许可在其所产相机上使用相同文字作为装潢用，构成了对汉都公司的侵权行为，应承担侵权赔偿责任。

（五）域名对商标的侵权纠纷

域名本来是与商标无关的网络网址概念，但域名涉及商标时会引起侵权纠纷。

案例

拥有百年历史的瑞士劳力士钟表有限公司在北京提起法律诉讼，请求中国法院判令北京国网信息有限责任公司撤销其在中国互联网络信息中心申请的顶级域名rolex.com.cn。“劳力士"拥有的英文“ROLEX"商标、中文劳力士及“皇冠图形"及其组合商标，已在100多个国家及地区注册。但当“劳力士"欲在中国注册其域名时，却发现已被北京国网信息有限责任公司注册。他们认为，这种行为是恶意抢注，请求中国法院判决北京国网信息有限责任公司立即撤销抢注的顶级域名。北京国网有限责任公司在答辩中称，他们是依法申请注册“rolex.com.cn"域名的，这一做法没有违反任何中国的有关法律、法规，不构成恶意抢注，因此请求法院判决驳回原告的诉讼请求。

此案与杜邦案例很类似，如果认定劳力士属于驰名商标，则对其的保护应扩展至域名，如不构成驰名商标，则国网公司的行为构成不正当竞争，国网公司面临极为不利的境地。

五、商标风险的防范

（一）商标申请权风险的防范

1.把握申请在先原则防止他人抢注。我国商标注册实行申请在先原则，又称先申请原则、注册在先原则，是指两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，分别以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，各申请人应当自收到商标局通知之日起30日内提交其申请注册前在先使用该商标的证据。企业要提高保护品牌的意识，把握我国商标法的申请在先原则，对自己的商标加紧注册，防止他人恶意抢注。

案例1

“黄鹤楼”在香烟和白酒商品上的商标被外人抢走，给黄鹤楼公园管理处当头一棒，赶快注册了除香烟、白酒以外的全部42类“黄鹤楼"商标。

案例2^[9]

坐落于安徽省罗田县、英山县与安徽金寨县的天堂寨掀起一场风波：罗田县遵循申请在先原则率先提出注册“天堂寨”旅游商标的申请，正大力发展天堂寨旅游业的安徽金寨县则向国家商标局提出异议。究竟花落谁家，仍是未知数。

2.注册他人尚未注册的知名商标。除了消极防范他人抢注外，在市场经济条件下，企业更需要有准确的眼光，对一些尚未注册的已形成一定知名度或有很好市场前景的商标可以积极注册。

案例^[10]

郑州有一家销售面粉的企业注册了“金苑”商标的面粉，但对其副产品麦麸没有进行商标注册，而这家企业的麦麸销售也十分看好。后来湖南有一个个体户发现了其中的“破绽”，便申请注册了“金苑”商标的麦麸，并于2001年底顺利拿到“商标注册证”。2002年2月，郑州的这家面粉厂运了7个火车皮“金苑”麦麸到长沙销售，结果被长沙市工商局以侵权行为查处。郑州公司与湖南个体户谈判经过双方讨价还价协商之后个体户准备以25万元转让其拥有的商标权。

（二）了解不得作为商标使用和注册的标志

《商标法》第十条、十一条、十六条对不得作为商标使用和注册的标志做了详细规定。需要注意的是，第十六条规定，商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用；但是，已经善意取得注册的继续有效。所谓地理标志，是指标示某商品来源于某地区，该商品的特定质量、信誉或者其他特征，主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。

（三）驰名商标被侵权纠纷的防范

1.主动申请认定驰名商标。我国采取主动认定为主、被动认定为辅的驰名商标认定方式，因此，要获得驰名商标的评价可以主动申请。企业要达到驰名商标的条件，则需要按照驰名商标认定的依据进行经营管理，包括营销范围、品牌宣传、广告投资等方面。

2.早日注册与商标相同的域名。为防止域名对驰名商标的侵害，应当对驰名商标的同一域名及早注册，以避免损害的发生。

（四）商标侵权纠纷风险的防范

1.提高商标的防伪能力。从技术角度考虑，应当增加商标的防伪能力，采用独特的防伪标志使消费者很容易识别出自己的商标。

2.防止使用与知名商标相同或相近似的商标。所谓“相同”，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别。“近似”，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

案例^[11]

日本丰田将吉利汽车告上法庭。丰田认为吉利美日车标图案酷似其“小地球造型构成侵权日本丰田在诉状中称吉利汽车公司在美日汽车上使用的车标酷似丰田汽车“小地球"造型的注册商标，对消费者造成误导，侵害了丰田公司的商标权。同时，丰田还认为吉利在对外宣传中打出“丰田动力，价格动心"和“使用丰田8A发动机"的宣传语，是不正当竞争行为。丰田为此向吉利汽车索赔1400万元。被告浙江吉利汽车有限公司则认为吉利的商标早在1996年5月7日就已经在国家商标局注册，与丰田有明显差别，对消费者不造成误导。目前此案正在审理中。

认定商标相同或者近似大致有以下原则：^[12]以相关公众的一般注意力为标准；②既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；③判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

（五）域名对商标侵权风险的防范

1.及时申请注册与商标相同的域名。对与自己商标相同的域名要及时申请注册，防止被他人抢注，因为不是对所有的商标都采用对驰名商标同样力度的保护，如果自己的商标被他人注册为域名后，自己就无法再对此进行注册了。尽管通过诉讼可能拿回域名，但对企业来说已经是不小的损失。

案例①

美国星源（星巴克）公司以不小的代价，补回来当初未投入区区2000元所造成的损失：聘请香港律师行，历经半年之久的取证，终于取得中国国际经济贸易仲裁委员会域名争议解决中心的域名转移裁决，取回含有其注册商标“STARBUCKS"标识的两个CN域名“starbucks.com.cn"和“starbucks.cn"。星巴克是世界著名的“STARBUCKS COFFEE"咖啡零售连锁店。为了证明自己对这两个域名拥有合法权益而其他人是属于非合法占有，此次域名争议案，星巴克聘请了国际知名的香港麦坚实律师行做代理。仅律师费一项，其最低支出估计在15000美元左右，折合人民币即是10万元以上。另外，香港律师到内地进行各项调查取证，其相关的交通差旅费也将是一笔不小的费用开支，再加上提请仲裁的仲裁费用，星巴克在本次域名争议案上的直接费用支出，据估计将在15万元人民币以上。其实，如果依正常的注册程序，星巴克于1998年初进入中国市场能及时提出注册请求其注册和拥有以上两个域名，几年来所需要的成本即注册费用只有不到2400元人民币。

对许多的中国企业来说，如何以最低的成本进行有效的网络品牌保护是在域名申请中需要注意的问题，星巴克的域名争议案给我们上了一堂活生生的教育课。

2.不要抢注驰名商标域名。在注册域名时也要注意，不要与知名度较高的商标重复，否则很可能有侵犯他人驰名商标权的危险。世界知识产权组织2000年时宣布，该组织裁决和调解中心已对数起将他人商标抢注为因特网域名的案件做出裁决，判令抢注者把域名交还给商标持有者。这是世界知识产权组织裁决和调解中心根据1999年12月起生效的《域名争端统一解决办法》做出的首批裁决。据此，世界拳击联合会和澳大利亚电信公司等将从抢注者那里收回与它们商标同名的因特网域名。因此，企业在注册域名时为防止侵权，应尽量避免注册与知名度较高商标相同的域名。