专利管理中的法律风险及防范

第二节　专利管理中的法律风险及防范

一般情况下，专利就是专利权的简称，是指一项发明创造，即发明、实用新型或外观设计向国家专利行政管理机构提出申请，经依法审查合格后，向专利申请人授予的在规定的时间内对该项发明创造享有的专有权。专利是包含科学技术知识的智慧财产权，它往往与企业创新联系在一起。一个成功的企业，不仅需要自己技术领域内的专利技术，还需要一套防止专利纠纷的机制。因此，对专利的开发和管理在企业经营管理中占有重要地位。

一、从一个案例谈起^[1]

（一）案情简介

这是我国《专利法》实施之后不久发生的一起具有广泛影响的专利权属纠纷案件。当事人是北京市平谷宫廷风味烤鸡厂和唐国兴。

1985年3月，北京市平谷县大兴庄乡与中华新技术公司签订转让“宫廷风味烤鸡”技术的合同，唐国兴作为中华新技术公司聘用的技师，代表该公司到大兴庄乡传授技术大兴庄乡由此创办了平谷宫廷风味烤鸡厂以下简称烤鸡厂）。1986年6月，烤鸡厂在唐国兴与中华新技术公司之间的聘任合同期满后，同唐国兴签订了一份协议。协议约定：唐国兴为烤鸡厂负责技术培训工作和检查产品质量，提供自采的药材和宣传材料；烤鸡厂对唐国兴按特级技术师待遇，月工资300元，并免费供给吃、住；唐国兴在烤鸡厂自愿支付专利申请费和申请维持费的条件下，同意烤鸡厂作为专利申请人之一，负责代办技术转让工作；唐国兴同意从烤鸡厂代办的技术转让费中提取25%，余75%作为烤鸡厂办理专利事务的基金；专利权归唐国兴所有。6月13日，烤鸡厂将“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”向中国专利局申请专利，申请书上的发明人为唐国兴、申请人为烤鸡厂。同年9月26日，烤鸡厂当时的法定代表人、厂长王洪广以烤鸡厂的名义向中国专利局出具证明，声明由于烤鸡厂和唐国兴对申请专利权的有关法律规定不了解，故将专利申请人错写成烤鸡厂，要求将专利申请人变更为唐国兴。中国专利局根据烤鸡厂的证明，将专利申请著录项目中申请人烤鸡厂变更为唐国兴。1989年3月24日，烤鸡厂又持有关证明，再次提请变更专利申请人。中国专利局据此证明又将专利申请人变更为烤鸡厂。唐国兴不同意上述变更，遂请求北京市专利管理局对其与烤鸡厂的专利申请权纠纷进行调处。北京市专利管理局经调处后，于1991年3月4日做出处理决定，确认“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”专利申请权属于唐国兴。烤鸡厂不服，向北京市中级人民法院提起诉讼。

原告烤鸡厂诉称：被告唐国兴在受聘任原告的技术副厂长职务期间，利用原告烤鸡厂为其提供的一切物质条件，发展、完善了“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”。该方法应为职务发明创造，专利申请权依法应属于原告烤鸡厂，请求法院确认原告烤鸡厂为“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”的专利申请人。

被告唐国兴则辩称：被告唐国兴在祖传秘方的基础上加以完善的“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”，是非职务发明创造，专利申请权理应归被告唐国兴，故请法院驳回原告烤鸡厂的诉讼请求。

（二）法院的审理与判决

北京市中级人民法院经审理认为：“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”是被告唐国兴在祖传秘方的基础上加以完善的一项技术。被告在到原告厂之前，已经完成了宫廷风味烤鸡的制作方法这一发明创造。没有证据表明原告为发展、完善制作方法提供了一切物质条件。因此，“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”是被告独立完成的非职务发明创造，专利申请权应归属于被告。

关于原告与被告签订的涉及专利申请权和专利权的协议依照专利法的规定，专利权只授予专利申请人，在原告和被告的协议中，既有原告作为专利申请人之一的约定，又有专利权归被告所有的约定，不符合专利法中关于专利申请权与专利权主体相一致的原则。协议中的约定表明双方当事人对专利法意义上的“专利申请人”这一概念存在误解。在协议签订后不久，原告已向专利机关出具了专利申请人应为唐国兴的声明。因此，“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”的专利申请权应属被告所有。北京市中级人民法院于1992年6月10日判决：“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”专利申请权归被告唐国兴所有。

烤鸡厂不服一审判决，向北京市高级人民法院提出上诉。北京市高级人民法院经审理维持了原审判决，驳回了上诉人烤鸡厂的上诉。

（三）问题焦点

从上述案例中我们可以看到，“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”尚在申请中，未获得专利，双方便已就申请权发生争议，为解释本案，必须明了下列问题：专利申请权与专利权的关系，以及什么是职务发明创造。

二、专利的基本问题概述

“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”案是一起较为典型的专利权属纠纷案件，为更好地说明专利纠纷的类型及企业如何进行防范，在此先系统概述专利的基本原理。

（一）专利权的主体和客体

1.专利权的主体。专利权的主体，是指可以申请并取得专利权的单位和个人。享有专利权的单位和个人统称专利权人。

2.专利权的客体。专利法的保护对象便称为专利权的客体，即依法可以取得专利权的发明创造。在我国，专利法的保护对象有发明、实用新型和外观设计三大类。

发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

外观设计，是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合所做出的富有美感并适于工业上应用的新设计。

《专利法》规定，对下列各项，不授予专利权：①科学发现；②智力活动的规则和方法；③疾病的诊断和治疗方法；④动物和植物品种；⑤用原子核变换方法获得的物质。但对动物和植物品种的生产方法，可以依照专利法的规定授予专利权

（二）授予专利权的条件

1.授予发明、实用新型的条件。

（1）新颖性。新颖性是授予专利的最基本条件。我国《专利法》规定，新颖性是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政管理部门专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

（2）创造性。创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。所谓已有的技术，是指申请日前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术，即现有技术。

对发明创造的创造性评价与评价人员的技术水平紧密相联，世界上通行的做法是，由发明创造所属专业领域中的普通技术人员来评价一项发明创造是否具有创造性。

（3）实用性。实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。如果申请专利的发明或者使用新型仅仅停留在理论研究阶段，无法在产业上实施其方案，也就是说，不能在产业上制造、生产和使用，那就不能获得专利权。

2.授予外观设计的条件。授予专利权的外观设计，应具备新颖性的特点，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同或者不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

（三）专利的申请、审查、批准

1.专利的申请。专利申请人向国务院专利行政管理部门提出专利申请，应提交书面的专利申请文件。申请人可以在被授予专利权之前随时撤回其专利申请。

2.对于发明专利申请的审查和批准。我国对发明专利的申请实施的是延迟审查制度。国务院专利行政管理部门首先将收到的申请文件进行初步审理。经初步审查认为符合专利法要求的，自申请日起满十八个月，即行公布。

然后经申请人申请，进入实质审查阶段。我国《专利法》规定，发明专利申请自申请日起三年内，国务院专利行政管理部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质性审查；申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请被视为撤回国务院专利行政管理部门也可在其认为必要的时候自行对发明专利申请进行实质审查。实质审查主要是从技术方面审查一项发明专利申请是否具有新颖性、实用性和创造性的特点。若经审查不符合专利法的规定，应当通知申请人，要求其在指定的期限内陈述意见，或对其申请进行修改，申请人无正当理由逾期不答复的，视为撤回该申请。如果国务院专利行政管理部门认为经申请人陈述意见或修改后，仍不符合专利法规定的，应予驳回。

自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日前，任何人均可以对不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政管理部门提出意见，并说明理由。

发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政管理部门做出授予发明专利权的决定，发出授予专利权的通知后，申请人应当自收到通知之日起2个月内办理登记手续。申请人按期办理登记手续的，国务院专利行政管理部门应当授予专利权，颁发专利证书，并予以公告。发明专利权自公告之日起生效。期满未办理登记手续的，视为放弃取得专利权的权利。

3.对实用新型和外观设计专利申请的审查和批准。我国对实用新型和外观设计专利只进行形式审查，如经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政管理部门做出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。

4.复审。国务院专利行政管理部门设立专利复审委员会。专利申请人对国务院专利行政管理部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内，向专利复审委员会请求复审。专利复审委员会复审后，做出决定，并通知专利申请人。专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。也就是说，不管是发明，还是实用新型、外观设计，专利申请人都可向人民法院提起诉讼，通过诉讼手段解决争议。

（四）专利无效

《专利法》规定，自国务院专利行政管理部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合专利法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和做出决定，并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定，由国务院专利行政管理部门登记和公告。

对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。

专利被宣告无效会产生哪些法律后果呢？宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院做出并已执行的专利侵权的判决、裁定，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。如果专利权人或者专利权转让人不向被许可实施专利人或者专利权受让人返还专利使用费或者专利权转让费，明显违反公平原则，专利权人或者专利权转让人应当向被许可实施专利人或者专利权受让人返还全部或者部分专利使用费或者专利权转让费。

三、案例分析

（一）“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”是否是职务发明创造

所谓职务发明创造是指执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。执行本单位的任务所完成的职务发明创造是指：①在本职工作中做出的发明创造；②履行本单位交付的本职工作之外的任务所做出的发明创造；③退职、退休或者调动工作后一年内做出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

北京市高级人民法院经审理认为：1985年被上诉人唐国兴到上诉人烤鸡厂去传授烤鸡技术时，对所用主要原料的配方和剂量的配比已经完成，申请专利时，这种原料配方和剂量配比虽略有改动，但二者不存在本质的区别，因此该项技术仍属于被上诉人独立完成的非职务发明创造。上诉人烤鸡厂所称为唐国兴完善制作方法提供了一切物质条件一节，不能成为说明属于职务发明创造的理由。同时，烤鸡厂所指的一切物质条件中还包括为唐国兴提供的生活待遇，这是烤鸡厂聘用唐国兴传授技术期间按照协议约定烤鸡厂应尽的义务。

（二）申请权之争的意义

专利法规定，职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。而非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人。申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。本案所涉技术虽然尚未获得专利，但是由于涉及到未来可能获得的专利权的归属，在本案双方当事人意见相左时不得已诉之法律也就可以理解了。

四、专利权纠纷的主要表现

（一）专利权属纠纷

专利权属纠纷是关于专利权人是谁、专利或专利申请权应该属于谁的纠纷。本节分析的案例“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”纠纷即典型的专利权属纠纷。实践中，专利权属纠纷主要有以下几种类型：①关于是职务发明创造还是非职务发明创造的纠纷；②关于谁是发明创造的发明人或者设计人的纠纷；③关于协作（合作）完成或者接受委托完成的发明创造，谁有权申请专利的纠纷。

（二）不符合先申请原则无法获得专利

案例

某企业研究出一项石墨提纯新技术，在是否申请专利问题上企业内部出现两种观点，一种观点认为，申请专利可以使该项技术获得更好的法律保护，另一种观点则认为，申请专利后该技术必须公开，无法预料是否有人会依照公开的方法实施该专利，双方争执不下，申请专利的事情就搁浅了。半年后，该企业终于决定申请专利，但是在申请前进行的专利查询中发现，某研究所已经在三个月前申请了该项专利。

先申请是专利申请的重要原则，不同的主体就相同的发明创造申请专利，知识产权局依法应将专利授予先申请的主体，某企业的迟疑使得其丧失了重要的机会，其专利由于某研究所申请在先而无法获得专利。

（三）专利不具有新颖性导致无法获得发明专利或者导致专利无效

案例

畅通公司生产一种动物形状的电话机，外型可爱，注册商标为“咪咪”。迅捷公司看到后，非常感兴趣，于是仿照畅通公司该种电话机造型，生产一种注册商标为“迅捷”的动物造型电话机，该动物造型电话机与畅通公司的造型极为近似。由于市场销路非常好，迅捷公司就该造型申请了外观设计专利，得到知识产权局的批准。畅通公司得知上述消息后经仔细思考后感到很为难，认为迅捷未侵犯畅通公司的商标权，而迅捷公司现已获得外观设计专利，如畅通公司继续生产该产品，就是侵犯了迅捷公司的专利权。

实践中类似情况时有发生。由于我国对实用新型和外观设计专利的申请只进行形式审查不进行实质审查因此一些不符合专利授予条件的申请是有可能获得专利权的，在这类情况下，专利无效制度就可以充分地发挥作用了。畅通公司可以向知识产权局提出迅捷公司的专利无效的申请。

（四）专利不具有创造性导致专利无效

案例1^[2]

“安吉尔”牌饮水机生产商获得了“带透明展示保鲜柜的多功能饮水机”的实用新型专利，但第三人就该专利的有效性提出异议，专利复审委员会和法院都认为“安吉尔”“带透明展示保鲜柜的多功能饮水机”与现有技术相比只存在控制电路、用于将饮用水制冷的冷胆和加热的热罐、柜门采用透明材料制成三点差别。饮水机早在20世纪90年代就已经是公知公用产品，这些区别都属于公知常识，并不能带来意想不到的效果。后来法院判决“带透明展示保鲜柜的多功能饮水机”实用新型专利无效。

案例2^[3]

好孩子儿童用品有限公司于1997年向国家知识产权局申请名为“婴儿推车的推把护套”的实用新型专利，该专利设计的是一种婴儿推车的推把护套，护套外层的内壁排列有多个轴向的孔，可以改善手感。专利授予后，第三人宝宝好公司以该专利不具有创造性为由，向专利复审委员会提出专利无效宣告请求。宝宝好公司同时提交了证据，该证据公开了一种由可变形物质制造的各种扶手的护套，该护套由闭合的外层形成内部空心的管状体，围绕所述的外层的内壁排列有多个轴向的凹槽和孔。这一专利可用做任何扶手的护套，例如，球拍、自行车车把以及任何需要抓握压力的场合。国家知识产权局专利复审委员会对第三人提出的异议进行了审查。认为本案专利“围绕着所述外层的内壁排列有多个轴向的孔”所起的作用是为了增加扶手的弹性，进而改善手感。而第三人提交的证据“沿所述外层内壁排列多个轴向的凹槽”可以起到同等的减少传力面积、改善弹性的作用，两者几何形状的差异并不会带来实质性的差别。因此，国家知识产权局专利复审委员会认为该专利申请不具备创造性，宣告无效。好孩子儿童用品有限公司不服专利复审委员会的无效宣告决定，起诉至北京市第一中级人民法院一中院依法做出了与专利复审委员会同样的判决

新颖性、创造性、实用性是发明与实用新型专利的基本要求和特征，不符合这“三性”的发明创造，任何单位或者个人都可向专利复审委员会申请宣告该专利无效。

案例2的实用新型专利因为其结构与第三人提供的专利结构相近似、使用效果是相同的。在结构上两者都是套管把手护套，在套管内壁上都有“凸起”，一个凸起是有孔，另一个凸起有槽，所以这两者的结构相似。两者的作用都是为了抓握时减少振动、感觉舒适。从使用上讲，当套管套在把手上时，其内部都是在孔内或槽内存在空气，该槽通过把手形成密封的空间起到与孔同样的封闭效果，所以说使用效果是相同的。该专利相对于第三人提供的证据并不具有实质性特点和进步，也无法得出该专利能够带来意想不到的技术效果。因此，法院认定其不具备专利法关于创造性的规定。

（五）外观设计中的相同或相近似

在外观设计中，最容易发生设计相同或相近似的情况。如何判断是否相同或相似以保护自己的外观设计或防止自己的设计侵权是企业需要注意的问题。著名的本田公司的一款摩托车外观设计专利有效性纷争案向我们展示了外观设计的判断标准和主体问题。

案例^[4]

本田公司于1993年向专利局提出了一款式名为“小型摩托车”的摩托车外观设计专利申请并得到授权。之后，本田公司于1997年针对市场上出现的、有模仿此专利嫌疑的三款摩托车的生产厂家提起诉讼，请求该三个厂家停止侵权行为，停止该款摩托车的生产销售。1998年1月8日被起诉的上海市某公司随即以在本田公司“小型摩托车”申请日前已有与之相近似的外观设计公开发表为由，向专利复审委员会提出了无效宣告请求，该公司提出了三个证据，其证据之一，授权公告日为1994年4月1日的第92307863号外观设计专利公报（台湾“光洋豪汉”摩托车），被专利复审委员会采信。将本专利（本田“小型摩托车”）与对比文件（台湾“光洋豪汉”摩托车）相比较，其不同点：车尾部，消音器和后视镜的形状不同，大灯罩内灯的数量不同，另有其他细微结构的形状有所不同从整体视觉观察上述不同点在整体形状中均属于局部的变化，在视觉上均处于非醒目明显的部位，本专利和对比文件无论是在整体车身、车架的形状上还是在大部分主要组成部件如车头转向部、车前罩、脚踏板、座垫等的结构的形状、连接及布局等方面均采用了相同或者相近似的设计，使二者的整体外观形状产生了同样的视觉效果，尤其是在异时异地、间接对比的情况下，足以导致一般购买者从单纯外观设计的角度上对二者产生混淆和误认，因此二者属于相近似的外观设计，即本专利与对比文件属于同样的发明创造。由此，专利复审委员会认定在本专利申请日前已有他人就同样的发明创造向中国专利局提出过外观设计专利申请并被授予专利权，本专利属于在后申请，不符合中国专利法的规定，做出本田公司的外观设计专利权无效的决定。本田公司对专利复审委员会的决定不服，起诉至北京第一中级人民法院。

北京市第一中级人民法院经过审理认为，如本田公司所述，在摩托车的许多部位均为要部的情况下，就要对车的外观设计采用整体观察、综合判断的方式进行相同和相近似判断。本专利和对比文件在整体车身、车架的形状和布局上均很近似，其各主要组成部件如车头转向部、车前罩、脚踏板、座垫、尾部等结构的形状、连接及布局等均采用了相近似的设计，对一般消费者来说，二者的整体外观形状仍然会产生同样的视觉效果，尤其是在异时异地、间接对比的情况下，足以导致一般消费者从单纯外观设计的角度上对二者产生混淆和误认。于是判决本田公司败诉。

本田公司对北京市第一中级人民法院的判决不服，上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院认为对于外观设计产品复杂、消费者关注的设计要部较多的，一般可以先进行要部比较，再进行整体观察、综合判断。本专利和对比文件在相对应的组成部分有所区别：本案外观设计专利记载的摩托车的车头转向部形状为类似椭圆形的圆滑曲面，两侧各有一呈长方形的转向灯，转向灯之间有一近似长方形的装饰条，对比文件记载的摩托车的车头转向部形状为类似椭圆形、比“小型摩托车"外观设计专利略扁圆滑曲面，两侧各有一呈椭圆形的转向灯等。由于二者之间的区别在视觉上多数处于明显位置，不论是采用要部判断，还是整体观察、综合判断，均足以使对摩托车产品具有一般知识水平和认知能力的消费者将本专利与对比文件记载的摩托车外观设计专利区别开，不会产生美感上的混淆，因此，两者的外观设计并不相同，也不相近似，两者不属于同样的发明创造。最后北京市高院撤销了一审判决，支持了原告的请求

一审和二审完全不同的认定，表明对如何认定外观设计的相似性是一个有争议的问题。

（六）专利侵权纠纷

所谓专利侵权，是指受专利法保护的有效专利权遭到某种违法行为的侵害。专利侵权纠纷的表现大致有以下几种：①假冒他人专利。具体包括：未经许可，在其制造或者销售的产品、产品的包装上标注他人的专利号；未经许可，在广告或者其他宣传材料中使用他人的专利号，使人将所涉及的技术误认为是他人的专利技术；未经许可，在合同中使用他人的专利号，使人将合同涉及的技术误认为是他人的专利技术；伪造或者变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件。②使用与他人专利相同的技术或方法。③未经专利权人同意擅自将专利许可他人使用。

五、专利纠纷风险的防范

（一）专利权属纠纷风险的防范

鉴于专利权属纠纷多表现为职务发明与否、关于共同发明创造的权利归属、发明人设计人的确定等。关于职务发明我们在本节“一种宫廷风味烤鸡的制作方法”一案的分析中已经阐释。下面我们分析一下共同发明创造中的权属问题。

《专利法》对共同发明创造的权利归属做了规定：两个以上单位协作或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。我国《合同法》也规定：在没有约定清楚的情况下，技术开发合同的专利权人及专利申请人为研究开发人；合作开发合同的专利权人及专利申请人为合作开发的当事人共有。

在确定专利权归属和专利申请权的归属中，必须明确发明人和设计人。专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点做出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不应当被认为是发明人或者设计人。

为防范专利权属风险，作为企业应当建立企业专利、专有技术的登记、管理制度，对员工在本职工作内的技术创造情况予以详细掌握，杜绝职工擅自将职务成果申请专利的现象；在共同发明创造中约定专利权的归属，以免日后发生纠纷

（二）对发明创造及时申请专利

专利权是一种独占的权利，一项发明一项专利的基本原则早已经得到世界各国的一致认可。但在现实生活中，两个不同的人分别完成相同的发明创造并都向专利管理机关提交专利申请的情况并不鲜见。对此，我国采用的是先申请原则。

先申请原则也称申请在先原则，当两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利授予最先申请的人。当两个以上的申请人在同一日分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到专利局的通知后自行协商确定申请人。

实行先申请原则，申请日的确定十分重要。知识产权局收到申请文件之日为申请日。但是，根据申请人可以充分运用法律所确认的优先权原则申请日可提前。

《专利法》规定，申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。申请人要求优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并提交第一次提出的专利申请文件的副本。

《专利法》规定，申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政管理部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

先申请原则给企业的启示就是一旦企业要对其发明创造申请专利，一定要尽早，要抓紧时间，如果让其他人抢先申请了专利，企业所面临的将是白白付出研发费用，而且不能用研究出的技术开发新产品，若想开发新产品，只能付给人家大笔的专利使用费。企业及时申请专利，学会利用专利制度的保护参与市场竞争，才能在日益激烈的国内外市场竞争中立于不败之地。

（三）专利新颖性纠纷风险的防范

无论是发明，还是实用新型、外观设计，新颖性都是授予专利权的实质性条件之一。而新颖性恰恰是最有可能因为企业或发明人设计人的忽视而丧失的。为了保证发明创造的新颖性，企业应制定完善的保密制度和管理制度，要做到在申请专利之前不对外披露相关信息，不对外销售产品。

需要说明的是，如果发明创造在申请日前公开了，《专利法》规定了在下列特殊情况下新颖性不丧失：申请专利的发明创造在申请日（享有优先权的指优先权日之前六个月内有下列情况之一的不丧失新颖性①在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；②在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；③他人未经申请人同意而泄露其内容的。

（四）巧用新颖性原则维护企业利益

除了消极防范以外，作为企业，尤其是知名企业要注意巧用专利新颖性原则，以维护企业利益。天津达仁堂制药二厂将老产品“京万红”申请了专利，成为维护企业利益的成功例子。天津达仁堂制药二厂生产的“京万红”烫伤膏以其独特的功效享誉海内外，是该厂的主导产品。正当“京万红”走红市场时，国内一些药厂相继仿制，使达仁堂制药二厂“京万红”销量直线下降，甚至威胁到该厂的生存。此时，企业找到了“专利”这个法宝。先后为“京万红”烫伤膏申请了5项专利。在专利的保护下，该厂夺回了失去的市场。1999年仅“京万红”就新增产值943万元。读者们不禁会问道：专利必须具备新颖性，“京万红”是有20多年历史的老产品，怎么也能申请专利？天津达仁堂制药二厂通过巧妙的方法使老产品同样具备新颖性。它对老产品“京万红”进行改进并新设计了包装物，符合了专利新颖性的要求。只要确定老产品经改进后所要申请的专利与已有专利没有冲突，也能申请专利。

（五）外观设计中的相同或相近似纠纷风险的防范

避免外观设计相同、近似的纠纷发生，就必须明了如何判断相同或者相近似。“整体判断”与“设计要部”是判断外观设计相同或者相近似的两个极其重要的基本原则，都是企业在外观设计中应当了解的方法。

1.“整体判断”原则。判断外观设计相同或者相近似的主体是一般消费者，即以一般消费者是否容易混淆为判断标准。作为一般消费者，其在购买外观设计产品时，通常不会注意和分辨产品大小、材料、功能、技术性能和内部结构等因素。其只需要直观地、凭借感觉认识两件外观设计是相同、相近似或者不相同也不相近似。这也是为什么“整体判断”是判断外观设计相同或者相近似的基本原则的主要原因。在实践中，判断外观设计相同或者相近似最终的落脚点都是判断两外观设计整体上是否相同或者相近似。

2.“设计要部”原则。所谓“设计要部”，即产品上容易引起一般消费者注意的部位。“要部”的确定与吸引一般消费者注意的因素密切相关；在确定要部时，可以结合产品的使用状态、在先的同类或者相近类产品的外观设计状况、美感等加以确定。例如，对于产品的一部分是常规设计的外观设计，该产品除常规性设计以外的、容易引起一般消费者注意的部位通常可以被认为是设计要部

一般情况下，如果两者专利产品的外观设计与被控侵权产品的外观设计的形状、图案、色彩等主要设计部分（要部）相同，则应当认为两者是相同的外观设计；如果构成要素中的主要设计部分（要部）相同或者相近似，次要部分不相同，则应当认为是相近似的外观设计；如果两者的主要设计部分（要部）不相同或者不相近似的，则应当认为是不相同的或者不相近似的外观设计。所以，如果被比外观设计的要部与在先设计的相应部位的外观不相近似，则被比外观设计与在先设计不相近似。由此可见，对“要部”准确判断的重要性。

掌握上述判断标准和原则，在进行外观设计时就要注意整体与要部的把握，避免纠纷发生。

（六）专利侵权纠纷风险的防范

1.熟悉相关技术领域的专利情况。对相关技术领域专利情况熟悉，不仅有利于企业站在技术制高点进行创新，而且有利于防范自己侵犯他人专利而发生纠纷。对技术的采用应当本着坚持合法渠道使用的原则，杜绝非正当渠道的技术转让、透露。

2.了解法律规定不视为专利侵权的情况。为维护公共利益，促进科学技术进步和创新，专利法规定了不视为侵犯专利权的几种情况：①专利权用尽以后的使用或者销售。专利法规定，专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的。②先用权人的制造和使用。在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。③外国交通工具临时过境时的使用。④临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的。⑤专为科学研究和实验而使用有关专利的。⑥善意第三人的使用和销售。为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。

3.克服对专利技术成熟性的认识误区。在专利技术转让和专利技术使用许可纠纷中，经常发生对专利技术成熟性认识的纠纷。作为技术的受让方或者被许可使用方，常常会错误地认为，专利技术就是成熟的技术。专利技术可以成熟地运用于生产。最高人民法院的有关司法解释表明，专利技术并不一定是成熟技术如果合同的当事人为此发生纠纷可以请求专门的技术鉴定部门或者组成专家组对所涉技术是否成熟做出鉴定。

案例

某研究院是某种石墨提纯技术的专利权人，该研究院与某公司签订了石墨提纯技术转让协议，依照协议的规定，该研究院负责石墨提纯设备的购买、提纯炉的设计和建造等工作，并指导该公司生产出合格的石墨。但是，在投入生产后，石墨不能达到双方在合同中约定的提纯纯度，双方发生争议。某研究院认为这是由于公司员工没有按照规范的操作规程操作导致的，而公司则认为，研究院的提纯技术是实验室技术，研究院把公司当成了试验基地，由于研究院的提纯技术不成熟，给公司造成巨大损失，要求研究院赔偿损失。

4.克服对已经获得的专利权符合专利授予条件的认识误区。对于已经获得专利权的发明创造，人们往往以为该发明创造是完全符合专利法所规定的授予专利权的实质要件，实际上，由于专利审查制度的特点，我国对发明专利实施延迟审查制度，经申请人申请知识产权局就该申请是否符合新颖性、实用性、创造性的要求进行实质审查，而外观设计专利和实用新型专利，我国实行的是形式审查制度，也就是说，知识产权局对外观设计专利和实用新型专利是不进行实质审查的，这就极有可能出现虽然授予专利但是并不符合专利授予条件的情况，因此，已经获得专利权的发明创造是有可能不符合专利授予条件的。