北京林××家电有限公...

30.侵权例外原则如何在诉讼中运用?——百××有限公司与上海紫××电器有限公司、北京林××家电有限公司、北京市大××电器有限公司外观设计专利权纠纷案^[7]

案情简介

上诉人(原审被告):上海紫××电器有限公司(以下简称“紫××公司”)

被上诉人(原审原告):百××有限公司(以下简称“百××公司”)

被上诉人(原审被告):北京市大××电器有限公司(以下简称“大××公司”)

被上诉人(原审被告):北京林××家电有限公司(以下简称“林××公司”)

2003年10月10日，紫××公司与哥×公司签订《专利实施许可协议》，约定:基于哥×公司对第02326745.3号外观设计专利享有生产、销售权利，故哥×公司为紫××公司贴牌生产500套”朗××”牌电热水壶;紫××公司同意哥×公司在生产该产品时使用其企业名称、商标、图案、电话等事项;协议有效期为2年。该协议所涉及的第02326745.3号专利系名称为“电热壶(企鹅型)”的外观设计专利，申请日为2002年5月31日，授权公告日为2003年1月15日，专利权人为何××。

2004年4月8日，林××公司与大××公司签订《商品购销协议》，约定大××公司为林××公司代销“××宝”、“朗××”牌商品，协议有效期自2004年1月1日至2004年12月31日。

2004年8月24日，百××公司委托北京万慧达知识产权代理有限公司的代××经北京市国信公证处公证，在大××公司购买GL－B04型号“朗××”牌电热水壶1台，价格为116元，并取得大××公司开具的销售专用票及商品专用发票各1张。北京市国信公证处出具的(2004)京国证民字第11499号公证书对上述购买过程及涉案商品封存过程进行了详细记录。该商品的外包装及壶体底部均标注有“朗××”、“上海紫××电器有限公司”等字样。“朗××”系注册商标，商标专用权人为林××公司，注册日期为2001年8月27日，核定使用商品类别为第11类。林××公司的经营范围包括维修家用电器，销售电子产品、日用百货。

百××公司根据上述公证证据，认为大××公司销售的涉案“朗××”牌电热水壶为侵犯其外观设计专利权的侵权产品，遂以紫××公司、林××公司及大××公司为被告向北京市第一中级人民法院提起民事侵权诉讼，请求判令紫××公司、林××公司及大××公司停止侵权行为、赔偿百××公司经济损失30万元、公开赔礼道歉并承担百××公司的合理费用5 000元。还查明，百××公司为本案诉讼支出的诉讼文书翻译费、公证费、工商查档费共计2 423元及为购买涉案“朗××”牌电热水壶支出公证费、购物费共计1 716元。

北京市第一中级人民法院判决认为，百××公司作为本案专利的专利权人，其享有的外观设计专利权受法律保护。本案专利与“朗××”牌电热水壶属于同类产品，二者的整体形状相近似，均由壶体与底座两部分构成，壶体由壶身和把手组成，把手的形状与按键的位置均相同，壶身下端均有凸棱环绕，壶身中部左右两侧均有对称的水位视窗，底座上的3个n形孔位置基本相同。二者的不同之处在于:(1)本案专利的壶身凸棱为2条，“朗××”牌电热水壶的壶身凸棱为3条;(2)本案专利的壶身凸棱以下的部分形状为梯形，“朗××”牌电热水壶的壶身凸棱以下的部分形状为圆柱;(3)本案专利的把手底端有4个小装饰条，“朗××”牌电热水壶的把手底端没有任何装饰;(4)本案专利的底座底部有触点，而“朗××”牌电热水壶底座底部没有触点。由于“朗××”牌电热水壶与本案专利的整体形状相近似，上述不同之处属于局部的细微差别，容易导致一般消费者混淆和误认，故“朗××”牌电热水壶与本案专利的外观设计相近似，属于侵犯百××公司专利权的产品。“朗××”牌电热水壶的外包装及产品上均标注了“朗××”商标和紫××公司的字样，故紫××公司和“朗××”的商标专用权人林××公司为该商品的生产者。由于“朗××”牌电热水壶是侵犯百××公司专利权的产品，因此，紫××公司和林××公司制造、销售侵权产品的行为侵犯了百××公司的专利权，依法应承担包括停止侵权、赔偿百××公司因其侵权行为而遭受经济损失的法律责任。

鉴于百××公司确认哥×公司与紫××公司所签订的《专利实施许可协议》的真实性，故本院根据本案专利的类别、紫××公司和林××公司侵权的性质及情节、侵权产品的产量及市场销售价、百××公司的诉讼合理支出等因素综合确定侵权赔偿金额为5万元。由于紫××公司和林××公司既没有侵犯本案专利权的主观故意，也没有在客观上造成对百××公司精神权利的损害，故对百××公司主张紫××公司、林××公司及大××公司在相关新闻媒体上公开赔礼道歉的诉讼请求不予支持。《专利法》第63条第二款规定，为生产经营目的使用或销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法案源的，不承担赔偿责任。

林××公司与大××公司签订的《商品购销协议》及其陈述均表明，大××公司销售的该类商品源于林××公司，百××公司亦确认大××公司销售的“朗××”牌电热水壶有合法案源，故大××公司虽然实施了销售侵权产品的行为，但因其销售的产品有合法案源，依法只承担停止销售侵权产品的法律责任，而不承担侵权赔偿责任。百××公司主张大××公司赔偿其因侵权而遭受的经济损失及合理支出，缺乏法律依据。北京市第一中级人民法院依照《民法通则》第118条，《专利法》第11条第二款、第56条第二款、第60条、第63条第二款之规定判决:(一)上海紫××电器有限公司、北京林××家电有限公司、北京市大××电器有限公司于本判决生效之日起立即停止对百××有限公司ZL98329576.X号外观设计专利权的侵害;(二)上海紫××电器有限公司、北京林××家电有限公司于本判决生效之日起10日内赔偿百××有限公司经济损失(含诉讼合理支出)5万元;(三)驳回百××有限公司的其他诉讼请求。

紫××公司不服一审判决，提出上诉。其上诉理由是:紫××公司的产品有合法案源，不构成侵权。被控侵权产品的生产商是中山市哥×电器有限公司(简称哥×公司)，紫××公司仅是为销售方便而在产品上署名，一审法院认定紫××公司为涉案产品的制造者事实不清。一审法院判决赔偿数额缺乏法律依据。

庭审过程中，百××公司确认哥×公司与紫××公司所签订的《专利实施许可协议》的真实性，并确认大××公司销售的涉案“朗××”牌电热水壶有合法案源，但认为紫××公司与大××公司不能因此免除其侵权责任。

审理结果

北京市高级人民法院认为，百××公司依法享有的涉案外观设计专利权，任何人不得以营利为目的未经其许可而实施，否则将构成对百××公司专利权的侵犯。紫××公司对其生产、销售涉案被控侵权产品虽然提供了外观设计案源，但是，其在该产品上署名的行为已经表明其是该产品的制造者。2000年修订《专利法》第63条第二款规定，对侵权行为不承担赔偿责任的情形，仅适用于对被控侵权产品能够提供合法案源的使用者或者销售者，而紫××公司对其被控侵权行为不仅应当停止侵权，还应当承担赔偿责任。紫××公司上诉称其被控侵权产品外观设计有合法案源，不应承担赔偿百××公司经济损失。林××公司在被控侵权产品包装上标注自己的注册商标和企业名称，其客观效果是向消费者示明该产品的生产案源，并非仅仅是销售者。林××公司应当与紫××公司对百××公司承担连带侵权赔偿责任。大××公司作为被控侵权产品的销售商，能够提供该侵权产品的合法案源，根据《专利法》第63条第二款的规定，其应当停止销售被控侵权产品，而不承担赔偿责任。因此，一审法院判决认定紫××公司和林××公司为被控侵权产品的制造者和销售者，并依据相关法律酌情确定对百××公司予以经济赔偿的数额，免除大××公司的赔偿责任，并无不当。

综上，紫××公司所提上诉理由不能成立，其上诉请求不予支持。一审判决认定事实清楚，证据充分，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第153条第一款第(一)项之规定，判决如下:驳回上诉，维持原判。一审案件受理费7 085元，由上海紫××电器有限公司和北京林××家电有限公司共同负担(于本判决生效之日起7日内交纳);二审案件受理费7 085元，由上海紫××电器有限公司负担(已交纳)。

法理评析

本案的争议焦点在于紫××公司是否属于专利侵权的例外情形，由于专利侵权的例外原则在专利纠纷的案件审理中往往决定着案件能否被正确判断，现结合案例及相关法律法规对该问题进行分析:

一、何为专利侵权的例外

根据我国《专利法》第69条的规定，有下列情形之一的，不视为侵犯专利权:

(1)专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的;

(2)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的;

(3)临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的;

(4)专为科学研究和实验而使用有关专利的;

(5)为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。

《专利法》第七十条规定:“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法案源的，不承担赔偿责任。”

通过以上法条规定不难发现所谓专利侵权的例外原则就是指不构成专利侵权的以上几种情形，只要符合以上条件，即使构成专利侵权的行为和结果也不能认定专利侵权。结合本案中可以发现上海紫××电器有限公司认为其符合《专利法》第70条的规定能够证明其侵权商品的合法案源，因此不服一审判决提出上诉。但北京市高级人民法院认为，百××公司依法享有的涉案外观设计专利权，任何人不得以营利为目的未经其许可而实施，否则将构成对百××公司专利权的侵犯。紫××公司对其生产、销售涉案被控侵权产品虽然提供了外观设计案源，但是，其在该产品上署名的行为已经表明其是该产品的制造者。《中华人民共和国专利法》第63条第二款的规定对侵权行为不承担赔偿责任的情形，仅适用于对被控侵权产品能够提供合法案源的使用者或者销售者，而紫××公司对其被控侵权行为不仅应当停止侵权，还应当承担赔偿责任。由此可见，法律认可的可以通过证明案源合法而免于承担责任的例外原则只是用于销售者而不包括生产者或者可以合理推定为生产者的人。

而关于专利侵权例外原则中的其他几点的含义是:

(1)专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的。

这主要是专利权利用尽原则，即专利权人一旦将专利产品出售、出口、许诺销售后不得妨碍所有人使用、许诺销售、销售、进口该产品的行为。包括:①专利权人制造或者经专利权人许可制造的专利产品部件售出后，使用并销售该部件的行为，应当认为是得到了专利权人的默许;②制造方法专利的专利权人制造或者允许他人制造了专门用于实施其专利方法的设备售出后，使用该设备实施该制造方法专利的行为。

(2)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。

这就是在先使用权的抗辩。这主要是为了保护那些已经在先使用专利但由于种种原因未能及时申请专利保护的人的合法利益。依据专利法规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的行为，不视为侵犯专利权。

通过对法条的分析不难发现享有先使用权的具体条件主要包括以下几个方面:

首先，做好了制造、使用的必要准备。必要准备，是指已经完成了产品图纸设计和工艺文件，已准备好专用设备和模具，或者完成了样品试制等项准备工作。

其次，仅在原有范围内继续制造、使用。所谓原有范围，是指专利申请日前所准备的专用生产设备的实际生产产量或者生产能力的范围。一旦超出了原有范围的制造、使用行为，则构成侵犯专利权。

再次，在先制造产品或者使用的方法，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段从专利权人那里获取的。

最后，先用权人对于自己在先实施的技术不能转让，除非连同所属企业一并转让。对依据先用权生产的产品的销售行为，也不视为侵犯专利权。^[8]

(3)临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的。

这一条是关于临时过境的规定，这主要是由于知识产权保护的地域性等原因，一个专利的效力可能只及于本国领土之内。但伴随着国际运输业及世界科技日新月异的变换，这种临时过境的情况频繁发生。为了维护国际稳定同时也是为了保护我国利益我国法律才会有临时过境的规定。应当注意，临时过境不包括用交通运输工具对专利产品的“转运”，即从一个交通运输工具转到另一个交通运输工具上的行为。

(4)专为科学研究和实验而使用有关专利的。

专为科学研究和实验而使用有关专利的行为，不视为侵犯专利权。但是，在这里特别需要注意分清对专利产品进行实验和在实验中使用专利产品是两种不同情形:

①专为科学研究和实验而使用，是指以研究、验证、改进他人专利技术为目的，使用的结果是在已有专利技术的基础上产生新的技术成果。专为科学研究和实验而使用有关专利中的使用，应当包括专为科学研究和实验而制造有关专利产品的行为。

②在科学研究和实验过程中制造、使用他人专利技术，其目的不是为研究、改进他人专利技术，其结果与专利技术没有直接关系，则构成侵犯专利权。^[9]

而《专利法》第70条的规定，也就是本案争议焦点主要是指为生产经营目的，使用或者销售不知是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品，或者依照专利方法直接获得的产品的行为，本该属于侵犯专利权行为。但是，依照专利法的规定，使用者或者销售者能证明其产品合法案源的，不承担赔偿责任，但应当承担停止侵权行为的法律责任。这里的“合法案源”是指，使用者或者销售者通过合法的进货渠道、正常的买卖合同和合理的价格从他人处购买的。在这里，需要注意的是，个人非经营目的的制造、使用行为，不构成侵犯专利权。但是，被告如果是单位的，若未经许可制造、使用他人的专利产品，则不能以“非经营目的”进行侵权抗辩，而应当承担侵权责任。

二、其他几种抗辩原因

除了专利侵权的例外原则之外还有几个经常出现在专利侵权纠纷中的抗辩原因。

(一)已有技术的抗辩

所谓已有技术抗辩，是指在专利侵权诉讼中，被控侵权物(产品或方法)与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下，如果被告答辩并提供相应证据，证明被控侵权物(产品或方法)与一项已有技术等同，则被告的行为不构成侵犯原告的专利权。^[10]

使用已有技术进行侵权抗辩时，这项已有技术应该是一项单独的且在专利申请日前已有的技术方案，或者该领域普通技术人员认为是已有技术的显而易见的简单组合成的技术方案。但这里需要注意的是，用已有技术进行侵权抗辩时，只适用于等同专利侵权，而不适用于相同专利侵权的情况。当专利技术方案、被控侵权物(产品或方法)、被引证的已有技术方案三者明显相同时，被告不得依已有技术进行抗辩，而可以向专利复审委请求宣告该专利权无效。

(二)合同抗辩

合同抗辩，是指专利侵权诉讼的被告，以其实施的技术是通过技术转让合同从第三人处合法取得的为理由进行侵权抗辩。但要注意的是，此抗辩理由不属于对抗侵犯专利权的理由，只是承担侵权责任的抗辩理由。^[11]

司法实践中，技术转让合同的受让方按照合同的约定实施受让技术，侵犯他人专利权的，一般认定合同的转让方与受让方构成共同侵权。在合同双方作为专利侵权诉讼的共同被告时，除合同另有约定外，在确定责任时，应当由转让方首先承担侵权责任，受让方承担一般连带责任。专利侵权诉讼中的被告以合同抗辩的同时，要求追加合同的转让方为共同被告的，如果原告同意追加，则应当将合同的转让方追加为共同被告;如果原告坚持不同意追加，在判决合同的受让方承担侵权责任后，合同的受让方可以另行通过合同诉讼或仲裁解决其与合同转让方之间的合同纠纷。

(三)诉讼时效抗辩

诉讼时效抗辩是民法领域里最常见的抗辩事由。依照《民法通则》及《专利法》的规定可知，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算，侵犯专利权的诉讼时效为2年。由此可见，被告可以提出专利权人行使超过诉讼时效的抗辩。自侵权人实施侵权行为终了之日起过2年的，被告可以利用诉讼时效进行抗辩。被告基于连续并正在实施的专利侵权行为已超过诉讼时效进行抗辩的，法院可以根据原告的请求判令被控侵权人停止侵权，但侵权损害赔偿数额应当自原告向人民法院起诉之日起向前推算2年计算。

三、从专利侵权的例外原则看我国专利侵权的归责原则

当我们分析专利侵权例外原则时，有一个问题我们无法回避，即我国专利侵权的归责原则。根据我国《专利法》第70条的规定为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法案源的，不承担赔偿责任。该条规定中以“不知道”为专利侵权免责的构成要件，是否意味着专利权侵权是过错推定原则或者无过错原则呢?

这是一款关于专利侵权例外的规定，如果要由此推出专利法关于侵权归责原则的一般规定是无过错责任，那么该条应当是关于过错责任的规定。但具体分析《专利法》第70条的规定，我们无法得出肯定的答案。关于侵权责任人的主观状态有不同的表述，“故意、过失”和“知、不知、应知”，其含义相近，互有交叉，十分容易混淆。区分它们的标准在于过错情况:首先，故意和过失是一对经常出现的范畴，故意指明知行为的后果而希望或放任其发生;过失有两种，一种是应当预见行为后果而由于疏忽大意没有预见，第二种是已经预见了行为后果，却因为过于自信其不会发生或可以避免而使其发生，这里的故意和过失显然都是过错的表现。其次是“知、不知、应知”。如果“知道”行为的不良后果还使其发生或放任其发生，显然具备主观过错。但“不知”却有两种可能，一种是“应当知道”而不知道即疏忽大意的过失，这是有过错的;另一种是不知道，也没有义务知道，主观上自然没有过错。侵权人主观上存在故意/过失心理，或者“明知”/“应知”行为结果的时候才对侵权行为承担赔偿责任，这是过错责任;如果侵权人主观上并不存在故意/过失，或并“不知”且“不应知”行为结果时，也必须承担责任，是为无过错责任。^[12]

通过之前主观过错的表现形式的分析不难看出，“不知”的情况有两种可能，一为应当知道而不知道，二为不知道也没有必要知道。前者主观上有过错，后者是正当的。在《专利法》第73条中，专利的使用者或销售者的“不知”如果是前者，就是说行为人主观上有过错却不承担责任的话，那么由此条例外规定倒可推出专利法实行过错责任原则。可见如此推论在逻辑上是不严谨的。

所以本书赞同多数学者的观点，《专利法》第70条并没有对归责原则作出任何规定，也未对整部《专利法》的归责原则有任何暗示，我们认为:专利领域没有关于归责原则的特别规定，因为至少从法理和法律条文来看，其归责原则应适用我国民法关于侵权归责原则的一般规定。根据我国《民法通则》第106条规定:“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。公民法人由于过错侵害国家、集体的财产，侵害他人的财产和人身的，应当承担侵权责任。”第132条规定:“当事人对损害没有过错的，可以根据实际情况，由当事人分担民事责任。”过错推定的归责原则在《民法通则》第126条关于建筑物或其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的侵权行为有举证责任倒置的特别规定，在知识产权领域没有特别规定。所以从我国专利法修改前的有关立法看，专利侵权应采用过错原则为主、公平原则为辅的归责原则。^[13]

法条点击

《中华人民共和国专利法》(2008年12月27日)

第六十九条　有下列情形之一的，不视为侵犯专利权:

(一)专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的;

(二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的;

(三)临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的;

(四)专为科学研究和实验而使用有关专利的;

(五)为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。

2000年修订的《专利法》第六十三条有下列情形之一的，不视为侵犯专利权:

(一)专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的;

……

第七十条　为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法案源的，不承担赔偿责任。(2000年修订《专利法》第六十三条(第二款)也作了同样规定。)