如何判断发明的创造性

10.如何判断发明的创造性——K－2公司(K－2 CORPORATION)与国家知识产权局专利复审委员会发明专利权无效行政纠纷上诉案^[3]

案情简介

上诉人(原审原告):K－2公司(K－2 CORPORATION)

被上诉人(原审被告):国家知识产权局专利复审委员会

原审第三人:宁波××文体器材有限公司(以下简称“××公司”)

本专利系名称为“直列轮式滑冰靴”发明专利，申请日为1994年7月19日，申请号为94192815.2号，进入中国国家阶段的日期为1996年1月19日，授权公告日为2003年4月30日，专利权人为K－2公司。

2006年7月6日、8月7日，××公司针对本专利权向专利复审委员会提出两次无效宣告请求，认为本专利权利要求1～5相对于对比文件1不具有新颖性和创造性;本专利权利要求6相对于对比文件1和2不具有创造性;本专利权利要求7相对于对比文件1和3不具有创造性。

2006年8月18日，K－2公司向专利复审委员会提交了意见陈述书，认为:(1)对比文件1～3，XX公司均未提交中文译文。根据《专利审查指南》第四部分第八章2.2.1节关于外文证据的规定，上述证据应视为未提交。由于××公司的无效宣告请求的主张缺少相应证据支持，因此依法应驳回其无效宣告请求。(2)对比文件1没有公开本专利权利要求1的所有技术特征;同时对比文件1没有公开的技术特征无论通过附件1～3如何组合，都不能得到上述未公开的技术特征的技术启示。因此，本专利的权利要求1具备新颖性和创造性;对比文件1没有公开权利要求2、4、5的全部附加技术特征，将对比文件1和对比文件2结合，仍然没有公开权利要求6的附加技术特征所包含的技术方案，对比文件1和对比文件3结合，仍然没有公开权利要求7的附加技术特征所包含的技术方案;在本专利权利要求1具备创造性的基础上，权利要求2～7也具备新颖性、创造性。

2007年3月12日，专利复审委员会将××公司提交的对比文件1～3的中文译文转交K－2公司，并将K－2公司于2006年8月18日提交的意见陈述书转交××公司。

2007年5月8日，专利复审委员会进行了口头审理。2007年12月6日，专利复审委员会作出第10808号决定，宣告本专利权利要求1～5无效，在本专利权利要求6、7的基础上维持本专利权有效。该决定认为:(1)关于无效理由:根据××公司在口头审理中明确的无效理由，专利复审委员会针对本专利权利要求1～7是否符合《专利法》第22条第二、三款的规定进行审理。(2)关于证据:对比文件1为加拿大专利文献，对比文件3为美国专利文献，二者的公开日均早于本专利申请日，K－2公司对对比文件1和3的真实性无异议，对其中文译文达成一致意见，因此对比文件1和3可以作为本案的证据使用。(3)关于《专利法》第22条第二款:本专利权利要求1保护的技术方案与对比文件1公开的技术方案不完全相同，相对于对比文件1，本专利权利要求1符合《专利法》第22条第二款关于新颖性的规定。由于本专利权利要求2～6是权利要求1的从属权利要求，因此在权利要求1具备新颖性时，权利要求2～6也符合《专利法》第22条第二款关于新颖性的规定。(4)关于《专利法》第22条第三款:本领域普通技术人员根据对比文件1可以得到相应的技术启示，将对比文件1中的可分离的鞋和直列轮式滑冰鞋设计成一体结构得到本专利权利要求1所保护的技术方案是显而易见的，本专利权利要求1相对于对比文件1不具有突出的实质性特点和显著的进步，不符合《专利法》第22条第三款关于创造性的规定。权利要求2、3、4、5不具有突出的实质性特点和显著的进步，不符合《专利法》第22条第三款关于创造性的规定。本专利权利要求6、7相对于对比文件1具有突出的实质性特点和显著的进步，符合《专利法》第22条第三款的规定。据此，专利复审委员会作出第10808号决定。

北京市第一中级人民法院认为，本专利权利要求1相对于对比文件1不具备创造性。在本专利权利要求1不具备创造性的基础上，本专利权利要求2相对于对比文件1也不具备创造性。同时，专利权利要求4相对于对比文件1也不具备创造性。据此，北京市第一中级人民法院判决驳回K－2公司的诉讼请求。

K－2公司不服原审判决，提出上诉，请求撤销原审判决及第10808号决定，维持本专利权有效。其上诉理由是:第10808号决定与原审判决所认定的本专利权利要求1与对比文件1的区别特征不全面，对比文件1没有公开“所述支承装置的位置只是邻近于所述非刚性鞋部位置的若干部分，所述鞋面并没有大面积地被所述支承装置所覆盖，因此在滑行中空气可以通过所述非刚性鞋部流通以冷却滑冰者的脚部”的特征;本专利相对于对比文件1只需要设置很少的支承装置即可以满足支承需要并能获得很好的滑冰性能，空气可以自由通过鞋面进行流通，提高了滑冰鞋的舒适度。因此，本专利权利要求1与对比文件1相比，具备创造性。对比文件1没有揭示本专利权利要求2所限定的“底部”与“整体式鞋部”的特征，也没有给出相应的技术启示，故本专利权利要求2具备创造性。在本专利权利要求1具备创造性的情况下，其从属权利要求3、4、5也具备创造性。专利复审委员会、××公司服从原审判决。

审理结果

本院认为，本专利权利要求1中“所述支承装置的位置只是邻近于所述非刚性鞋部位置的若干部分，所述鞋面并没有大面积地被所述支承装置所覆盖，因此在滑行中空气可以通过所述非刚性鞋部流通以冷却滑冰者的脚部”这一技术特征，在对比文件1的附图中已经被公开。从该图中可以看出，支承装置仅少部分地包覆可分离的鞋部，并没有大面积地覆盖鞋部，因此，这一区别特征并不存在。原审判决及第10808号决定关于本专利权利要求1与对比文件1区别技术特征的认定并无不当。

根据《专利法》第22条第三款规定，发明的创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。

本专利权利要求1与对比文件1存在的区别是:(1)本专利权利要求1所述的直列轮式滑冰鞋是一个整体不能拆分的，所述滑冰鞋具有底部，踝节部支承部和跟部使所述支承装置从底部向上垂向延伸，而对比文件1公开的滑冰装置由直列轮式滑冰鞋和可分离的鞋两部分构成，可分离的鞋可从直列轮式滑冰鞋上拆卸下来，并且该滑冰装置不具有与本专利权利要求1的底部相同的部件;(2)本专利权利要求1所述非刚性鞋部的材料适于空气绕滑冰者脚部流通，滑行中空气可以通过所述非刚性鞋部流通以冷却滑冰者的脚部，而对比文件1没有明确说明制作可分离的鞋的材料的性质。虽然本专利权利要求1所述的直列轮式滑冰鞋的支承装置与非刚性鞋部是一个整体不能拆分，而对比文件1所述的滑冰装置由可分离的鞋和直列轮式滑冰鞋构成，但可分离的鞋必须固定在直列轮式滑冰鞋上才能实现滑冰的功能，固定后的滑冰装置的结构与本专利权利要求1所述的直列轮式滑冰鞋类似。对比文件1所述的直列轮式滑冰鞋的封套设备、跟部外壳、框架，其分别相当于本专利权利要求1的踝节部支承部、跟部支承部和底部，且封套设备与跟部外壳相结合可以使滑冰者将滑冰装置保持在基本竖直状态，框架的上表面用于接纳鞋而下表面用于连接叶片部件从而连接直列轮。本专利权利要求1所述的非刚性鞋部由基本柔软、柔韧的材料制成，可以用皮革、网状织物或类似物制造，而对比文件1中披露了可分离的鞋的鞋面的材料可以为具有或不具有填充物的织物材料、皮革、塑料等，即公开了本专利权利要求1所述的非刚性鞋部的材料，采用这些鞋面材料客观上同样可以达到适于使空气绕滑冰者脚部流通的技术效果。本专利权利要求1与对比文件1相比没有突出的实质性的特点和显著的进步，不具备创造性。

本专利权利要求2的附加技术特征是:“跟部是底部的一个整体部分，以及还具有用于将所述非刚性鞋部固定在所述跟部和所述整体式鞋部上的紧固装置，所述跟部和所述整体式鞋部有助于所述滑冰者将所述直列轮式滑冰鞋保持在基本竖直的位置上。”对比文件1的跟部外壳与框架为一体结构，封套片状物交叠在一起并连接锁扣使鞋固定在滑冰鞋中，公开了本专利权利要求2所述的固定在跟部和整体式鞋部上的紧固装置;对比文件1与本专利权利要求2的跟部外壳均是用于使滑冰者将滑冰鞋保持在基本竖直的位置上。因此，在本专利权利要求1不具备创造性的基础上，本专利权利要求2相对于对比文件1也不具备创造性。

K－2公司认可，如果本专利权利要求1不具备创造性，其从属权利要求3～5也不具备创造性，对此，本院予以确认。

综上所述，K－2公司的上诉理由缺乏事实和法律依据，其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确。依照《行政诉讼法》第61条第(一)项之规定，判决如下:驳回上诉，维持原判。

法理评析

本案争议的焦点在于如何确定发明的创造性。现依据2010年《专利法》及相关法律、行政法规的规定予以分析。

1.创造性

如前所述，新颖性是判断一项发明创造能否授予专利权的基础，但即使一项发明和实用新型具有新颖性，如果与现有技术相比其变化很小，是所属技术领域的技术人员容易想到的，没有产生意料不到的效果，则仍然不应当授予专利权。否则势必会使专利太多太滥，从而对公众应用已知技术产生不适当的限制作用。所以专利制度中规定，授予专利权的发明或实用新型除了必须具有新颖性之外，还必须具有创造性。

我国《专利法》第22条第三款规定:“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”由此可见，创造性的标志对于发明创造的类型不同，其标准也是不同的。即:就发明而言，是指具有突出的实质性特点和显著的进步;就实用新型而言，是指具有实质性特点和进步。也就是说，发明专利和实用新型专利的不同点之一，就是对发明的创造性要求高于对实用新型的创造性要求。

本条第三款所说的“有突出的实质性特点”，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，那么该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。其中“突出”一词表明对发明专利和实用新型专利的实质性特点的要求在程度上有所不同。

本条第三款所说的“有显著的进步”，是指申请专利的发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。例如，发明克服了现有技术中存在的缺点和不足，或者为解决某一技术问题提供了一种不同构思的技术方案，或者代表某种新的技术发展趋势。其中“显著”一词表明对发明专利和实用新型专利的进步的要求在程度上有所不同。这里所说的效果具有广泛的含义，它不仅包括从技术角度来看的效果，也包括从社会意义来看的效果。例如，发明或者实用新型克服了现有技术中存在的缺点和不足、使某项已知技术有了新的用途、对保护生态环境或者保护稀有动物有益等，都可以认作是本条第三款所要求的进步。另一方面，本款所说的“有进步”、“有显著的进步”并不意味着申请专利的发明或者实用新型在任何方面与已有技术相比都有所进步。对于发明创造来说，在一个方面取得进步，有时就不得不在另外一些方面作出牺牲，这是十分常见的事情，要求发明创造在所有方面都有进步或者显著进步就显得过于苛刻了。

那么，所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应当具有从该其他技术领域中获知该申请日或者优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。这样一个拟制的人，可以统一审查的标准，尽量避免审查员主观因素的影响。

2.创造性的判断

新颖性的判断和创造性的判断有一个逻辑上的顺序关系。在判断时，首先应当确定一项发明或者实用新型是否具备新颖性，也就是判断是否存在一份单独的现有技术公开了该发明或者实用新型的整个技术方案。只有当没有这样的一份现有技术存在，亦即具备新颖性的情况下，才需要进一步判断是否具备创造性，也就是判断若干现有技术的结合是否使发明或者实用新型的技术方案对于所属领域的技术人员来说是显而易见的。一项不具备新颖性的发明或者实用新型，不可能具备创造性。

对创造性的判断，是将发明、实用新型专利申请或者专利的权利要求的技术方案与申请日(或者优先权日)以前已有的技术作比较的基础上进行的。应当注意的是，判断的基础是权利所要求保护的技术方案，而不是说明书中记载的内容。判断时，应当将每一个权利要求的内容作为一个整体来看待，并需要对每一项权利要求分别进行判断。

如上所述，创造性的判断比新颖性的判断更为困难。为了使创造性的标准尽可能客观，许多国家采用了如下的判断模式:

第一，确定一份与发明最为接近的现有技术，以此作为判断创造性的基础，分析一项权利要求所要求保护的技术方案与该最为接近的现有技术之间的区别。最接近是指与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近或者公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但是能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。应当首先考虑技术领域相同或者相近的现有技术。

第二，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题。应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有什么区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。

第三，判断将所述其他现有技术与最为接近的现有技术相结合，对于所述领域的技术人员来说是否显而易见。要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。应当确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，也就是现有技术中是否给出将区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并且获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，那么发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

上述三个步骤中，前两个步骤取决于检索、对比的结果，工作量较大，但是其判断是比较客观的，受主观因素的影响很小。判断的难点在于第三个步骤。现有技术的组合应当考虑对发明所属技术领域的普通技术人员来说，是否有令人信服的理由想到将这些对比文件的内容结合在一起以及组合的难易程度。需要考虑的因素包括:被组合的现有技术是来自相邻的技术领域，还是来自较远的技术领域;被组合的现有技术的相关程度;需要组合的现有技术数量的多少等。创造性的判断不可避免地会有主观判断的因素，上述判断模式的好处在于能够将主观因素限制到一个最小的范围。

判断创造性时，下面有一些辅助性判断基准可以作为参考:

开辟一个全新领域的发明，称为开创性的发明，毫无疑问具有创造性。例如我国古代四大发明:指南针、造纸术、活字印刷和火药。此外如蒸汽机、收音机、雷达、激光器和原子反应堆等，在发明当时就是如此。

然而，能够被称为开创性发明的并不多，世界上绝大多数发明都是在现有技术的基础上作出的改进型发明。其中有的是解决了人们长久以来一直渴望解决，但始终未能获得成功的技术问题;有的是克服了某个技术领域中技术人员普遍存在的偏见，纠正了人们对自然科学规律的错误认识;有的是将现有技术进行新组合，取得了预料不到的技术效果。如果申请人或者专利权人能够证明其发明或者实用新型具有这些效果，一般情况下可以认为具有创造性。

本案中，本专利权利要求1与对比文件1存在的区别是:(1)本专利权利要求1所述的直列轮式滑冰鞋是一个整体不能拆分的，所述滑冰鞋具有底部，踝节部支承部和跟部使所述支承装置从底部向上垂向延伸，而对比文件1公开的滑冰装置由直列轮式滑冰鞋和可分离的鞋两部分构成，可分离的鞋可从直列轮式滑冰鞋上拆卸下来，并且该滑冰装置不具有与本专利权利要求1的底部相同的部件;(2)本专利权利要求1所述非刚性鞋部的材料适于空气绕滑冰者脚部流通，滑行中空气可以通过所述非刚性鞋部流通以冷却滑冰者的脚部，而对比文件1没有明确说明制作可分离的鞋的材料的性质。虽然本专利权利要求1所述的直列轮式滑冰鞋的支承装置与非刚性鞋部是一个整体不能拆分，而对比文件1所述的滑冰装置由可分离的鞋和直列轮式滑冰鞋构成，但可分离的鞋必须固定在直列轮式滑冰鞋上才能实现滑冰的功能，固定后的滑冰装置的结构与本专利权利要求1所述的直列轮式滑冰鞋类似。对比文件1所述的直列轮式滑冰鞋的封套设备、跟部外壳、框架分别相当于本专利权利要求1的踝节部支承部、跟部支承部和底部，且封套设备与跟部外壳相结合可以使滑冰者将滑冰装置保持在基本竖直状态，框架的上表面用于接纳鞋而下表面用于连接叶片部件从而连接直列轮。本专利权利要求1所述的非刚性鞋部由基本柔软、柔韧的材料制成，可以用皮革、网状织物或类似物制造，而对比文件1中披露了可分离的鞋的鞋面的材料可以为具有或不具有填充物的织物材料、皮革、塑料等，即公开了本专利权利要求1所述的非刚性鞋部的材料，采用这些鞋面材料客观上同样可以达到适于使空气绕滑冰者脚部流通的技术效果。本专利权利要求1与对比文件1相比没有突出的实质性的特点和显著的进步，不具备创造性。权利要求2在权利要求1的基础上，也不具备创造性。

法条点击

《中华人民共和国专利法》(2008年12月27日)

第二十二条　授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。