知识产权在先权及其保护

知识产权在先权及其保护

宿　迟^[1]　张广良^[2]

知识产权客体所具有的无形性的特点，决定了权利人无法通过占有的方式对其予以实际控制，从而导致在同一客体上出现多种权利共存的现象，形成知识产权的权利冲突。本文旨在研究在知识产权发生权利冲突的情况下，如何对在先知识产权予以保护的问题。涉及知识产权在先权的概念、知识产权在先权保护的法理分析、知识产权在先权的权利内容、行政授权程序与知识产权在先权的保护、知识产权在先权的保护途径等内容。

一、知识产权在先权的概念

（一）在先权在我国知识产权法中的表述

知识产权在先权不是我国法律上的概念，而仅是学理上的概念。为弄清此概念的内涵，须了解我国知识产权法对在先权的表述。我国知识产权法对在先权的表述不一，主要有如下表述方法：

1.“合法在先权利”，如我国1993年商标法实施细则第二十五条第一款第（四）项规定：“侵犯他人合法在先权利进行注册的”，属于商标法第二十七条第一款所指的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为。

2.“在先取得的合法权利”，如我国现行商标法第九条规定，申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突；再如我国现行专利法第二十三条规定，授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

3.“现有的在先权利”，如我国现行商标法第三十一条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

（二）在先权在TRIPS协议及其他国际公约中的表述

在先权在TRIPS协议第十六条表述为“现存的在先权利”（existing prior rights）；在欧盟知识产权法中，在先权表述为“较早存在的权利”（earlier rights），如欧洲议会1993年12月20日通过的《欧共体商标规范》^[3]的序言中规定，不具有识别性的、非法的或者与“较早存在的权利”相冲突的商标，不得获得注册。

（三）在先权概念

结合我国法律、TRIPS协议及其他国际公约对在先权之表述，知识产权在先权可定义为同一知识产权客体的最先完成者、使用者依法享有的要求该客体的在后完成者或使用者为或者不为一定行为的权利。以外观设计专利权为例，在该外观设计上可能存在的在先权利包括商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。^[4]再以商标权为例，参照国外立法例，在该商标标识上可能存在的其他在先权利包括：A．在先注册商标或《保护工业产权巴黎公约》第六条之二意义上的驰名商标；B．公司名称或者企业名称，如果存在导致公众混淆的风险；C．全国知名的厂商名称或者牌匾，如果存在导致公众混淆的风险；D．受保护的原产地名称；E．著作权；F．受保护的工业品外观设计权；G．第三人的人身权，尤其是姓氏、假名或者肖像权；H．地方行政单位的名称、形象或声誉。^[5]

应该指出的是，法律不仅保护合法权利，而且保护合法利益。因此，从广义上讲，知识产权在先权的保护不仅包括在先权利的保护，而且包括在先合法利益的保护。在先利益，在知识产权法中主要指他人通过诚实劳动或投资已经取得在先的利益，如商誉。在许多侵犯在先权的案件中，诉由常为不正当竞争纠纷，原告所指控被告实施的不正当竞争行为的实质往往是侵害其商誉。商誉包括商业信誉和商品声誉。商业信誉，是指企业信得过的名声及对顾客的吸引力，以及由此带来的经济利益；商品声誉是指商品的名声和荣誉及其对顾客的吸引力，以及由此带来的经济利益。^[6]商誉（Good will），英国判例法的经典解释为“公司通过多年的诚实劳动建立的或花费大量资金获得的名声及与该公司的特定联系所带来的全部优势”，^[7]换言之，是指由于某经营者提供的商品或服务质量而吸引回头客的一种可能性。^[8]我国法院已处理的案件中便有涉及他人合法在先利益保护的案例。如在北京市第一中级人民法院审理的北京正普科技发展有限公司诉中国科学院计算机网络信息中心、阿里巴巴网络技术公司计算机域名纠纷案中，法院认定“阿里巴巴”作为第二被告的知名网站名称，含有知识产权的内容，若他人将该名称注册为域名使用，会使互联网用户产生混淆和误认。在此案中，知名网站名称体现了该网站的商誉，故应受到保护。

（四）不存在在先权的情形

在有些情况下，不同的权利主体对同一客体先后设定了相同的权利，但此时并不存在在先权的问题，比较典型的有两种情形：

第一，先后独立创作的内容完全相同的作品，如“看美乐电视，享美乐人生”，这一广告语分别为多个不同主体先后独立创作完成，则这多名作者对该作品享有的著作权是相互独立的，不存在在先或在后权利的问题。

第二，先后以合法手段获得的内容相同的商业秘密，如甲为A商业秘密权人，后乙通过反向工程或独立开发的方法获得了该商业秘密。

以上两种情形的出现，均是与在作品已完成或商业秘密已形成的前提下，法律并不禁止他人对该作品进行独立创作或对该商业秘密以合法方式进行获取的规定有关。

二、保护知识产权在先权的法理分析

（一）保护在先权，是对合法在先权利应有的尊重

权利的本质，是一种法律上之力，而法律上之力是由法律所赋予的、受法律支持与保障的一种力量，依此力量既可以支配标的物，也可以支配他人。^[9]知识产权在先权的本质同样是法律上之力。社会公众包括“在后权利人”均应对此种力量予以充分尊重，法律应给予充分保护。

（二）保护在先权，是诚实信用原则的具体要求

市场竞争者应当遵守诚实信用原则及公认的商业道德，法律应制止“搭车”及“傍名牌”的行为。如在司法实践中出现的大量恶意将他人驰名商标注册为域名或作企业名称中的字号使用的案例，被告行为的目的在于攫取原告的商业信誉或市场份额，实质上违反了诚实信用原则或公认的商业道德。如对此种行为不予制止，在市场经济下将导致诚信原则的崩溃以及商业道德的沦丧。因此，保护在先权，是诚实信用原则的具体要求。

（三）保护在先权，保护社会公共利益的必然请求

从法理上讲，知识产权制度的根本目的是为了维护社会公共利益。著作权法所规定的促进文化市场的繁荣、学术的进步的立法宗旨，专利法所规定的促进技术的创新及科技的进步的立法宗旨，以及商标法所规定的避免社会公众对商业来源产生混淆的立法宗旨，均体现了重大社会公共利益。知识产权在先权的保护，是维护社会公共利益的必然要求。例如，如果对在先的著作权不给予保护，将影响人们进行智力创作的激情与动力，导致新创作作品数量的减少，著作权法的立法宗旨将无法实现。同样，若对“名牌”不给予充分保护，则会导致名牌产品的泛滥，最终损害广大消费者的利益。

（四）在先权的保护，应有一定的合理限制，不应危及其他经营者的合法权益及社会利益

1.其他经营者合法权益的保护问题

法律在保护在先权人利益的同时，不应忽视对其他经营者合法权益的保护。以商标、字号与域名的冲突为例，商标标识与字号具有非唯一性，如“长城”商标，在不同的商品或服务类别上可以为不同的民事主体所注册，这些不同的民事主体在经过核准的商品或服务类别上均享有合法权益，并不能因为某人在先在某类商品或服务上使用了“长城”商标而禁止其他人在其他商品或服务上使用该商标；再如，以“东方”作为字号的企业，在上海市超过1000家，每个企业对该字号同样享有合法权益。而域名则具有唯一性，如www.great wall.com域名或www.orental.com.cn域名只能为一人所有。因此，在解决商标、字号与域名相冲突的纠纷时，应看被告对其使用的域名或其主要部分是否也享有权益，是否有注册、使用该域名的正当理由。^[10]此处便涉及到其他经营者合法权益的保护问题。

2.社会资源（包括标识资源）的有限性与知识产权专有性的矛盾，是解决此类纠纷应考虑的因素

这同样涉及社会公共利益的保护问题。如在前文提到的“长城”商标的例子，不能因某人或某企业最先使用了“长城”作为商业标记，就禁止任何人以其他方式使用“长城”二字。例如，在北京百盛轻工发展有限公司诉北京百盛建材集团不正当竞争纠纷案中，原告指控被告使用“百盛”二字作为企业的字号，侵犯原告的企业名称权，使公众误认被告的服务来源于原告，从而构成不正当竞争。原告于1993年10月在国家工商行政管理局注册成立，经营范围为出租、管理展销商场、写字楼等；被告于1995年4月在北京市原昌平县工商局登记注册，其经营范围及实际从事的为建筑材料的制造和销售。在此案中原告并未举出在被告成立之前原告的商号在北京地区具有很高知名度及信誉的证据，故一审法院认为，被告与原告从事的行业不同，被告生产销售的产品与原告提供的服务也不同，双方的经营场所、消费对象、经营渠道存在相当大的区别，且原告未对被告的企业名称足以引起公众混淆提交充分证据，故其诉讼请求法院不予支持，^[11]二审法院维持了一审判决。^[12]在此案中，原告并不能仅以“百盛”为其字号，就禁止他人以任何方式使用“百盛”二字。对于一些用做商标或商号的常用字词，在其权利人不能证明该商标或字号已经驰名的情况下，其权利人更不能享有无限制的独占权。

三、知识产权在先权的权利内容

不同知识产权在先权的权利内容不同。有些权利，如优先权仅为程序上的权利，有些权利如禁止权及损害赔偿请求权则为实体上的权利。知识产权在先权的权利效力亦有不同，若在先权为著作权，则其具有绝对的法律效力，即有权禁止他人在商业活动中以任何方式使用该作品，因侵权行为受到损失的，有获得赔偿的权利。而有些在先权，如未注册商标的使用权，仅是其权利人在原有范围内继续使用该商标的权利，仅具有相对的效力。^[13]以下是根据知识产权在先权的效力，对知识产权在先权的细化。

（一）优先权

优先权，是指专利审请人或者商标注册申请人对符合一定条件的技术方案、外观设计或商标在专利申请或商标注册时所享有的优于其他申请人的权利。专利申请及商标注册的优先权为巴黎公约第四条所明确规定。我国现行专利法第二十九条，现行商标法第二十四条、第二十九条分别对专利申请优先权及商标注册优先权做出了详细规定。本文对此不复赘述。

（二）使用权（抗辩权）

商标或某项技术方案、外观设计在先使用人，在他人就该商标进行注册或该技术方案、外观设计申请专利后，有权继续使用该商标，或在原有范围内继续使用该技术或者制造、销售该外观设计专利产品，从而能够对抗该注册商标权人或者专利权人侵权指控的权利。使用权并非是一种独立存在的权利，而仅仅是对抗侵权指控的抗辩权。

1.商标在先使用权

我国1993年7月15日第二次修订的《商标法实施细则》第四十八条规定：连续使用至1993年7月1日的服务商标，与他人在相同或者类似的服务上已经注册的服务商标（公众熟知的服务商标除外）相同或近似的，可以依照国家工商行政管理局有关规定继续使用；我国现行《商标法实施细则》第五十四条规定：连续使用至1993年7月1日的服务商标，与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标相同或近似的，可以继续使用，但是，1993年7月1日后中断使用3年以上的，不得继续使用。依照该条规定，主张在先商标使用权的，须具备以下要件：（1）在先使用的商标必须是服务商标而非商品商标；（2）该商标已连续使用至1993年7月1日，且在1993年7月1日后未中断使用3年以上。

外国商标法对在先商标使用权亦有规定。如日本商标法第三十二条第一款规定：若一方在他人就某商标申请注册之前，在无违反正当竞争规则故意的前提下，已在与该商标申请指定的商品或服务上，在日本国使用了与申请注册的商标相同或者近似的商标，且该商标在他人申请商标注册之日在消费者中已经驰名，如果在先使用人连续使用该商标，则其有权在该商品或者服务上继续使用该商标；该条第二款规定，商标权人或商标专用权人有权要求依照前款规定享有在先使用权者，在其商品或服务上加以适当标记，以避免消费者对二者商品或服务的来源产生混淆。此规定表明，日本商标法关于在先使用权的规定，有些方面比我国商标法宽泛，如商品商标的在先使用者同样可以享有在先使用权；在有些方面则比我国商标法严格，如其要求在先使用的商标只有在消费者中驰名的情况下才享有在先使用权；在有些方面，日本商标法的规定更为合理，如其要求商标在先使用者及该商标注册者在其商品或服务上适当加注的规定，顾及了社会公众的利益。

我国司法实践中出现的在先商标使用权的案件尚不多见。北京市东城区景山炉灶曹维修服务部（简称炉灶曹服务部）诉北京市育德建筑安装工程公司（简称育德公司）侵犯服务商标纠纷案是笔者见到的唯一的一例。^[14]在该案中，“炉灶曹”是创立于解放前的一个老字号，由曹氏家族使用于炉灶维修行业。1956年私有制企业实行社会主义改造后，私营炉灶曹被合营到西城区房管局，成为其下属的炉灶专业队，延用“炉灶曹”服务标记。后该专业队几经更名，于1997年9月定名为北京市育德建筑安装工程公司炉灶专业队。育德公司从80年代就致力于炉灶工艺的改进，并对“炉灶曹”商标进行了大量的宣传，使该服务商标在同行业中享有较高的知名度，但该公司一直未注册该商标。原告于1995年9月注册了“炉灶曹”服务商标。原告于1997年向一审法院起诉，请求判令被告停止使用“炉灶曹”商标、赔偿原告经济损失10万元并向原告登报赔礼道歉。一审法院认为，“炉灶曹”服务商标的知名度和声誉的建立是通过几代曹姓家族和炉灶专业队几十年的使用和付出建立的，而非通过原告的使用和注册而建立的，该商标所形成的无形资产不能由原告独占享有，故依据1993年7月15日第二次修订的《商标法实施细则》第四十八条规定，驳回原告的诉讼请求。二审法院则以“炉灶曹”服务商标为具有较高知名度的商标，从而不应适用《商标法实施细则》第四十八条为由，撤消一审判决，判令被告停止使用该服务商标。^[15]在此案中，在1956年私有制企业的社会主义改造中，“炉灶曹”字号的商业信誉已经完全转化为公有财产，曹氏家族中的任何人包括本案原告的业主不再对该字号享有任何权利。在1956年之后，原告注册该商标之前，“炉灶曹”服务商标商誉的建立，应完全归功于被告。被告使用在先且建立商标声誉的商标，若被告无权继续使用，的确是对原商标法实施细则第四十八条的误解。随着《商标法实施细则》的修订，“炉灶曹”式的案件及判决已成为历史。

2.在先技术方案、外观设计使用权

在先技术方案、外观设计使用权的法律依据为我国现行专利法第六十三条第一款第（二）项，^[16]即“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”，不视为侵犯专利权。先用权是对专利制度中先申请制弊端的一种必要的补救性措施。^[17]

（三）禁止权（不作为请求权）

在先知识产权人享有禁止他人在商业活动中使用其知识产权的权利。不同类型的知识产权，其权利人拥有的禁止权的范围亦不同，现分述如下：

1.在先著作权人的禁止权

若在先权为著作权，则其权利人享有非常宽泛的禁止权，其有权禁止任何人在商业活动中使用该作品，也有权禁止他人以该作品作为商标标识进行商标注册或与具体的产品相结合进行外观设计专利申请。

2.地理标志或原产地名称权、外观设计专利权的禁止权

依据我国现行商标法第十六条之规定，商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用；但是，已经善意取得注册的继续有效。这是关于地理标志禁止权的规定，即在有可能误导消费者的情况下，禁止他人将含有该地理标志的商标进行注册，并禁止在商业中投入使用的权利。若在先权为外观设计专利权，则是指其权利人有权禁止他人将外观设计作为商标进行注册的权利。

3.企业名称权、知名商品特有名称、包装、装潢的禁止权

企业名称的核心在于字号。企业名称权人或知名商品特有名称、包装、装潢使用权人有权禁止他人将该企业名称中的字号以及该商品的特有名称作为商标进行注册的权利，但前提是该字号或者特有名称已经在指明商品或服务的来源方面和该权利人建立了特定联系，具有一定的商誉。

4.在先使用商标的禁止权，包括驰名商标的禁止权，有一定影响商标的禁止权

（1）驰名商标的禁止权

《保护工业产权巴黎公约》（简称《巴黎公约》）第六条之二规定：本联盟各国承诺，如本国法律允许，应依职权或依利害关系人请求，对构成属于有权享受本公约利益的人所有的，且商标注册国或使用国主管机关认为在该国已经驰名商标的复制、仿制或翻译而易于产生混淆的商标，用于相同或者近似商品的，拒绝或取消注册，并禁止使用。在商标的主要部分构成对上述驰名商标的复制或者假冒，易于产生混淆时，此规定亦应适用。从此条规定可以看出《巴黎公约》对驰名商标所提供的特殊保护主要是对驰名商标进行复制、仿制或翻译而来的商标，易于产生混淆的，且用于相同或近似商品的，不予注册，已经注册的应予撤销，并禁止使用。《巴黎公约》仅仅保护驰名的商品商标，对驰名的服务商标未予涉及。为了弥补这一不足，TRIPS协议第十六条第二款明确规定，《巴黎公约》第六条之二关于驰名服务商标的规定，原则上适用于驰名的服务商标。

我国商标法在2001年修订前，我国法律对驰名商标的特殊保护方面尚无明文规定，给司法活动造成诸多不便。为了改变这一状况，并为了适应我国入世的需要，我国商标法在2001年进行第二次修订时增加了对驰名商标保护的条款，即该法的第十三条及第十四条。其中第十三条包括两款，分别对未在中国注册的驰名商标及在中国注册的驰名商标的保护做出的规定。此两种商标的保护力度是不同的。对未在中国注册的驰名商标而言，只有他人是在相同或者类似的商品上申请注册的商标是复制、模仿或者翻译该驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。对在中国注册的驰名商标而言，保护力度要大得多：他人即使在不相同或不相类似商品申请注册的商标是复制、模仿或者翻译该驰名商标的，只要该商标的注册会误导公众，如公众虽不会对商品的来源产生混淆但可能认为两个商标所有人之间具有某种联系，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，则不予注册并禁止使用。我国现行商标法第十四条进一步明确了驰名商标认定应考虑的因素。

（2）“已经使用并有一定影响”的商标之禁止权

有些商标已经用于商业活动，并在消费者中产生了一定影响，但尚未达到驰名商标的程度，在先使用人也未就该商标申请注册，在此情况下，若他人抢注该商标，则必将影响到在先使用人的利益乃至消费者的利益。为此，我国现行商标法第三十一条就“已经使用并有一定影响”的商标之禁止权做出了规定，即申请商标注册人不得以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的商标。从法理上讲，“已经使用并有一定影响商标”保护力度肯定应小于“未在中国注册的驰名商标”，因此，参照商标法第十三条之规定，只有他人在相同或类似的商品上以不正当手段抢注已经使用并有一定影响商标（包括近似商标）的，商标局方应不予注册。若他人并未抢注该已经使用并有一定影响的商品，而是实际使用了该商标，则在先使用人并无商标法上的依据来制止该使用行为，其仅能寻求反不正当竞争法上的救济，如将该商标作为知名商品（服务）特有的名称、包装、装潢来请求保护。

（四）损害赔偿请求权

从广义上讲，损害赔偿请求权包括要求侵权人承担赔礼道歉、消除影响、恢复名誉以及赔偿经济损失等民事责任方式的请求权。

1.符合法定条件的知识产权在先权利人要求侵权人承担赔礼道歉、消除影响、恢复名誉的责任

从法理上讲，只有侵权人侵犯了在先权利人的精神权利时，侵权人才应承担赔礼道歉的民事责任。如在先权为著作权，侵权人将该作品进行了委曲篡改后，作为商标来使用等，或者将他人比较高雅的美术作品，作为卫生间用品的商标来使用等。在此情况下，通常可认定被告的行为侵犯了著作权人的精神权利，应承担赔礼道歉的责任。同样，只有侵权人的行为给在先权利人造成了不良影响或损害其名誉时，其才应承担消除影响、恢复名誉的责任。赔礼道歉、消除影响及恢复名誉不是侵犯知识产权在先权必然应承担的民事责任方式。

2.赔偿经济损失请求权及其限制

当被侵害的在先权为著作权、专利权、注册商标专用权或知名商品的特有名称、包装、装潢使用权等权利时，在先权利人有权依照相应知识产权部门法的规定，请求经济损害赔偿。然而，经济损害赔偿请求权是有一定限制的，如依据最高人民法院2002年10月12日公布的《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条之规定，复制、模仿、翻译他人未在中国注册的驰名商标或其主要部分，在相同或者类似商品上作为商标使用，容易导致混淆的，仅应当承担停止侵害的民事责任，而不承担包括损害赔偿责任在内的其他民事责任。

四、行政授权程序与知识产权在先权的保护

（一）行政授权之目的、功能及所授予权利的效力

知识产权根据其产生的途径可分为两类：一类是自动产生的知识产权，如著作权，商业秘密权，知名商品特有的名称、包装、装潢使用权等；一类是依据一定的行政程序产生的知识产权，如专利权、商标权等。在实践中经常出现在后权利是经过行政部门授权从而被告以此作为不侵权抗辩的案例。在此情况下，应该对知识产权行政授权行为的效力或作用予以明确。笔者认为：

第一，行政授权程序通过明确相关知识产权获得授权的标准，以及其权利的具体内容，来实现对相关知识产权予以管理及保护，并激励人们进行发明创造的目的。这是由知识产权的客体所具有的无形性以及知识产权保护涉及社会公共利益所决定的。行政授权程序对知识产权权利人而言在证据上具有意义。以商标注册为例，商标注册证本身对若干事项具有初始的证据效力。例如，美国1946年商标法第七条（b）款规定，在主簿（principal register）上注册商标的注册证是证明该注册商标的效力、注册的事实、注册人对该商标享有所有权、该注册人在商业中或在核定的商品或服务上对该商标享有专用权的初始证据。我国商标注册证亦具有类似的证据效力。行政授权程序最初是以保护在先的发明创造、商业标记为目的的，现行的行政授权程序不应成为限制在先权的工具，不应成为他人侵犯在先权的工具。

第二，行政授权程序尤其是其中的公告程序，具有公示功能，即告知社会公众该知识产权的归属以及该知识产权的具体保护范围。商标注册公告以及专利授权公告均具有此种功能。

第三，行政部门所授予的权利并非具有绝对的效力，该权利可能被撤销也可能被无效，同样行政授权程序也不能将侵犯他人权利的行为合法化。例如，在杯子上擅自复制他人享有著作权的美术作品，是一种侵权行为；此种侵权行为并不因侵权人将该杯子申请了外观设计专利而合法化。知识产权为私权。行政部门在审查、授权过程中有可能存在过失，如将本应认定为相近似的商标认定为不近似，并予以核准注册。在此情况下，若在后商标注册人被指控侵权，则其不应拿行政机关的授权行为做挡箭牌。当然，我们认为行政授权部门，如同国家其他部门一样，应不断提高自身业务素质，减少工作上的失误。

基于以上三点，笔者认为，行政授权程序对侵犯知识产权在先权行为的认定上不应产生影响。在此类案件中，在后权利人以其权利是经过行政部门授予的抗辩理由不能成立。

（二）与此有关的规范性文件

在侵犯在先权纠纷中，若在后权利是经行政部门授予的，是否必须等到授权的行政部门撤销该权利后，法院才能对该侵权纠纷进行处理的问题，目前的规范性文件有：

一是最高人民法院在1993年8月16日作出的《关于在专利侵权诉讼中原被告双方均拥有实用新型专利权应如何处理的批复》。该批复明确规定，如果前后两项实用新型专利的技术方案相同或者等同，则被告对后一项重复授权的专利的实施，构成对原告专利权的侵犯；法院不应仅以被告拥有专利权为由，不进行是否构成专利侵权的分析判断即驳回原告的诉讼请求。从此规定中可以看出，撤销或者无效被告的在后专利权，不是解决此类侵权纠纷的前提条件。

二是最高人民法院1998年7月20日颁布的《关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》对此问题的意见是，“人民法院审理知识产权案件纠纷中，凡涉及权利冲突的，一般应当由当事人按照有关知识产权的撤销或者无效程序，请求有关授权部门先解决权利冲突后，再处理知识产权的侵权纠纷和其他民事纠纷案件”。但在司法实践中仅有极个别法院采取了此种做法。

（三）法院在实践中的尝试

1.在先权为著作权，在后权利为注册商标专用权的案件

在裴立、刘蔷诉山东景阳岗酒厂侵犯美术作品著作权纠纷案以及在冯雏音、张娓娓等诉江苏三毛公司侵犯美术作品著作权纠纷案中，被告均是将原告享有著作权的美术作品进行了商标注册，法院并未考虑被告的商标已获得商标注册的因素，直接认定被告的行为构成侵权，并判令被告承担损害赔偿责任。

2.在先权为著作权，在后权利为外观设计专利权的案件

在英特莱格公司诉可高（天津）玩具有限公司侵犯实用艺术作品著作权纠纷案中，一审法院在判决中明确认定被控侵权的积木块是否获得了外观设计专利，对被告的行为是否构成著作权侵权不具任何影响，^[18]二审法院同意这一观点。^[19]

3.在先权为注册商标权，在后权利为外观设计专利权的案件

在香格里拉国际饭店管理有限公司诉黄惠娟侵犯商标权及不正当竞争纠纷案中，^[20]“香格里拉”和“SHANGRI—LA”均为原告在中国的注册商标，被告系番禺市桥镇香格里拉西餐厅的经营者，该西餐厅擅自将原告的注册商标作为其餐厅的名称，并将原告的两个注册商标组合并稍加改动后，作为其餐厅的招牌，申请了外观设计专利。一审法院也没有考虑被告的招牌已经获得外观设计专利的事实，认定如果被告将两外观设计投入实际使用，将足以导致一般消费者对服务的来源产生混淆和误认，给原告对“香格里拉”和“SHANGRI—LA”享有的商标专用权造成损害。虽然原告没有举证证明被告实际使用了两外观设计，但被告申请两外观设计专利的目的就是为了在市场经营中使用。如果不及时制止被告的行为，势必将给原告的商标专用权造成难以弥补的损害。因此，原告要求判令禁止被告使用两外观设计的诉讼请求得到了法院的支持。应指出的是，这是我国法院首例认定将他人注册商标申请外观设计专利构成即发侵犯他人商标权的判例。

4.在先权为注册商标权，在后权利为企业名称权的案件

在立时集团国际有限公司（简称立时集团）诉武汉立邦涂料有限公司（简称武汉立邦）侵犯商标权及不正当竞争纠纷案中，二审法院认为：立时集团“立邦”商标先于武汉立邦成立而注册，因而在中国范围内产生了排他的法律后果，立时集团享有在先权，故武汉立邦虽经合法注册，但与立时集团拥有的商标权构成冲突，根据保护在先权的原则，武汉立邦的行为属违反《中华人民共和国商标法》第五十二条第五项规定的“给他人的注册商标权造成其他损害”的情形，构成商标侵权。^[21]在此案中，被告的企业名称依法进行了登记的事实，同样对侵权行为的认定未产生影响。

5.在先权为注册商标权，在后权利亦为注册商标权的案件

在北京恒升远东电子计算机集团（简称恒升集团）诉北京市恒生科技发展公司（简称恒生公司）、北京市金恒升科技发展有限公司（简称金恒升公司）侵犯商标权及不正当竞争纠纷案中，^[22]原告的“恒升”商标于1993年获得注册，被告的恒生公司的“恒生”商标于1999年获得注册。针对被告主张其系合法使用自己注册商标从而不构成侵权的抗辩理由，一审法院认为，“与他人在先权利相冲突的商标，不具合法性，无论其是否注册，行为人均无使用该商标的合法依据”，“故作为商品的生产者或者服务的提供者，其在使用或者申请注册商标时，必须尊重他人权益，不得侵犯他人的合法在先权利，不能与他人在先的注册商标相同或相近似”。原告对“恒升”所拥有的专用权相对于被告的商标权而言，是一种在先权。被告恒生公司作为同行业的经营者，在其后注册和使用商标时，应本着诚实信用的原则进行合理的避让。但其无视他人合法的、在先的注册商标专用权，在相同的商品上注册并许可他人使用与“恒升”相近似的商标，其行为有失诚实信用原则。被告的抗辩理由不能成立。被告不服一审判决，提起上诉，在二审法院的主持下，双方当事人于2003年7月31日达成调解协议。^[23]

从以上判例可以看出，我国法院在处理侵犯在先权案件时，在侵权构成上是不考虑在后权利是否获得了行政部门的授权这个因素的。

（四）在后权利人是否有意利用行政程序侵害他人在先权，是法院在判其承担民事责任时应考虑的因素

如上文所述，法院在侵犯在先权案件中，在侵权判定上基本上不考虑在后权利是否经过行政部门授权的因素。在许多案件中，法院在确定被告侵权民事责任承担上同样不予考虑。笔者认为，此种做法存在不当之处。现以在后注册商标被控侵犯在先注册商标专用权的情形为例，将理由分述如下：

第一，在后商标注册人在进行商标注册时，是否具有故意或过失，是法院在确定侵权民事责任时应考虑的一个因素。

在实践中，在后商标注册人申请注册与在先商标相同或近似商标的主观状态是不同的。有些是有意注册与在先商标尤其是在先驰名或著名商标相同或近似的商标，有意“搭便车”，这是一种故意利用行政授权程序的恶意注册行为。有些注册人在进行注册时，由于商标检索不彻底或由于商标代理人、商标审查员的疏忽，注册了与他人在先商标相同或近似的商标，并将该商标用于商业活动，应该讲在后注册人并无侵权的故意。尤其是在由于商标局审查员的疏忽，将在后商标予以注册的情形，注册人亦不存在过失，注册人对侵犯他人在先商标权的事实基本上是无辜的。如果法院对通过注册恶意侵犯商标权与无辜侵权行为在侵权民事责任处理上不加区分，这显然是不公平的。因此，笔者建议，在确定在后注册人应承担的损害赔偿责任时，应当考虑在后注册人注册商标时的主观状况。在适用法定赔偿制度来确定赔偿数额时，在后注册人的故意或过失是法院尤其应考虑的重要因素。我们知道，依据学者们的观点，民事损害赔偿采填平原则，侵权人侵权时系出于故意或过失原则上对赔偿数额不产生影响。但笔者认为，经过注册的在后商标侵犯在先商标权的案件，有一定的特殊性，侵权的故意或者过失是确定损害赔偿数额时应考虑的因素。

第二，不考虑在后注册人是否具有过错，均判令其停止使用在后注册商标的做法，将对在后注册人造成极大的不利，并有可能危及社会公众利益。

笔者认为，在后商标注册人申请注册与他人在先商标相同或近似的商标时，一般情况下均是存在过错的。因为在先商标经注册并公告后，其他人在商业活动中使用商标标志时对该注册商标负有合理避让的义务，未尽到此种义务则视为存在过错。当然，这并不能否认在少数情形下，在后商标注册人或商标权人的确不存在过错，如善意受让他人在后注册的商标。如果在后商标注册人或商标权人获得商标注册后，对该商标进行一定的广告投入或对使用该商标的商品质量进行了大量投入，已经在市场上树立了自己的品牌形象，在有些案件中甚至使用在后注册商标的商品屡屡获奖，其商品质量得到了消费者的广泛认同。在此情况下，如果判令在后商标注册人停止使用该商标，则其对该商标以及相关产品所进行的投入将付之东流；市场上也将减少一种有影响、有竞争力的商品，影响了市场的活力，社会公众在购买相关产品时也少了一种选择，故社会公众的利益受到了损害。在市场上仅存少量相竞争的商品的情况下，社会公众受到的损害将尤为严重。笔者认为，对此类纠纷，合理的解决方法应为判令在后注册人的行为构成侵权（此处我们采过错不是侵权行为构成要件，其仅为侵权归责原则的要素的学术观点），对其侵权行为应承担损害赔偿责任，但并不判令其停止使用在后注册的商标。在后注册人应通过广告宣传、在产品的包装上印刷特别声明或在服务场所张贴告示的方法，使相关消费者对商品或服务来源进行有效区分。避免消费者对商品或服务来源产生混淆，是商标法的核心所在。如果法院在此类案件中，采取此种做法，则可兼顾在先商标权人、在后商标注册者乃至社会公众的利益。

五、知识产权在先权的保护途径

对知识产权在先权的保护，我国目前存在行政及司法两种途径。对于某些在先权的保护而言，行政途径是最初且必经的程序，但此种行政救济的合法性是以司法审查为保障的。

（一）行政途径

某些知识产权在先权如优先权的行使必须通过行政途径，当事人若对行政机关所作出的决定不服，可以提起行政诉讼。如果在后权利为通过行政程序产生的权利，如商标权或者专利权，则在先权利人在对在后权利行使禁止权时，其可选择行政程序，如提起商标的异议程序、撤销程序或者专利的无效程序，或可直接启动司法程序，即向人民法院提起侵权诉讼，如上文提及的恒升集团诉恒生公司、金恒升公司侵犯商标权及不正当竞争纠纷案便为一例。在权利人通过行政程序达不到目的的情况下，如其无法通过撤销程序撤销在后注册商标，其仍可启动司法程序，如提起商标侵权诉讼。目前，我国法律在此方面并无禁止性规定。

当在先权利人认为自己的权利受到侵害时，其也可直接请求知识产权行政主管部门或工商行政管理部门对侵权行为予以查处。工商部门可责令侵权人停止侵害行为，并根据侵权人行为的严重程度对其进行相应的处罚。但依据我国现行各知识产权部门法的规定，行政机关的查处权是有一定限制的，如其无权决定侵权人对权利人的损害赔偿问题，其仅可对赔偿问题进行调解，调解不成的，赔偿问题只能靠司法途径来解决。

（二）司法途径

除了有关优先权争议应首先由行政途径解决外，对其他的知识产权在先权受到侵害的案件，均可通过司法途径来解决，且司法途径是解决此类纠纷的最终途径。这是由于知识产权的私权性所决定的。通过司法途径，权利人可以获得最全面的救济。如侵权人的侵权行为极其严重，或其行为损害社会公共利益的，法院可对其给予民事制裁，或对相关部门发出司法建议，以追究侵权人侵犯知识产权的刑事责任。

在通过司法途径对在先权予以保护时，目前存在一个争议很大的问题，就是法院是否可以判令在后权利人撤销、注销甚至让与其知识产权。对于域名与商标的冲突，已为最高人民法院相关司法解释所明确，即法院认定域名注册、适用等行为构成侵权或者不正当竞争的，可判令被告停止侵权、注销域名，或者依原告的请求判令由原告注册使用该域名。但对于商标与企业名称的冲突，因无法律依据可循，故在实践中存在分歧，目前存在的主要观点有：

1.不属法院职权之内

如在沈阳市小土豆餐饮有限公司诉北京东北小土豆餐饮有限公司侵犯商标权及不正当竞争纠纷案中，^[24]原告请求法院责令被告改正具有不正当竞争意图的商号，法院对该项主张不予处理，理由是企业名称的登记与管理不在人民法院审判职权范围之内。

2.可以判令被告变更

在立时集团国际有限公司诉武汉立邦涂料有限公司侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷案中，一审法院判令被告在判决生效后10日内变更其企业字号，新企业字号中不得含有“立邦”字样。^[25]二审法院以企业名称的登记和管理不在人民法院审判职权范围之内为由，认定一审直接判决被告变更企业字号不当，故撤销了该项判决。^[26]

3.判令停止使用或者对使用方式和范围作出限制

这是北京市高级人民法院在2002年12月27日发布的《关于商标与使用企业名称冲突纠纷案件审理中若干问题的解答》第四条中的意见。该《解答》认为，如果“侵权人的行为造成消费者对商品或者服务的来源产生误认和混淆，或者造成消费者误认为不同经营者之间具有关联关系，或者对驰名商标造成商标法第十条第八项所说的不良影响，构成不正当竞争的，人民法院可以判令停止使用企业名称或者对该企业名称的使用方式作出限制”。

笔者对上述三种观点均有不同看法。对于第一种观点，笔者认为，商标与企业名称冲突仍属于民事争议的范畴，仅以企业名称的登记与管理不在人民法院的审判职权范围之内而对该问题不予处理，似乎理由上不太充分。对于第二种意见，如果被告在判决规定的期限内没有变更其企业名称，则法院如何强制执行该判决则是法院没有解决的问题。对于第三种意见，如何对该企业名称的使用方式作出限制，或者说该企业名称的具体使用范围如何确定则是个难题，况且在有些情况下，只要该企业名称存在便是对原告权利的侵害，仅限制被告对企业名称的使用方式作出限制，并未解决根本问题。笔者认为，可行的解决方案是判令被告在判决书生效后一定期限内（如30日内）变更企业名称，作为此项判决的强制执行措施，法院可在判决主文中明确，如果该被告逾期不变更的，则由法院责令企业名称登记管理部门撤销该企业名称。

（三）行政途径与司法途径衔接中出现的问题

对于知识产权在先权救济中的行政途径及司法途径，在有些情况下，当事人具有选择的权利。例如，在外观设计专利权与其他在先权利发生冲突的案件中，从法理上讲，在先权人可以直接诉外观设计专利权人侵权，也可以请求宣告该专利权无效。但由于现行《专利法实施细则》第六十五条第三款规定，“以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理”，以及有些法院采纳在侵权案件中涉及权利冲突的，应先由有关行政部门解决权利冲突问题之后再解决侵权问题的观点，常会使在先权利人处于无路可走的境地。北京椰风热带食品配送公司与海口市南山实业有限公司之间的在先权纠纷，^[27]便为其中一例。原告拥有的商标权为在先权，被告拥有外观设计专利权。原告请求宣告该专利无效，但因其未提供生效的处理决定或判决，故专利复审委员会依据现行《专利法实施细则》第六十五条第三款予以驳回。原告以被告的行为侵犯了其专利权为由，向某中级人民法院起诉，该院以该案涉及的侵权问题有待于专利复审委员会对椰风公司提出的无效宣告请求作出处理后方能审理，故裁定中止了该商标侵权诉讼的审理。笔者认为，对此类纠纷的解决，《专利法实施细则》的相关规定不甚科学，人民法院在此类纠纷中强调侵权纠纷须待权利冲突问题解决后方能审理，也是过于机械的。

总之，我国现有的法律制度基本为知识产权在先权提供了较为充分的保护。然而，不可否认的是在现实生活中侵犯在先权的案件尤其是“傍名牌”现象大量存在。针对这一现状，笔者建议加大对恶意侵权人的制裁力度，如在相关立法或最高人民法院的司法解释中明确，法院可直接判令侵权人变更其企业名称，否则将由行政部门撤消其企业名称。对较为严重的故意侵权行为，甚至应对行为人处以刑罚。以将他人商标作为企业名称中字号使用的情形为例，我国台湾地区商标法第六十三条所规定的“恶意使用他人商标名称罪”具有借鉴意义。该条规定：“恶意使用他人商标之名称作为自己公司或商号名称之特取部分，而经营同一或同类商品之业务，经利害关系人请求其变更，而不申请变更登记者，处一年以下有期徒刑、拘役或二千元以下罚金。”对恶意将他人商标尤其是驰名商标作为字号或者域名使用，或者将他人驰名字号作为商标注册或者使用，以故意攫取他人商业信誉或引起消费者对商业来源产生混淆为目的行为，笔者建议在我国刑法修正案中增设新的罪名，以遏制此种具有愈演愈烈之势的侵权行为。

【注释】

[1]北京市第一中级人民法院副院长。

[2]北京市第一中级人民法院民事审判第五庭副庭长。

[3]Council Regulation（EC）No 40／94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark．

[4]参见最高人民法院2001年6月22日公布的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十六条。

[5]黄晖译：《法国知识产权法典》（立法部分）L．711－4条。

[6]吴炯主编：《反不正当竞争法答问》，中国经济出版社1995年版，第53页。

[7]Tregov．Hunt［1895］AC 7，“The whole advantage，wherever it may be，of the reputation and connection of the form which have been built up by years of honest work or gained by lavish expenditure of money．”

[8]Tina hart＆Linda Fazzani，Intellectual Property Law，at 112，（2002 2^nd ed．）．

[9]梁慧星：《民法总论》，法律出版社1996年版，第63页。

[10]见最高人民法院2001年6月26日发布的《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解答》第四条第（二）项。

[11]见北京市第一中级人民法院（2001）一中知初字第259号民事判决。

[12]见北京市高级人民法院（2002）高民终字第441号民事判决。

[13]甚至有学者认为，在先使用人所享有的不是一种权利，其拥有的仅是法律应保护的合法利益。笔者认为，此种观点有一定的道理。

[14]见北京市第一中级人民法院（1997）一中知初第87号民事判决。

[15]见北京市高级人民法院（1999）高知终字第34号民事判决。

[16]1992年专利法第六十二条第一款第二项。

[17]尹新天：《专利权的保护》，专利文献出版社1998年版，第15页。

[18]见北京市第一中级人民法院（1999）一中知初字第132号民事判决。

[19]见北京市高级人民法院（2002）高民终字第279号民事判决。

[20]见北京市第一中级人民法院（2002）一中民初第895l号民事判决。

[21]见湖北省高级人民法院（2002）鄂民三终第18号民事判决。

[22]见北京市第一中级人民法院（2001）一中知初字第343号民事判决。

[23]见北京市高级人民法院（2003）高民终字第399号民事调解书。

[24]见北京市第一中级人民法院（2000）一中知初字第92号民事判决。

[25]见武汉市中级人民法院（2002）武知初字第55号民事判决。

[26]见湖北省高级人民法院（2002）鄂民三终第18号民事判决。

[27]见北京市第一中级人民法院（2002）一中行初字第169号行政判决。