专利权抗辩机制

第一节　专利权抗辩机制

在我国的专利侵权诉讼中，被告最常见的抗辩方式往往是:无效＋中止抗辩以及不侵权抗辩。但是，实际上被告完全可以选择的抗辩策略远不止这些。

一、专利权的权属抗辩

在专利权纠纷案中我们最常见到的是对专利的无效宣告等的提起，这是专利权纠纷案中被告据以提起权属抗辩的典型做法。几乎所有的专利侵权纠纷案，原告都将面临被告申请将原告的专利宣告无效或部分无效的危险。由于专利权的取得是由国家专利机关授权的结果，所以对原告专利权的无效宣告或撤销的请求成为被告提起专利权属抗辩的特殊表现形式。因为它不同于我们常见的权属抗辩形式，如以原告主张的权利不属于原告，或属于他人或属于自己等为反驳事由的权属抗辩，有些人可能就会反对把被告提起的无效宣告请求作为被告对原告提起的权属抗辩。诚然，请求的结果可能启动的是行政宣告程序，而不是直截了当的司法审判，看起来不太像抗辩审理，但被告无效宣告的本质目的是使原告不再享有这一专利权，而这一专利权不存在的结果是使作为专利的技术本身退入公有领域，使之还原为公有技术，同样导致原告不可将公有领域的技术据为己有的权利归属结论。

因为专利权都是有一定保护期限的，而且权利人必须按期缴纳相应的专利年费来维持其专利的有效性。同时，针对授权后的专利，任何人均可向专利复审委员会提出无效宣告请求，请求宣告某项专利权无效或部分无效。但是，专利证书仅仅记载了某专利刚刚授权当时的法律状态，并不能客观真实地反映权利人在起诉时的专利法律状态，因此，很可能出现某些权利人在专利权终止或者被无效以后仍然出于排挤竞争对手的目的而滥用诉权，仅仅凭借其手中的专利证书而起诉他人构成专利侵权，或者有些专利权人因为内部管理不善而忘记缴纳专利年费而导致专利权已经被终止后，仍然对他人进行专利侵权起诉。

因此，作为专利侵权诉讼中的被告及其代理人，在原告没有提供涉案专利登记簿副本的情况下，有必要主动向国家知识产权局申请出具关于涉案专利的专利登记簿副本，以了解涉案专利的真实法律状态。如果专利登记簿副本所记载的法律状态与专利证书记载的法律状态不一致，应当以专利登记簿副本为准。在上述专利权已经被无效或者专利权已经终止的情况下，被告就可以基于原告滥用专利权进行成功的抗辩。

二、诉讼主体资格抗辩

根据《民事诉讼法》第108条规定，原告必须是与本案有直接利害关系的公民、法人或其他组织。这就对原告的诉讼主体资格提出了明确的要求，它必须与本案有直接利害关系，否则就属于原告诉讼主体资格不适格。

因此，无论在何种专利侵权纠纷中，被告都有必要主动申请开具一份原告所主张权利的专利登记簿副本。如果专利登记簿副本所记载的专利权人不是涉案原告或者与涉案原告不一致，那么就有可能对原告的诉讼主体资格提出成功抗辩。原告诉讼主体资格不适格通常有以下几种情况:

（1）许可人没有得到专利权人的明确授权或不起诉的意思表示。

按照现行专利法律体系，专利权人以及专利实施许可合同的独占被许可人都可以单独作为原告提起专利侵权诉讼，但是排他实施许可合同的被许可人只有在专利权人不起诉的情况下才能单独起诉；而普通许可合同的被许可人只有在得到专利权人的明确授权后才能单独向法院提出专利侵权诉讼。

因此，如果是排他许可的被许可人，则必须提交专利权人不起诉的书面证明或授权其起诉的书面证明，否则不能单独作为原告提出侵权诉讼；而普通许可的被许可人，则只能在获得专利权人的书面明确授权后才能以自己的名义单独起诉。

（2）原告不是全部专利权人。

专利权作为一项民事权利，可以由多个不同民事主体所共有。因此，根据我国目前的民法理论，只有作为某项专利权的全部共有权人一起才能向侵权人主张专利权，除非其他专利权人书面明确放弃并授权其中权利人之一单独主张该项权利，否则任何共有人都不能单独主张侵权之诉。关于这一点，在理论界存在不小的争议，但是实践中还是可以作为一个抗辩的理由。

原告不是全部专利权人的情况还包括原权利人的继承人为多个主体的情况，其中某一个或某几个继承人不能在其他继承人未放弃权利或未明确授权的情况下单独主张权利。其道理同前。

（3）专利权受让人未办理专利著录项目变更。

专利权可以转让，但是其转让自登记之日起生效。实践中可能存在这种可能性，即主张专利侵权的原告虽然与原专利权人签订了书面转让合同，通过受让的方式获得涉案专利权，但是并未办理著录项目变更或者处于正在办理著录项目变更的过程中，这时候就要看书面合同中是否明确受让人从什么时间开始有权单独主张所受让的专利权。如果转让合同中没有约定受让人在专利转让登记之前可以单独主张权利，被告此时就可以成功进行主体资格不适格的抗辩。

三、诉讼时效抗辩

现行法律规定侵犯专利权的诉讼时效为两年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。因此，如果原告主张权利之时，被告所实施的侵权行为已经结束并超过两年的，那么原告将丧失胜诉权。例如，被告在自起诉日两年以前就生产并销售了侵权产品，但是现在由其他经销商进行二次销售时被专利权人起诉。在这种情形下，专利产品的直接生产者由于所实施的侵权行为已经过了两年的诉讼时效而不会承担侵权责任，但是进行二次销售的销售商应当承担停止销售侵权产品的法律责任。当然，如果二次销售商不能提供合法来源，则还应承担赔偿损失的法律责任。

四、不视为侵犯专利权抗辩

如果被控侵权人的行为符合以下任何情形之一，则可以成功地进行不视为侵犯专利权抗辩:

（1）权利用尽行为。这是指专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的行为。

（2）先用权。这是指在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的行为。

（3）临时过境行为。临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国与中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的行为。

（4）科学研究及实验行为。这是指专为科学研究和实验而使用有关专利的行为。

五、合同抗辩

合同抗辩，是指专利侵权诉讼的被告，以其实施的技术是通过技术转让或实施许可合同从第三人处合法取得的为理由进行侵权抗辩。但在大多数情况下，这种合同抗辩理由是不能对抗第三人的。也就是说，该抗辩理由不属于对抗侵犯专利权的理由，只是承担侵权责任的抗辩理由。通常情况下，如果转让方以及受让方均作为共同被告时，法院会认定转让方与受让方构成共同侵权，并判令他们承担连带责任。只有一种情况例外，《技术进出口管理条例》第24条规定:技术进口合同的让与人应当保证自己是所提供技术的合法拥有者或者有权转让、许可者。技术进口合同的受让人按照合同约定使用让与人提供的技术，被第三方指控侵权的，受让人应当立即通知让与人；让与人接到通知后，应当协助受让人排除妨碍。技术进口合同的受让人按照合同约定使用让与人提供的技术，侵害他人合法权益的，由让与人承担责任。由此可知，如果被控侵权方所受让的技术是依据《技术进出口管理条例》而进口的技术，那么作为技术受让方的被控侵权人可以直接抗辩应该由该技术的让与人直接承担相应的专利侵权责任。

六、已有技术抗辩

已有技术抗辩目前已经成为专利侵权诉讼中被告提出的一个主要的抗辩理由。几乎所有的被告均在答辩期内针对原告的专利向专利复审委员会提出无效宣告请求，同时将有关对比文件作为已有技术，在法院提出已有技术抗辩。最高人民法院出台了很多措施，推动专利侵权案件的审理进程，其中一项措施就是最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第9条第（2）项规定的:“如果被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的，人民法院可以不中止诉讼。”这样一来，法院对已有技术抗辩的认定也越来越多，甚至成为了一项必经程序。被控侵权人进行已有技术抗辩所引用的某已有公知技术应当是一项完整的技术，当被控侵权人可以证明其使用的技术与该已有技术相同、等同的情况下，已有技术抗辩才能被判定成立。被控侵权人不得以其使用的技术与某已有公知技术中某些技术特征相同，又与另一项或更多项已有技术的某些技术特征相同来主张已有技术抗辩。