获得专利权之前如何实施专利保护

25.获得专利权之前如何实施专利保护?——林××与福建海××自动化机械设备有限公司专利侵权纠纷上诉案^[4]

案情简介

上诉人(原审原告):林××

被上诉人(原审被告):福建海××自动化机械设备有限公司

上诉人林××于1999年5月7日向国家知识产权局提交了关于“盲孔型多孔砌块自动压机”发明专利的申请，经过审查，国家知识产权局于2006年4月19日授权公告，专利权人为林××。2006年2月28日，上诉人向一审法院——福州市中级人民法院提起诉讼，主张其享有“盲孔型多孔砌块自动压机”发明专利，并请求法院判定被上诉人福建海××自动化机械设备有限公司(以下简称“海××公司”)“盲孔型多孔砌块自动压机”专利的制造、使用、许诺销售、销售的行为构成侵权，责令其停止HF系列全自动液压墙体砖压机空心模具的制造、使用、许诺销售、销售。原审法院经过审理，认为:授权公告日为2006年4月19日，而原告起诉被告侵权的时间是2006年2月28日，根据《中华人民共和国专利法》第62条第二款的规定，“发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为2年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算”，但是本案原告的诉请并没有要求被告支付使用费，依据民诉法不告不理原则，不属于该院审理范畴。根据《中华人民共和国专利法》第11条第一款的规定:“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”起诉侵权的依据是在专利权被授予后，结合本案也即2006年4月19日后，但原告起诉被告侵权的时间是2006年2月28日，其提供的证据并不能证明在2006年4月19日后被告有侵权的事实，因此其诉请被告停止侵权也不予支持。综上，判决驳回原告的诉讼请求。原审判决后，林××不服，提起上诉，认为其在一审时提供的证据可以证明在2005年10月13日，讼争专利已经进入授权登记阶段，因此一审认定讼争专利的生效时间为2006年4月19日，起诉时间早于生效时间是错误的，请求二审法院撤销一审判决，改判被上诉人海××公司对其享有的名称为“盲孔型多孔砌块自动压机”专利的制造、使用、许诺销售、销售的行为构成侵权。

审理结果

法院审理认为，对上诉人林××享有的名称为“盲孔型多孔砌块自动压机”发明专利，林××关于此的诉讼请求是判令海××公司停止制造、使用、许诺销售、销售等，上诉人林××获得讼争专利授权的时间为2006年4月19日，依照《专利法》的相关规定，林××从2006年4月19日获得专利授权公告后才可以主张被上诉人海××公司停止侵权，在此之前不享有上述诉权，即上诉人要求海××公司停止侵犯专利权，应在其专利得到授权公告后进行，即在2006年4月19日后才享有上述诉权。上诉人主张其起诉时讼争专利已经进入授权登记阶段、已完成实质审查，故有权提起上述诉讼，根据我国《专利法》第39条及其《专利法实施细则》第54条的规定，授权登记阶段并不等于获得专利授权，只有当申请人依照通知书的内容办理登记手续，由专利局进行专利公告后才获得专利权，因此其上诉主张不予支持。由于上诉人起诉时并未获得专利权，因此对其主张予以驳回。

综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第108条的规定，裁定驳回林××的起诉。

法理评析

本案争议的焦点在于:专利权生效时间的确定以及发明专利临时保护的适用。现依据《专利法》及相关法律、法规的规定予以分析。

1.专利权生效时间的确定

专利权生效时间是指专利权人经过专利局授予获得专利权的时间。至于专利权应当自哪一日起生效，不同的国家和地区有着不同的规定。日本规定登记后专利权即生效，即以专利登记薄的登记作为专利权生效的依据;美国认为颁发证书是判定专利权生效与否的依据，因此其规定专利权自颁发专利证书之日起生效;欧洲专利公约规定，授予欧洲专利的决定在欧洲专利公报上公布后专利生效，即专利公布即生效，作此规定主要是考虑到欧洲专利在各个指定国同时生效。这些不同的规定都有各自的理论实践支持，不无道理。

在我国，在专利申请人办理专利权登记手续的过程中，存在四个需要注意的日期，即授权决定日、登记日、颁发专利证书日、公告日。在1984年的专利法中，并没有规定专利权应当自哪一日起生效，事实上，当时在专利申请过程中，往往对登记日、颁发证书日和公告日是力求做到统一的，也就是说这三个日期往往是同一日期。1992年《专利法实施细则》进行了修改，其中规定，专利权自颁发专利证书之日起生效。这个日期实际上也就是登记的日期。2000年《专利法》修改，规定了生效日期为“自公告之日起生效”。从理论上考虑到公告的公示公信作用可以使公众知晓专利权的授予，便于执法，作此规定。对此有的学者认为，这只是出于对理论上的考虑，这种规定与专利登记簿的作用并不协调，登记簿也没有记载授权的公告日期。所以最好的解决办法是力求缩短登记、颁证和公告之间的时间差，虽然我国专利法规定“发给发明专利证书，同时予以登记和公告”，但是“同时”却没有明确的日期限制，不够准确。而以登记日为准，因为登记是专利权授予的登记，证书只是专利权授予的证明文件，公告也只是将登记或者授权的事实予以公告，公告本身并没有实质授予专利权的意义。专利登记簿是专利权自授予至终止的权威性记录簿。

2.发明专利临时保护

发明专利申请期间临时保护是特指发明专利申请被公布后到被正式授权之前的期间内，专利法对申请人的发明技术提供的相关保护。

依据我国专利法相关规定，申请发明专利的应当提交说明书等文件，且要求说明书应当对发明作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候，还应当有附图。专利法规定的初衷是为了充分的公开将申请专利的技术，防止重复研究，避免社会资源的浪费。但是此种规定也让申请人的技术完全的暴露在社会公众面前，使第三人可轻而易举地获得申请发明的技术特征并加以利用。专利法并无规定禁止第三人的这种利用，单纯凭借申请人的力量也不能有效地阻止第三人利用公开的发明技术。按照我国“早期公开、延迟审查”的专利审批制度，一项专利申请从公开专利申请文件到正式授权要经过一段漫长的时期。在这段时间内，专利法必须对申请人的权利提供救济，否则，不仅将极大地打击发明人对发明创造的积极性，也将违背专利法鼓励创新的立法宗旨。我国《专利法》第13条规定发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用，专利申请人享有的这一权利被人们称为专利申请的“临时保护”。对发明专利申请期间提供临时保护，可以更全面的保护申请人的利益;防止非专利权人不正当利用公布的专利申请信息，不正当竞争;也可以鼓励创新，促使发明人通过行使专利权的方式获得收益，从而将发明人保密的技术变为现有技术的一部分，促进社会生产力的发展。

(一)各国关于发明专利临时保护的规定

1.我国相关规定

我国《专利法》第13条规定:发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

第62条　第二款规定:发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为2年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。

《专利法实施细则》第79条第四款规定:除《专利法》第57条规定的外，管理专利工作的部门应当事人请求，还可以对下列专利纠纷进行调解:……(四)在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷。对于前款第(四)项所列的纠纷，专利权人请求管理专利工作的部门调解，应当在专利权被授予之后提出。

我国《专利法》第13条主要是对发明专利权临时保护作了原则上的规定，第62条对临时保护的诉讼时效作了规定，《专利法实施细则》对临时保护期间的费用处理作出规定。如果纠纷双方在管理专利工作的部门主持下不能达成调解协议，专利权所有者可以向法院起诉。

2.欧洲专利公约规定

第67条　规定:公布后的欧洲专利申请授予的权利:

(1)自按照第93条公布日起，欧洲专利申请在公布的该申请所指定的缔约国内，临时授予申请人第64条所规定的保护。

(2)每一缔约国都可以规定欧洲专利申请不授予第64条所规定的保护。然而，对于公布的欧洲专利申请的保护，不得低于有关国家法律对未审查的国内专利申请的强制公开所给予的保护。在任何情况下，每一缔约国至少应保证:自欧洲专利申请公布之日起，在使用他人的发明的人按照其本国法应对侵犯本国专利负责的情况，申请人可以向该国使用其发明的任何人按照情况要求合理的赔偿。

第69条　第2款规定:在一直到授予欧洲专利的期限内为止，欧洲专利申请给予的保护范围决定于按照第96条的规定公布的申请中所包含的最后提出的权项内容。但是，授予的欧洲专利或在异议程序中修改过的欧洲专利，如果保护的范围没有扩大，应溯及既往地决定欧洲专利申请所给予的保护。

尽管欧洲公约的法律效力与缔约国国内专利法的效力相同，但欧洲专利公约只强调了各缔约国对专利权的最低限度的保护。因而，欧洲专利公约第67条对发明专利权临时保护的规定较为笼统，而具体的保护方式，补偿金数额等各缔约国都有各自相关的法律规定。在这里，欧洲专利公约对发明专利权临时保护范围作了相应的规定。

3.美国发明人保护法规定

第154条　规定:(d):临时权利:

(1)除了享有本条赋予的权利之外，按照第122条b款的要求公开专利申请文件的专利权人，在满足下列条件之后，还有权要求在公开专利文件到授予专利权之间利用其申请的技术的人处获得合理使用费的权利:

(A)(ⅰ)在美国境内，制造、使用、许诺销售、销售正在申请专利的发明，或者向美国进口那样的发明。

(ⅱ)如果申请的发明是一种方法，制造、使用、许诺销售、销售用该方法制造的产品，或者向美国进口利用那样的方法制造的发明。

(B)将已经公开的专利申请事实上通知利用人，如果该申请是一个国际申请，使用的语言不是英语，应当将该申请翻译成英语。

(2)实质性相似是权利的基础要获得第(1)款项下的合理使用费的条件是授予专利权的发明和公布的专利申请的发明应当实质上相似。

(3)获得合理使用费的时间。从授予专利权之日起超过6年的，第(1)款规定的获得合理使用费的权利不再受保护。但是第(1)款规定的专利授权前公布专利申请文件的期间不包含在这6年之内。

4.日本特许法规定

第65条　规定:之三:专利申请人在申请公开后，公布了记载属于发明专利申请内容的书面文件，并提出警告时，可向警告后和申请公告之前实施其发明者，提出交付相当于通常实施该发明应付款额的补偿金要求。即使在未提出警告的场合下，对已获悉公开的专利申请案的发明，并于申请案公告前已经实施其发明者，也可提出同样要求。

第二、按前项规定的请求权，如不在该专利申请公告之后，则不能行使其权利。

第三、按第一项规定行使请求权，不妨碍第52条第一项(包括准用于第159条第三项、准用于第174条第一项的场合在内)及第161条之三第三项的场合的权利及专利权的行使。

第四、第52条　第三项及第四项，第52条之二、第101条、第104条及第105条以及民法(明治29年第89号法律)第719条及第724条的规定，准用于按前一项规定行使请求权的场合。

在这里，需要注意的是，日本特许法即指专利法;日本特许法上的申请公开就相当于我们所说的专利申请的公布;而日本特许法上的申请公告就相当于我国专利法上的授予专利权的公告。

(二)申请发明专利临时保护的条件

1.发明专利申请授权之前被依法公开

目前世界上大部分国家和地区都采用的是“早期公开，延后审查”的专利审批制度。依照该制度，一项发明在提出专利申请后，如果符合条件，审查机关将会公开申请，在公开一段时间之后，进行实质审查，通过实质审查符合条件再授予专利权。专利申请被公开后，在公开专利申请到专利授权的临时保护期内，申请人的发明毫无保留的暴露在公众的面前。考虑到此时专利申请还没有被授权，且其能否获得授权还存在很大的不确定性，因而专利法并不禁止第三者对公开的发明进行利用。这样，在临时保护条款保护之下的非授权使用将损害发明人享有的选择授权对象的权利，也会使发明人利用专利产品占有市场的计划落空。这将极大的降低专利发明的商业价值，也在无形中树立众多的未经许可的竞争者。在此期间，如果不对专利申请人进行救济，专利申请人就不会将其发明申请专利，而以商业秘密的方式对该发明进行保护和利用。为了避免专利审查弊端，尽早利用申请的发明以促进社会生产力的发展，专利法遂以提供临时保护为条件来换取发明人的专利申请的早期公开。可见，临时保护是和专利申请早期公开紧密联系在一起的，专利申请人要获得临时保护，他必须按照专利申请的要求公开其专利申请。

然而，专利制度是一项“以公开换保护”的制度，即考虑到专利发明人与社会的利益平衡，专利发明人通过面向社会的充分公开专利技术来取得国家授予其一段时间的专利垄断权利。可以说，专利权人享有国家支持和保护的垄断权力的前提在于它面向社会公众的充分公开。在大多数国家都认为，没有充分公开的专利技术是有瑕疵的专利技术，甚至将不充分公开视之为申请人对权利的放弃。鉴于充分公开是专利权利取得的前提，而专利权利取得又是专利临时保护的依据，故发明专利申请前被依法充分公开是发明专利临时保护的前提条件。

2.发明专利申请被授予了专利权

对于专利申请人来说，他在专利申请授权之前公开申请发明的目的是为了获得专利权，即为了在今后的一段时间内获得对该发明的垄断权利，并通过自己利用、授权他人利用或者转让给他人的方式获得收益。如果一项发明市场前景较好，它将带给专利权人可观的垄断利益。可见，专利申请人并不是为了在临时保护期间获得合理的使用费而公开他申请的发明。而专利法赋予专利申请人临时保护的目的是为了让专利申请人充分公开他的专利申请以促进社会的发展。但该专利申请能否获得授权还存在很大的不确定性。如果专利法允许专利申请人只要公开其专利申请就享有从利用人处获得支付合理使用费的权利，那些不具有专利性的发明所有人为了得到这种利益将会把其不具有专利性的发明申请专利，这样，必然会损害利用人的利益，不利于申请人和社会公众的利益平衡。为了避免这一不合理的结果出现，规定了临时保护的国家都要求专利申请人只有在获得专利权之后才享有从利用人处获得合理使用费的权利。

3.在发明专利授权后提出请求

这点主要是专利权人提出临时保护的时间条件。包括我国在内，对专利申请人提供临时保护的国家均在专利法中规定申请人向利用人提出支付合理使用费的时间应当是在发明专利申请被批准后。从上文的分析中可知，发明专利申请人要求支付合理使用费的权利依附的是专利权而不是专利申请行为。如果申请人要求支付合理使用费的权利依附于专利申请行为，则一方面，在临时保护期内申请人有权禁止第三者利用其申请的发明;另一方面，在临时保护期内，申请人有权随时禁止利用人使用其申请的发明并要求支付使用费。但事实上，专利法并没有赋予专利申请人这两种权利。在专利申请期间，专利申请人既不能禁止第三者利用其申请的发明，也不能要求利用人支付使用费。而且，如果申请人的发明最终没有获得授权，那专利申请人将丧失要求利用人支付合理使用费的权利。

可见，在专利申请被批准前，申请人对申请的发明并不享有专用权，他也不享有要求利用人支付合理使用费的权利，只有专利授权之后，申请人才能要求利用人为其在临时保护期间的利用行为而支付合理的使用费。

4.被控产品与申请专利的发明相同或者等同

我国《专利法》第13条规定:发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。因而，专利申请人要求第三者支付适当费用的前提是其申请专利的发明在临时保护期内被第三者利用。如果第三者并没有利用专利人申请的发明，或者第三者的产品相比于专利人申请的发明来说自身具有新颖性或者创造性，那第三者就不应当承担支付合理使用费的义务。因此，判断第三者是否应当承担支付使用费的义务及专利申请人是否享有收取合理使用费的权利的关键就在于判断是否利用了申请人的发明。进一步讲，就是判断被控产品是否落入了申请专利的权利要求范围之内，即被控产品与申请专利的发明相同或者等同。

相同或等同原则是判断专利侵权的重要原则。相同是指被控侵权物将专利权利要求中记载的技术方案的必要技术特征全部再现，被控侵权物与专利独立权利要求中记载的全部必要技术特征一一对应并且相同。被控侵权物中有一个或者一个以上技术特征经与专利独立权利要求保护的技术特征相比，从字面上看不相同，但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征，即侵权物与权利要求中表示的技术特征是以实质上相同的方式，履行实质上相同的功能，并产生实质上相同的效果的技术特征。确定等同的一个重要因素是所属技术领域的普通技术人员是否认为两个技术特征可以彼此替换。

(三)专利临时保护的权利范围

在确定临时保护范围问题上，我国现行专利法并没有作出明确的规定，但欧洲专利公约作了明确的规定。该公约第69条第2款规定:在一直到授予欧洲专利的期限内为止，欧洲专利申请给予的保护范围决定于按照第96条的规定公布的申请中所包含的最后提出的权项内容。但是，授予的欧洲专利或在异议程序中修改过的欧洲专利，如果保护的范围没有扩大，应溯及既往地决定欧洲专利申请所给予的保护。也就是说，如果授权时的权利要求或者经过异议程序修改后的权利要求的保护范围大于公开的专利申请的权利要求所确定的保护范围，专利申请的临时保护仍以公开文本为准，即授权的权利要求不具有追溯效力;反之，如果授权时的权利要求或者经过异议程序修改后的权利要求的保护范围小于公开的专利申请的权利要求所确定的保护范围，临时保护就必须以缩小后的权利要求为准，即授权的权利要求具有追溯效力。

本案当中涉及在申请专利公开专利文件之后到专利权授予之前这一段时间之内的专利权保护，即专利权的临时保护。我国法律规定了专利权生效的时间是从授权公告之时开始起算。但是按照我国“早期公开、延迟审查”的专利审批制度，一项专利申请从公开专利申请文件到正式授权要经过一段漫长的时期。这就导致早期公开的专利文件中透露的专利方案，可能在没有被授权之前，被他人利用进行制造、使用、许诺销售、销售，为了能调和专利人与公众之间的利益，需要在专利权授予之后赋予专利权人在这段时间享受对其专利的临时保护。临时保护的取得，根据相关法律需要满足以下几个条件:发明专利申请授权之前被依法公开;发明专利申请被授予了专利权;在发明专利授权后提出请求;被控产品与申请专利的发明相同或者等同。根据本案来看，专利权人林××针对福建海××自动化机械设备有限公司在专利申请文件公开后至其专利被授予期间的利用其专利的行为，均满足了以上的四个条件，可以主张专利临时保护。

在请求专利临时保护时，应当受到诉讼时效的限制，我国《专利法》规定:“发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。”本案中林××起诉的时间，也是符合法律上诉讼时效的要求的。授权公告日为2006年4月19日，原告起诉被告侵权的时间是2006年2月28日，是在专利权授予之日之前得知的他人侵权，如果适用专利临时保护，并没有超过自专利权授予之日起2年的诉讼时效，即2006年4月19日起2年之内都可以起诉。

但是在本案中，林××的诉讼请求不适当，并不属于专利临时保护的范畴之内，因此导致其诉讼被驳回的结果。应当明确的是在专利权没有被授予的时候，专利权人并不享有禁止他人制造、使用、许诺销售、销售的禁止权，因为专利审查要经历一个漫长的过程，最后并不是所有专利申请都能够通过审查获得授权的，所以法律规定了在专利权授予公告之后，专利权人才享有禁止他人制造、使用、许诺销售、销售的禁止权。但是为了弥补“早期公开、延迟审查”给专利权人带来的产生保护真空期的不利，在发明专利申请公布后至专利权授予前，专利临时保护赋予其对他人使用费的请求权，范围也只限于使用费的请求权。所以林××在2006年2月28日时起诉，并没有正当的权利基础，所以其请求应当被驳回。但是当其专利在2006年4月19日被授权后，林××应当享有对于福建海××自动化机械设备有限公司在发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明支付适当使用费的权利。所以此时林××应当调整其诉讼请求，另行提起诉讼。如果林××依旧坚持被上诉人海××公司对其享有的名称为“盲孔型多孔砌块自动压机”专利停止制造、使用、许诺销售、销售的行为，则应当证明在其专利权授权公告之后，该公司依然继续存在着制造、使用、许诺销售、销售的侵权行为。

法条点击

《中华人民共和国专利法》(2008年12月27日)

第十一条　发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

第三十九条　发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门做出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。

第六十八条　侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。

发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。(2000年修订的《专利法》第六十二条也作了同样规定。)

《中华人民共和国专利法实施细则》(2010年1月9日)

第五十四条　国务院专利行政部门发出授予专利权的通知后，申请人应当自收到通知之日起2个月内办理登记手续。申请人按期办理登记手续的，国务院专利行政部门应当授予专利权，颁发专利证书，并予以公告。

期满未办理登记手续的，视为放弃取得专利权的权利。

《中华人民共和国民事诉讼法》(2007年10月28日)

第一百零八条　起诉必须符合下列条件:

(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;

(二)有明确的被告;

(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;

(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

【注释】

[1]参见:中华人民共和国最高人民法院行政判决书(2008)行提字第4号。

[2]如无特殊说明，本文案例中所指称的《专利法》为2000年8月25日全国人大常委会第17次会议修订的版本;《专利法实施细则》为2002年12月28日《国务院关于修改〈中华人民共和国专利法实施细则〉的决定》修订的版本。

[3]参见:“‘花生奶’专利行政诉讼终审宣判”，国家知识产权报资讯网，http://www.cipnews.com.cn/ showArticle.asp?Articleid=15467，最后访问时间:2012年2月11日。

[4]参见:福建省高级人民法院(2006)民终字第503号。