专利诉讼临时措施的适用

专利诉讼临时措施的适用

南京市中级人民法院民事审判第三庭

新修改的专利法及其司法解释，对临时措施制度及其法律适用做了规定。此后，我们坚持既大胆实践又依法慎重的原则，在2001年10月受理了全国第一件诉前临时措施申请。截至2005年2月共受理临时措施申请案件17件，其中诉前临时措施10件，诉中临时措施7件；涉及发明7件，实用新型5件，外观设计5件；申请人为国外当事人3件，国内当事人14件；经审查，驳回申请3件，作出临时措施裁定14件；有8件提起复议程序，4件因和解撤销申请或撤诉，2件尚在复议期内。复议的8件中，维持2件，撤销6件，主要原因是：不能及时追加担保3件，专利权不稳定2件，不构成相同侵权1件。本文结合司法实践，谈谈专利法中临时措施适用的几个具体问题，以期与同行探讨，更好地发挥该制度在专利权司法保护中的作用。

一、采取临时措施的标准

司法解释从受理申请的条件和复议审查的标准两个方面，分别对人民法院采取临时措施的标准做了具体规定。从内容上看，两者并不完全相同。如何把握好两者之间的关系，是司法实践中正确适用临时措施的关键。我们认为，人民法院作出是否准予临时措施的裁定和对裁定的复议，所审查的基本要点是一致的，两者共同构成了采取临时措施的完整标准，充分体现了既积极又慎重的执法尺度。一般来讲，凡符合司法解释第三条、第四条规定的申请条件，人民法院都应当毫不迟延地下达裁定采取临时措施。在大部分情况下，这项措施应在依据单方申请和提供的证据材料的基础上作出，以体现及时、快捷、有效地制止侵权行为，加大知识产权司法保护力度的特点。当然，由于专利侵权案件在涉及是否构成侵权的判断时，与盗版、假冒等侵犯知识产权案件有所不同，需要将专利技术与被控侵权产品技术特征进行对比，如果在很短的时间内难以判断，法院也可以传唤单方或者双方当事人进行询问，然后再及时作出裁定。另一方面，临时措施涉及双方当事人的重大民事权益，而我国专利制度中人民法院在审理专利侵权案件时不能对专利的有效性直接作出判定，并且我国专利法规定对实用新型和外观设计专利不进行实质审查，因此，人民法院在受理这两类专利权人提出的申请和对裁定进行的复议程序中，应当十分谨慎，注意审查被申请人的抗辩理由和社会公共利益因素，及时撤销不符合条件的临时措施，防止专利权人滥用权利，避免临时措施不当给被申请人造成更大损失。

临时措施作为专利权保护的一项利器，对于申请人来讲是一把双刃剑。申请得当，可以及时打击侵权行为，有效地震慑侵权者，维护专利权人的利益；申请失当，不仅会对被申请人的民事权益造成重大损害，而且会使申请人背上沉重的风险包袱。如我院依法撤销某专利侵权纠纷案临时措施后，被告随即提起赔偿请求，金额高达2000万元。法律的基本规则历来是权利与义务一致，利益与风险同在。对此类申请的受理应坚持积极、慎重的原则，依法适当把握受理条件，过严则对权利人行使权利不利，过宽则可能对被申请人合法权益造成不利影响。由于多数临时措施申请的提出主要出于排除竞争对手等商业目的，申请人对该措施可能带来的不利法律后果考虑不足，因此人民法院在对申请的审查中应当最大限度地减少失误，进行必要的风险提示，敦促申请人采取审慎的态度，尽可能避免承担不必要的风险。即使采取了临时措施，如果在复议程序和以后的审判程序中发现确有错误，也应当随时撤销。我院受理的17件临时措施申请，裁定前驳回3件，复议程序中撤销6件，占53%，体现了我们对于临时措施的谨慎态度。如在专利权稳定性的问题上，我们坚持三种情况下原则不接受临时措施申请，一是检索报告有破坏专利有效性的对比文件，二是被申请人已就涉案专利提出无效宣告请求且有一定事实根据，三是被申请人已另案提出确认不侵权诉讼。而发明专利、经过复审被维持的专利、检索报告无破坏文件记载的专利，权利的稳定性相对较高，采取临时措施比较可靠。

二、侵权可能性的判断

根据司法解释，人民法院在受理临时措施申请时，要对被控侵权产品以及专利技术与被控侵权产品技术特征对比进行审查。在被申请人提出的复议程序中，要对被申请人正在实施或即将实施的行为是否构成专利侵权进行审查。可见，侵权可能性，是能否采取临时措施的一项重要因素。

进行侵权可能性的判断，必然涉及两个问题，一是被控产品的确定；二是侵权可能性的判断标准。司法实践中，有的申请人不能通过合法的途径获取被控产品，在申请临时措施的同时申请证据保全，以期通过法院之力获取被控产品。在此情况下，个别地方采取证据保全和临时措施分步进行的办法，先采取证据保全，再根据保全的证据情况进行临时措施的审查。我们认为这种做法不符合法律和司法解释的规定。尽管司法解释第十六条第一款规定了“人民法院执行诉前停止侵犯专利权行为的措施时，可以根据当事人的申请，参照民事诉讼法第七十四条的规定，同时进行证据保全”。但从该条的语义分析，诉前证据保全是在“执行”临时措施“时”进行，执行的前提是临时措施申请符合受理条件，如果执行时仍没有可供对比的被控产品，该申请又如何可能被受理呢？民事诉讼法关于举证责任的基本原则是“谁主张，谁举证”，尽管知识产权案件具有较强的专业性，但是，仍然应当遵循民事诉讼法规定的举证的基本原则。因此，执行临时措施时证据保全的条件是证据可能灭失或者以后难以取得，保全的对象应当是被控侵权产品或用于技术对比的证据材料以外的其他证据，如与侵权有关的财务账册等。对于申请人不提供被控产品，企图通过证据保全为临时措施补充证据的申请，原则上不应受理，这样才能维护司法中立，防止公权被私权不当利用。

最高人民法院在对本院与山东青岛中院就有关案件指定管辖的个案批复中，明确指出：采取诉前责令停止有关行为的措施涉及双方当事人重大经济利益，既要积极又要慎重，在审查权利人提出的诉前责令被申请人停止有关行为的申请和当事人对人民法院因此作出的裁定的复议申请时，要重点判断被申请人构成侵权的可能性。特别是在专利侵权案件中，如果被申请人的行为不构成字面侵权，其行为还需要经进一步审理进行比较复杂的技术对比才能作出判定时，不宜裁定采取有关措施。^[1]我们认为，该意见对于侵权可能性的判断具有重要指导意义。因为专利侵权判断的基本方法是技术特征对比，被控侵权物覆盖专利的全部技术特征，是一种典型的侵权行为，判断的难度并不大。在我国现行专利司法制度下，将这种显而易见的情况作为侵权可能性判断的基本标准，可以提高采取临时措施的准确性，减少法官在判断上的失误。但是，如果将字面侵权作为侵权可能性判断的唯一标准，使一些比较明显的等同替换情况排除在临时措施适用的范围之外，无疑又会降低该制度功能的有效发挥。美国联邦巡回上诉法院1999年审理的Vehicular Technologies Corpration诉Titan Wheel Interna‐tional，Inc一案中，专利权人在一审法院提起侵权诉讼并提出了临时禁令的申请，并仅将侵权争辩限于等同物侵权。美国联邦巡回上诉法院在审理原告临时禁令申请过程中，在判断原告胜诉可能性时，不仅考虑是否构成字面侵权，而且还考虑了是否构成等同替换。^[2]在侵权可能性判断的标准上，我们理解应当以技术特征相同为原则，以明显的等同替换为例外，具体判断时应根据专利的不同情况作出结论。如医药、生物、化工类专利技术对比比较复杂，即使等同认定也需要进一步审理才能查明，这种情况不宜简单地适用等同原则受理临时措施申请。但对于一些技术并不复杂的机械或结构类专利，侵权判断比较直观，等同认定相对容易，不需要进一步审理也能查明，不宜一概排除适用等同原则。所以，对于技术特征明显构成等同替换的临时措施申请，仍然可以认定具有侵权的可能性。如在对某专利侵权纠纷案件的临时措施复议审查中，原告主张其涉案专利“制备一种噻吩并苯并二氮杂化合物的方法”是由两个起始物反应直接生成奥氮平，而被告生产的奥氮平采用了两个步骤，其第一个起始物与专利相同，第二个起始物与专利基本相同，但在功能和效果上与其专利方案构成等同。由此，原告指控被告对其涉案专利构成等同侵权。我们认为，本案涉及化合物制备方法的专利，其等同侵权的判定是一个较为复杂的过程，应当建立在进一步查清案件事实的基础上，进行比较复杂的技术对比，这在诉前申请停止侵犯专利权行为的案件中难以实现。故依法撤销了临时措施。^[3]

三、即发侵权的临时措施

根据专利法第六十一条规定，可以提起临时措施的行为，不仅包括正在实施的专利侵权行为，而且包括即将实施的专利侵权行为。所谓“正在实施”，就是正在进行制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的行为；“即将实施”，则是即发侵权行为。

专利法对侵犯专利权行为规定得很具体，因此，从理论上说，凡是即将或者准备实施这些具体侵权行为的，都可以认为是即发侵权。其中即发制造，是指为制造侵权产品进行准备，包括开凿模具、购置设备、培训人员、建设厂房等；即发使用，是指取得侵权产品并准备进行以生产经营目的的利用；即发销售，是指购进侵权产品准备销售；即发进口，是指侵权产品处于海关监管之下尚未报关进口。许诺销售的情况比较特殊，它本身是为达成销售而进行的一种要约或要约邀请，是销售行为的一种准备状态，只是由于它比较特殊，所以单独列出作为独立的侵权行为。外观设计专利不存在许诺销售的侵权形态，因此，如果以广告的方式作出销售商品的意思表示时，应当认为构成即发制造。

对于即发侵权，或迫近的侵权，权利人有权申请临时措施保护。司法实践中，制造、使用、销售、许诺销售、进口等即发行为，侵权可能性的判断相对容易，因为毕竟有产品、产品模型、图纸、图片等作为依据。但即发侵权毕竟只是侵权的预备，专利侵权诉讼是以具体的侵权行为的存在为前提的，而即发侵权毕竟不是专利法所规定的具体的侵权形态，权利人如果在法律规定的期限内提起侵权诉讼，是难以在法律上获得支持的。我们认为，对即发侵权行为采取临时措施的目的，是使这种侵权预备行为能够被遏制在萌芽状态，不让其进一步发展成为侵权行为。根据司法解释第十四条关于临时措施效力期限的规定，人民法院对于即发侵权行为，可以在下达临时措施裁定的基础上，进一步下达以专利权有效期为期限的长期禁令。如某专利侵权纠纷案中原告系“汽车座椅用滑轨”发明专利的专利权人，原告诉被告准备了部分生产模具，但未发现其进行规模化生产，法院根据原告的申请下达了诉前临时措施裁定，被告接到裁定后，立即表示停止生产准备。

四、担保数额的确定

任何一项法律措施都存在两面性，在保护一方当事人利益的同时，也应最大限度地避免损害另一方的正当利益。申请临时措施必须提供担保金，根据TRIPS协议的规定，一是保护被告，二是防止申请人滥用权利。

目前，对于临时措施，还没有可以直接援引的担保金额的计算标准。我们认为，对于此类申请，应以提供可供执行财产为原则，其他担保方式为补充。法院责令被申请人停止有关侵权行为，应根据申请人针对的不同行为确定担保数额所应考虑的因素，主要是专利产品的性质、产品数量、产品价格、利润等。具体做法是：先由申请人提供一定数额的现金作为保证金，辅以其他财产担保方式，在裁定送达后就可能造成的损失由被申请人进行抗辩并提供证据，由双方共同确定临时措施可能给被申请人每日所造成的损失额。以此为计算依据，当申请人提供的保证金不足时，及时要求申请人追加担保，申请人不能或不足额提供保证的，立即撤销临时措施裁定。

采取上述办法确定担保金有以下好处：一是可以防止申请人滥用权利，以较低的保证金启动临时措施，造成被申请人的重大利益损失。同时，也让申请人承担一定的风险，不轻易提出申请，只有在必要时才寻求这样的救济手段。二是以双方确定的损失额计算保证金数额，可以防止被申请人滥用抗辩权。因为从另一个角度看，在随后的案件审理中如果侵权成立，被申请人的损失数额实际上就是被告的侵权行为所可能获得的非法利润，这样亦可对被申请人起到制衡作用，防止其恶意扩大保证金数额。三是双方确认的保证金与被控产品的利润具有直接的关系，从而可以成为侵权案件中确定赔偿数额的重要证据，解决了侵权成立的情况下赔偿证据难以取得的难题。这一措施在我院实行后，效果比较明显。裁定下达后，积极争取和解或担保不足主动撤回申请的案件有7件，占结案数的一半以上。有2起案件在判决时，根据当事人诉前共同确定的担保损失额，计算了应当赔偿的数额。判决后，当事人均未上诉。

五、对“申请错误”的理解

司法解释第十三条规定，“申请人不起诉或者申请错误造成被申请人损失的，被申请人可以向有管辖权的人民法院起诉，请求申请人赔偿，也可以在专利权人或者利害关系人提起的专利权侵权诉讼中提出损害赔偿的请求，人民法院可以一并处理”。我们认为，此处的“申请错误”应当从宽解释，包括申请人所可能承担的败诉风险。

申请人根据合法授予的专利权和其他证据，向法院申请临时措施，一般并不存在主观上的过错或滥用诉权的故意。申请人提出临时措施申请后，首先要经过法院的初步审查，以决定是否采取；裁定送达后，法院接受复议申请并审查决定是否维持临时措施；在起诉后，法院经过诉讼程序作出是否侵权的判决，还可能要经过二审法院审理。在如此多的环节之中，法院对其下达的禁令的态度可能会发生改变，因此，要求申请人在申请之初就保证其申请将一直被支持，是不现实的。

在申请人不存在主观恶意的情况下，即使临时措施被撤销，也不是其申请错误，而应当认为是一种诉讼风险；申请人因此而承担的相应赔偿责任，也不是为其错误所承受的代价，而应当认为是一种风险责任的承担。诉讼即存在风险，案件的胜诉败诉往往不可预料，诉讼请求可能成立，也可能不成立；败诉不能简单地认为是原告起诉错误，而只是由于程序、证据以及其他可能的各种原因，导致诉讼请求得不到法院的支持或者全部支持。

《与贸易有关的知识产权协定》第五十条7规定，“如果临时措施被撤销，或如果因申请人的任何行为或疏忽失效，或如果事后发现始终不存在对知识产权的侵权或侵权威胁，则根据被告的请求，司法当局应有权责令申请人就有关的临时措施给被告造成的任何损害向被告提供适当赔偿”。^[4]该条的规定在行文上显得比较中肯。分析司法解释中“申请错误”一词的含义，应当是指临时措施下达后被撤销或者申请人在诉讼程序中败诉的情况，这种情况用“不存在知识产权侵权或侵权威胁”来表述是比较恰当的。

六、临时措施的执行

法院采取临时措施的结果是责令被申请人停止正在实施或者即将实施的专利侵权行为。行为是一个动态的过程，不像有形财产那样可以查封或扣押，因此如何保证临时措施裁定得到有效执行，被申请人不再从事侵权活动，是司法实践中的一个难题。我们的具体做法是，对被申请人生产现场进行拍照或摄像固定，对生产涉案产品的原料、设备等生产资料进行清点登记，告知其未经法院许可不得转移、变卖等，同时制作现场勘验笔录，告知被申请人应承担的法律责任及其后果，并由被申请人的法定代表人、负责人或代理人及生产负责人共同签字确认。通过这种执行方式，多数临时措施裁定都能得到履行。

但是，在社会诚信体系尚未健全，司法权威未能有效建立的情况下，临时措施还不能完全靠被申请人的自觉履行。如我院受理的一起外观设计专利侵权案，被告曾因侵犯同一专利被判败诉，在本案中仍无视临时措施裁定，继续私下生产出口数额高达94万美元的被控产品，结果被海关扣押。我院以妨害民事诉讼对被告单位及其法定代表人分别予以了罚款和司法拘留的处罚。类似的违法行为大都比较隐蔽，申请人难于察觉，也难于收集证据，仅靠法院事后监督，不足以维护临时措施裁定的权威性。我们建议，一是建立申请人对被申请人生产销售行为的监督机制，赋予申请人进入被申请人营业场所对被申请人履行裁定情况监督的权利，一旦发现被申请人或被告有违反临时措施的行为，可以向法院提出制裁申请。二是引进惩罚性赔偿制度，对违反临时措施的义务人，给予申请人实际损失1～3倍的惩罚性赔偿。三是增加对妨害民事诉讼行为的罚款数额，现行民事诉讼法对单位妨害民事诉讼行为的罚款最高额仅3万元，已不能发挥其应有的警示和惩戒作用。四是设立我国的强制执行警戒制度。《德国民事诉讼法》第八百九十条规定，判决中可作出强制作为或不作为的警戒性禁令，即若债务人违反作为或不作为的义务，权利人可以请求法院判令最高至50万马克的罚款或六个月至两年的监禁。五是用足用好刑事制裁武器。

我国刑法第三百一十三条规定：对人民法院的判决、裁定有执行能力而拒不执行，情节严重的，处3年以下有期徒刑、拘役或者罚金。我们感到，从具体法律规定上看，民事和刑事责任似乎已经衔接，但真正落实时才发现仍难以追究严重违反临时措施者的刑事责任。尽管全国人大常委会在2002年对刑法第三百一十三条作出了立法解释，最高人民法院对此亦作出相关司法解释，但从该条的立法原意来分析，对于“行为义务”的违法仍无法适用。首先，最高人民法院在《关于审理拒不执行判决、裁定案件具体运用法律若干问题的解释》中所列举的四种情形，未明确包含“行为义务”的违反；其次，何为“情节严重”无具体标准。我们建议，相关司法解释应当对违反“行为义务”的严重情形予以明确，对于法院已认定侵权并作出生效判决，继续实施专利侵权行为且情节严重的，给予必要的刑事制裁。

【注释】

[1]参见（2003）民三他字第9号《最高人民法院关于美国伊莱利利公司与常州华生制药有限公司专利侵权纠纷案件指定管辖的通知》。

[2]段立红：《专利法中的临时禁令》，载国家法官学院《高级法官培训资料》2001年第11辑，第31～32页。

[3]参见本院（2004）宁民三禁字第1号民事裁定书。

[4]郑成思：《WTO知识产权协议逐条讲解》，中国方正出版社2001年版，第161页。