美国专利诉讼应对策略与防范

64.美国专利诉讼应对策略与防范

董振华

一、案情简介

2008年欧盟对我国出口紧固件产品提出反倾销调查，中国出口商A公司将出口转移至美国市场，并逐步与美国买家B公司有了良好的合作关系，年出口额达到500万美元。但好景不长，欧洲某紧固件企业C公司获悉A公司在美销售情况后，将A公司以侵犯其专利为由告上美国法庭，要求法院颁布禁令禁止A公司继续向美国出口，并主张侵权赔偿。A公司被诉后，B公司也停止支付货款。由于投保了出口信用保险，A公司随即请求中国出口信用保险公司(下文简称为“中国信保”)介入处理。

二、案件处理

经调查，A公司曾在未经C公司许可的情况下，使用了C公司网站上的产品宣传材料。虽然A公司已将有关内容删除，但确有侵权嫌疑。另外，A公司生产的紧固件产品均为市场上常见产品，与C公司产品确实较为相似。

由于A公司有许多货物在途，一旦禁令生效，将会对A公司造成重大损失。同时A公司因自身资金限制，无力进行费用高昂的专利诉讼。在此困境下，A公司一度绝望，甚至准备破产倒闭。

在分析了A公司情况后，中国信保建议A公司尝试通过申请美国专利局对专利进行复审。美国专利再审查分为单方再审与多方当事人之间再审。区别在于前者仅仅是专利局与专利持有人进行复审，而后者则是复审提出人加入到专利局与专利持有人中间，进行多方的共同复审。多方再审费用较高，单方再审的费用却有限，A公司完全可以负担。最重要的是，根据美国有关法律规定，美国专利再审查可以使所有涉及该专利的诉讼自动进入中止状态，申请复审能为A公司争取宝贵时间，抢在禁令下达前将货物销至美国。

复审虽然帮助A公司化解了燃眉之急，但其后A公司仍面临C公司的专利权侵权赔偿，且无法继续出口美国。虽然A公司可以通过专利诉讼为自己辩护，申辩自己的产品仅仅是与C公司相近，并未实际侵权，但A公司确实无力承担专利诉讼高昂的律师费用。为此，中国信保协助A公司与C公司展开谈判，以C公司同样可能需要承担高昂的专利诉讼费用，及A公司破产将导致两败俱伤的风险向C公司施压，最终促成和解。A公司在向C公司支付少量和解款后，得以能够继续正常开拓美国市场。

三、本案启示

(一)合理规避侵权责任

专利保护并不是没有范围限制的，明确其界限，将使出口企业有效地规避侵权责任。

1.时间期限

各国对各种专利保护的时间各有不同。美国专利分为发明专利(Utility Patent)、外观设计(Patent For Design)和植物专利(Patent For Plant)。发明专利和植物专利，专利保护期一般为20年;外观设计的专利保护期为14年。有关调查机构调查显示，中国出口企业每年为已失效专利支付的专利费，超过数千万美元。由此亦可见明确专利保护期限的重要性。

此外，在美国还可以用“主张延迟”(Laches)进行辩护，即专利所有权人知道专利被侵犯，而故意不制止，导致侵权损害随时间推移而积累加大。如果专利所有人在超过合理范围的较迟时点来索偿更大侵权损害，美国法院不予支持。

2.空间界限

专利保护具有地域性，一般仅限于注册国。即使在专利保护严格的美国，对于仅在美国注册的专利，也无法管辖在其它国家发生的专利侵权行为。此外，如果中国出口企业将产品出口到美国以外有专利所有权的某国中间商，那么中间商再销售到到美国时，中国出口企业也不承担共同侵权责任，责任将由中间商承担。

3.内容界限

相对于发明专利，美国在外观设计专利的保护范围较窄。企业可以经由改变设计而回避外观设计专利。但本案中A公司恰恰因为“疏忽大意”，在外观设计上出现了雷同相似，使得自身陷入了被动。通常情况下，形式内容辩护的方法有:1)Indefiniteness(不确定)。申诉专利描述存在不确定性，存在多种可以后续细分的方法。2)Best Mode(最佳方法)。申诉专利设计并非功用的最佳方法。在实务中亦有多宗成功辩护的案例。3)上文提及的美国专利再审查。

根据不同情况，出口企业可通过不同方法合理规避侵权责任。

(二)注意建立完善的专利战略

利用专利诉讼来排除竞争，在欧美地区日趋流行。就美国而言，2008年专利权诉讼案件已达2 896宗，较1991年增长了230%，年均增长6%。专利诉讼案件复杂而且花费巨大，平均案件费用高达数百万美元，这是一般规模企业难以承受的。A公司是幸运的，能侥幸与C公司达成和解。对于出口企业，特别是高新技术企业以及敏感商品出口企业，进军海外前应注意建立完善的专利战略，防患于未然。

建立专利战略，既应包括投资专利研发、专注特定市场国别专利申注等“以我为主”的专利保护，也应包括专利合作战略，包括投资或并购海外专利所有企业，积极参加各种行业标准、规范制定组织等。通过多种手段建立完善的出口企业专利体系能够有效预防专利诉讼风险。

(三)积极咨询专业法律意见

出口企业一方面每年仍然在为大量无效、过期的专利支付专利费用，另一方面也日益频繁地遭到海外竞争对手以专利为武器的“狙击”。很多出口企业总觉得找律师是麻烦事。殊不知，不仅事前的专利尽职法律调查、专利战略法律意见等专业服务，能够为出口企业有效地规避专利诉讼纠纷。专利费用支出分析、评估、谈判，更能直接减少企业专利费用的支付。

随着世界经济动荡与贸易摩擦日益加剧，出口企业面临的国际环境将越发复杂。在欧美地区利用专利诉讼来排除竞争日趋流行的局面下，出口企业不仅要在形式内容上了解专利诉讼的应对策略，更应在观念上重视专利风险，以切实完善的专利风险管控来迎接未来挑战。