东莞市歌××电...

31.诉前禁令如何在专利侵权案件中使用?——××集成电路设计有限公司与矽××有限公司、东莞市歌××电子科技有限公司、黄××专利权纠纷案^[14]

案情简介

申请人:××集成电路设计有限公司

被申请人:矽××有限公司(SIGMATEL INC.)

被申请人:东莞市歌××电子科技有限公司

被申请人:黄××

申请人××集成电路设计有限公司因被申请人矽××有限公司、东莞市歌××电子科技有限公司、黄××侵犯其专利权向本院提出申请，称其是美国Nasdaq(纳斯达克)上市公司，国际著名的IC(芯片)设计企业，拥有专利号为01145044.4的“可变取样频率的过取样数字类比转换器”发明专利权，该专利的申请日为2001年12月31日，授权日为2005年5月11日。

申请人发现矽××有限公司向中国境内销售侵犯申请人01145044.4发明专利权的STMP35XX系列多媒体播放器主控芯片;东莞市歌××电子科技有限公司在进口、使用前述侵犯申请人专利权的多媒体播放器主控芯片，并销售包含这些芯片的MP3播放器等产品;黄××在销售包含这些芯片的MP3播放器等产品。

申请人经对上述芯片产品进行技术分析得知，该产品包含了申请人01145044.4专利的全部技术特征，落入了申请人的专利保护范围。申请人认为，被申请人未经申请人许可，实施申请人专利，侵犯了申请人专利权。鉴于IC设计行业需要投入巨大的研发资源，知识产权的保护对于申请人具有生死攸关的意义。被申请人进口、销售、使用侵权产品数量巨大，涉及的利益重大，如不及时制止侵权行为，将导致申请人专利产品价格下滑、信誉受损，使其合法的权益受到难以弥补的损害。根据《专利法》第61条的规定，特向法院提出诉前停止侵犯专利权行为之申请，请求法院责令:(1)矽××有限公司停止侵犯申请人01145044.4号发明专利权的行为，包括:停止向中国境内销售侵犯申请人01145044.4号发明专利权的多媒体播放器主控芯片产品;(2)东莞市歌××电子科技有限公司停止侵犯申请人01145044.4号发明专利权的行为，包括:停止进口、使用、销售矽××有限公司侵犯申请人01145044.4号发明专利权的多媒体播放器主控芯片产品;(3)黄××停止侵犯申请人01145044.4号发明专利权的行为，包括:停止销售矽××有限公司侵犯申请人01145044.4号发明专利权的多媒体播放器主控芯片产品。

审理结果

陕西省西安市中级人民法院经审查认为，根据2003年《专利法》第61条规定，专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。最高人民法院《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第4条对所应提交的证据有具体规定，应遵守该规定。同时，申请人提出申请时应当提供担保，申请人不提供担保的，驳回申请。本案中，申请人应当提交证明其专利权真实有效的文件，包括专利证书、权利要求书、说明书、专利年费交纳凭证。提交证明被申请人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为的证据，包括被控侵权产品以及专利技术与被控侵权产品技术特征对比材料等。××集成电路设计有限公司已提交了证明其专利权真实有效的专利登记薄副本、权利要求书、说明书、专利年费交纳凭证及被申请人实施侵犯其专利权行为的初步证据，包括被控侵权产品以及专利技术与被控侵权产品技术特征对比材料;同时××集成电路设计有限公司向本院提供了申请责令被申请人停止侵犯01145044.4发明专利权行为的担保，故其申请，符合最高人民法院《关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第9条“人民法院接受专利权人或者利害关系人提出责令停止侵犯专利权行为的申请后，经审查符合本规定第四条的，应当在48小时内作出书面裁定;裁定责令被申请人停止侵犯专利权行为的，应当立即开始执行”之规定，本院依法予以支持。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第140条第一款第(十一)项“其他需要裁定解决的事项”之规定，裁定如下:

1.被申请人矽××有限公司在收到本裁定后立即停止侵犯申请人××集成电路设计有限公司01145044.4号发明专利权的行为，即停止向中华人民共和国境内销售侵犯专利号为01145044.4的“可变取样频率的过取样数字类比转换器”发明专利权的产品。

2.被申请人东莞市歌××电子科技有限公司在收到本裁定后立即停止侵犯申请人××集成电路设计有限公司01145044.4号发明专利权的行为，即停止进口、使用、销售侵犯专利号为01145044.4的“可变取样频率的过取样数字类比转换器”发明专利权的产品。

3.被申请人黄××在收到本裁定后立即停止侵犯申请人××集成电路设计有限公司01145044.4号发明专利权的行为，即停止侵犯销售专利号为01145044.4的“可变取样频率的过取样数字类比转换器”发明专利权的产品。

法理评析

这个案例主要为了介绍诉前禁止令在专利纠纷案件中的应用，我国专利法对诉前禁止令的规定使得专利权人的权利得到更好的保护。

一、何为诉前禁止令

诉前禁止令，具体而言是指专利权人及相关利害关系人在紧急情况下，可以在正式起诉前向法院申请责令侵权方停止有关行为及对其进行财产保全的救济途径。

我国于2000年8月，在新修订的《专利法》中引入了“诉前停止侵犯专利权行为”的概念。这是我国第一次引入“临时禁令”制度，相当于英美法中的“Preliminary injunction”，以及大陆法系，比如德国、日本，以及我国台湾地区的“定暂时状态之假处分”。在以后的两年中，我国又陆续出台了一系列类似的法律、法规和司法解释，这样，我国知识产权法中的禁令制度就基本构建成型。^[15]

2008年《专利法》第66条规定，专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。申请人提出申请时，应当提供担保;不提供担保的，驳回申请。人民法院应当自接受申请之时起48小时内作出裁定;有特殊情况需要延长的，可以延长48小时。裁定责令停止有关行为的，应当立即执行。当事人对裁定不服的，可以申请复议一次;复议期间不停止裁定的执行。申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因停止有关行为所遭受的损失。我国知识产权诉前禁令制度基本上是依据Trips协议的要求而建立，而该条法条的规定就是我国专利侵权纠纷中的所谓诉前禁止令制度的具体规定。

我国专利法中首先规定专利人或者利害关系人申请诉前禁止令的条件，即有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害。其次规定了申请人提出禁止令申请时应该提供担保，同时法院应该及时作出裁定，防止过分拖延造成申请人以及被申请人权利受到侵害。最后专利法中还明确规定了申请人和被申请人的救济途径，即申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因停止有关行为所遭受的损失。综上所述可以看出我国专利法中关于诉前禁止令的规定是全方位立体的制度保障，既保护了专利权人的利益，防止其利益损失扩大，同时也保护了被申请人正常的生产经营活动，防止其因为申请人的错误申请遭受损失。

结合本案而论，申请人发现矽××有限公司向中国境内销售侵犯申请人01145044.4发明专利权的STMP35XX系列多媒体播放器主控芯片;东莞市歌××电子科技有限公司在进口、使用前述侵犯申请人专利权的多媒体播放器主控芯片，并销售包含这些芯片的MP3播放器等产品;黄××在销售包含这些芯片的MP3播放器等产品。申请人举证证明被申请人进口、销售、使用侵权产品数量巨大，涉及的利益重大，如不及时制止侵权行为，将导致申请人专利产品价格下滑、信誉受损，使其合法的权益受到难以弥补的损害。根据《中华人民共和国专利法》第61条之规定，特向法院提出诉前停止侵犯专利权行为之申请。

而陕西省西安市中级人民法院经审查认为申请人的申请符合法律规定，因此责令被申请人矽××有限公司在收到本裁定后立即停止侵犯申请人××集成电路设计有限公司01145044.4号发明专利权的行为，即停止向中华人民共和国境内销售侵犯专利号为01145044.4的“可变取样频率的过取样数字类比转换器”发明专利权的产品。被申请人东莞市歌××电子科技有限公司在收到本裁定后立即停止侵犯申请人××集成电路设计有限公司01145044.4号发明专利权的行为，即停止进口、使用、销售侵犯专利号为01145044.4的“可变取样频率的过取样数字类比转换器”发明专利权的产品。被申请人黄××在收到本裁定后立即停止侵犯申请人××集成电路设计有限公司01145044.4号发明专利权的行为，即停止侵犯销售专利号为01145044.4的“可变取样频率的过取样数字类比转换器”发明专利权的产品。同时赋予了被申请人救济的权利，即首先要求申请人××集成电路设计有限公司在本院采取停止有关行为的措施后，应在15日内向本院提起诉讼，逾期不起诉的，本院将解除裁定采取的措施。其次通知被申请人如果不服本裁定，可在收到裁定之日起10日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。

二、诉前禁止令的审查要件

对于诉前禁止令中的被申请人而言，该措施是非常严厉的，至少而言它会对其生产、销售活动造成严重的障碍。这是由于法院在接到这类申请后，仅仅只需要对申请人提供的材料进行审查，而且一旦决定同意该申请，则被申请人必须无条件地遵守之，与此同时法院还有权利清点和查封被指控的产品及模具等。因此为了维护市场经济环境的稳定和安全，必须对诉前申请令的申请条件和程序进行严格的规定。

根据我国有关法律和司法解释的规定，司法实践中诉前禁令的适用，实体上一般应当审查以下四个方面:第一，被申请人即将实施或正在实施的行为是否构成侵犯知识产权。第二，不采取禁止措施是否会给申请人的合法利益造成难以弥补的损失。第三，申请人提供担保的情况。第四，禁令的作出是否会损害公共利益。^[16]

具体而言，首先，应该是对被申请人的行为进行审查，判断该行为是否属于侵犯知识产权的行为。但是一方面诉前禁令是先于正式诉讼前的诉前保全措施，另一方面法律规定人民法院应当自接受申请之时起48小时内作出裁定;有特殊情况需要延长的，可以延长48小时。因此在正式的侵权之诉提起前要法院在如此之短的时间内进行确定的判断被申请人的行为是否侵犯了知识产权显然过于苛刻。探究诉前禁令制度设置的本意也不难发现，诉前禁令并非考虑专利侵权纠纷的真正结果而是考虑正在发生的侵权行为或者可能发生的侵权行为对申请人造成的损失。重视的是“侵权”而非“胜诉”。因此我们赞同侵权可能性的观点。因为未加庭审的证据只能证明存在侵权可能性而无法证明确定存在侵权行为。综上所述我们认为法院在作诉前禁令的裁定时的实质审查依据应该是“被申请人正在进行或即将进行的行为是否可能构成侵犯专利权”即可。

对侵权可能性的审查主要包括以下两个方面:(1)申请人知识产权权利的有效性审查，即申请人是知识产权所有人或者法律规定的相关利害关系人，涉案知识产权专利处于有效存续期间内。(2)被控行为侵权可能性审查^[17]，在这一个阶段，法院对申请人提交的证据虽然不需要经过双方质证，但仍需对其真实性、关联性等围绕以上两方面进行初步审查。

其次，因为并非所有的专利侵权案件都可以提出诉前禁止令。根据《专利法》的规定，仅仅当有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，才可以在起诉前向法院申请采取责令停止有关行为的措施。这也就是所谓的必要性证明，正如同前文中所述，诉前禁令制度的建立并非为了考虑最终专利侵权案件的胜负，而是为了防止申请人的权利损失扩大，同时由于法院只对申请人提供的证据作初步审查，因此如果没有必要性的限制，将会大大增加社会成本，也会破坏经济交易的安全和稳定。所以，申请诉前禁令还应证明该行为的发生或继续将会造成无法弥补的损失。

再次，由于诉前禁令是强制性的，一旦发出立即生效，而且可以一直持续到诉讼终结，并且不可以上诉。因此，如果有任何差错，即可能给被控侵权人造成很大损失。所以，法院要求申请人在申请时必须提供合理、有效、足额的担保。同时提供保证金也可以防止诉前禁令被滥用。这项规定既保证了被申请人的利益也防止申请人滥用该项制度破坏市场秩序，打击竞争对手。至于担保金的数额，则要考虑责令停止有关行为所涉及产品的销售收入、合理的仓储保管费用、被申请人停止有关行为可能造成损失、员工工资等合理费用的支出等因素。法院一般至少要求申请人提供人民币10万元的担保，但在具体案件中，可能甚至更高。如果执行禁止令时能通知被申请人的，则可以要求被申请人对此陈述意见;无法通知被申请人的，在作出禁令裁定之后，若被申请人要求追加担保，则法院可依据案情再裁定追加担保。担保方式为票据担保、现金担保或实物担保，不能是信用担保。

最后，诉前禁令的颁布还应保障社会公共利益，不能对公共利益造成损害。这里所谓的公共利益应该是指社会总体利益而并非仅是案外第三人的利益。在司法实践中公共利益的原因极少使用，往往是由于涉及公共健康、环保等社会重大利益时才会使用。但我们认为一项诉前禁令的颁布不但应该不损害社会公共利益而且应该使社会利益趋向最大化。简而言之，法院发布的诉前禁令对社会公共利益的损害不应大于不发布诉前禁令对申请人造成的损失。

综上，我们可以看出法院在作出诉前禁令裁决时应综合考虑审查如上四点。既要保护申请人合法的知识产权权利，同时也不能损害被申请人的合法权利以及社会公共利益以及市场秩序和安全。

三、诉前禁止令的效力

根据我国《专利法》的规定，法院在接到诉前禁止令的申请之后，如果经审查符合条件的，则必须在48小时之内作出书面裁定，裁定一旦作出立即执行。被申请人可以在收到诉前禁令裁定之日起10日内提起复议，但复议期间不停止裁定的执行，且不能向上级法院对诉前禁令裁定提起上诉。另一方面由于法院对于诉前禁令和其后的诉讼案件，是作为两个不同的独立案件进行处理的。因此，申请人在法院采取诉前禁止令的措施后15日内必须提起侵权诉讼，否则，法院将解除诉前禁止令措施。以上几点即是我国专利法中对诉前禁令的规定。

另外，在申请诉前禁止令的同时，申请人可以向法院同时提出对被申请人侵权行为进行证据保全的要求(如要求扣押其生产工艺图纸资料、清点其生产销售数量、扣押其财务账册及销售合同等)，还可以要求法院采取财产保全措施(如查封对方的产品，冻结对方银行账号内的存款，查封其房产、车辆等财产)，但同时也要提供相应的财产担保，担保的形式由法院决定，一般是现金担保，或者其它实物财产的担保，担保金的数额一般为被保全数额的20%～30%左右。^[18]

四、诉前禁令的申请的时效

由于相关司法解释并未对申请时效作出具体规定，因此我们认为，诉前禁令的申请时效应该依照《民法通则》中的有关规定，即从知道或应该知道权利被侵害之日起2年之内。

五、诉前禁止令的救济途径

我国的诉前禁令制度，只要求法院对申请人提供的证据做初步审查，且要求法院及时作出裁定。因此可以认为我国现行的临时禁令制度是对申请人的及时救济，是通过牺牲程序正义实现的。法院在实施该措施时可以不通知被申请人，而在采取该措施后再通知，从而可能对被申请人的利益造成严重的冲击和影响。因此我国《专利法》中对被申请人的救济途径也作出了相关规定，首先，申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。由于诉前禁令制度只是专利纠纷案件前的保全措施，而法院不能根据诉前禁令的裁决就判定被申请人侵犯了申请人的权利。因此，在作出裁决后，要求申请人及时提起专利侵权诉讼，使法院能及时作出确定判决。如果申请人不及时提起诉讼，则法院应该及时解除诉前禁令，防止被申请人遭受更大损失。其次，《专利法》规定，申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因停止有关行为所遭受的损失。这既是防止申请人滥用诉前禁令措施损害他人利益，同时也弥补了被申请人因申请人错误申请所遭受的损失。同时，法律也为申请人和被申请人提供了及时的救济途径，即当事人对裁定不服的，可以申请复议一次;但复议期间不停止裁定的执行。这就保证了当事人能够及时地对裁定提出异议，防止损失扩大。

综上所述，我们不难发现，诉前禁止令是保障权利人合法权益的一项重要措施，但同时由于它的效力之强，诉前禁令往往也是一把双刃剑，如果使用不当，则很可能对自己造成伤害。因此，在提出申请之前，必须做充分详细的调查和研究，在程序上和实体上都作好足够的准备。

法条点击

《中华人民共和国专利法》(2008年12月27日)

第六十六条　专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。

申请人提出申请时，应当提供担保;不提供担保的，驳回申请。

人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定;有特殊情况需要延长的，可以延长四十八小时。裁定责令停止有关行为的，应当立即执行。当事人对裁定不服的，可以申请复议一次;复议期间不停止裁定的执行。

申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。

申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因停止有关行为所遭受的损失。

2000年修订的《专利法》第六十一条专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。

人民法院处理前款申请，适用《中华人民共和国民事诉讼法》第九十三条至第九十六条和第九十九条的规定。

《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》(2001年6月7日)

第四条　申请人提出申请时，应当提交下列证据:

(一)专利权人应当提交证明其专利权真实有效的文件，包括专利证书、权利要求书、说明书、专利年费交纳凭证。提出的申请涉及实用新型专利的，申请人应当提交国务院专利行政部门出具的检索报告。

(二)利害关系人应当提供有关专利实施许可合同及其在国务院专利行政部门备案的证明材料，未经备案的应当提交专利权人的证明，或者证明其享有权利的其他证据。

排他实施许可合同的被许可人单独提出申请的，应当提交专利权人放弃申请的证明材料。

专利财产权利的继承人应当提交已经继承或者正在继承的证据材料。

(三)提交证明被申请人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为的证据，包括被控侵权产品以及专利技术与被控侵权产品技术特征对比材料等。

第六条　申请人提出申清时应当提供担保，申请人不提供担保的，驳回申请。

当事人提供保证、抵押等形式的担保合理、有效的，人民法院应当准予。

人民法院确定担保范围时，应当考虑责令停止有关行为所涉及产品的销售收入，以及合理的仓储、保管等费用;被申请人停止有关行为可能造成的损失，以及人员工资等合理费用支出;其他因素。