如何终止专利实施许可合同

5.如何终止专利实施许可合同?——王××等诉××无线电一厂专利实施许可合同纠纷再审案^[5]

案情简介

再审申请人(一审原告，二审上诉人，原再审被申请人):王××

再审申请人(一审第三人，二审上诉人，原再审被申请人):王乙

再审申请人(一审第三人，二审上诉人，原再审被申请人):吕××

再审申请人(一审第三人):梅××

再审被申请人(一审被告，二审被上诉人，原再审申请人):××无线电一厂

王××、王乙、梅××与无线电一厂于1989年9月1日签订了专利技术转让合同，并于1989年10月14日向无线电一厂提交了全套图纸和设计资料，无线电一厂按合同支付了1.3万元入门费。后进行了调试和试生产。在此合同基础上，根据无线电一厂的要求，王××、王乙、梅××与无线电一厂重新签订排他性专利实施许可合同。王××代表王乙、梅××在合同文本上签字。

1990年11月1日，王××与无线电一厂签订专利实施许可合同一份，合同主要约定:“王××将其所有的实用新型专利单人便携式浴箱有偿转让给无线电一厂使用(专利申请号为88202076.5，专利有效期为1988年3月19日至1996年3月19日)，无线电一厂在全国范围内独家使用该专利并拥有销售权;王××提供该专利产品的全套图纸和设计资料;合同有效期内，由于工艺或生产等其他方面的需要，双方均可对专利进行技术改进设计，但不影响和改变专利的属性，不影响本合同的执行;无线电一厂在合同生效之日再付给王××1.2万元入门费(已付1.3万元);从1990年10月1日起至1991年10月1日止，无线电一厂按销售额的2.5%付给王××专利使用费;从1991年10月1日起至1996年3月19日止，无线电一厂按销售额的2.6%付给王××专利使用费;专利使用费按月结算，每月5日前结算并付清上月的使用费;无线电一厂不按时付给王××使用费，按月计算付给王××5%滞纳金。”合同签订后，无线电一厂投入了生产。

1991年3月20日，王××与无线电一厂签订终止合同协议书，以该合同涉及的单人便携式浴箱的结构形式在生产中无法实施为主要理由终止了合同。无线电一厂从1990年10月至1991年3月20日止，总计销售S－400A型机4 846台，销售额为2 460 451元。根据动力区人民法院(96)动经初字第179号判决认定，无线电一厂已支出使用费170 948.8元，入门费25 128元。第三人王乙1991年10月两次在无线电一厂借款7 000元。无线电一厂代交个人所得税43 828.49元。王××与王乙、吕××、梅××三位第三人之间的专利权属纠纷业经哈尔滨市中级人民法院(94)哈经初字第229号判决确认为，“单人便携式浴箱”实用新型非职务发明专利权属为王××、王乙、吕××、梅××共有，效益分配比例为王××45%，王乙35%，吕××15%，梅××5%，该判决已发生法律效力。“终止合同协议书”是由王××本人执笔起草签名，时任无线电一厂法定代表人张世杰签名并加盖公章。此前，王××、梅××已向国家专利局申请专利号为91204101.3的单人用电加热桑拿浴箱专利。王××与无线电一厂签订“终止合同协议书”的目的是，用91204101.3的单人用电加热桑拿浴箱专利保护无线电一厂当时生产的S－400A型产品。

无线电一厂从1990年10月至1996年3月对88202076.5号单人便携式浴箱专利技术进行了改进，先后生产出S－400A型浴箱、S－400B型浴箱。其中S－400B型浴箱于1994年3月11日被中国专利局授予93211464.8号实用新型专利。无线电一厂在王××专利有效期内共生产S－400A、S－400B浴箱291 847台，销售270 086台。自1989年10月至1993年7月10日，无线电一厂已支出使用费177 948.80元，入门费25 128元，并代交个人所得税43 828.49元。1993年7月10日以后，无线电一厂停止支付专利使用费。

原二审期间，××省高级人民法院曾就无线电一厂生产的S－400A型产品技术方案和S－400B型专利产品技术是否落入王××等88202076.5单人便携式浴箱专利的保护范围，委托国家科委知识产权事务中心进行技术鉴定。其鉴定结论为:“无线电一厂的北燕牌S－400A型单人便携式浴箱产品的技术特征和桑拿浴箱专利(专利号93211364.8)即S－400B型产品技术特征，没有全面覆盖单人便携式浴箱专利(专利号:88202076.5)的全部必要技术特征，没有落入该项专利的保护范围。”

二审判决后，无线电一厂向王××等支付了部分专利使用费247 609元。

本案经××市中级人民法院一审、××省高级人民法院二审、××省高级人民法院再审，最后诉诸最高人民法院进行再审。

审理结果

1.关于“终止合同协议”效力

专利权人与其他非专利权人共同作为专利实施许可合同的一方，特别是合同对其他非专利权人也约定了权利义务的情况下，专利权人行使专利权应当受到合同的约束。不经过其他非专利权人的同意，专利权人无权独自解除所签订的专利实施许可合同，否则，就会损害合同其他当事人的合法权益。1990年11月1日签订专利实施许可合同时，王××是作为甲方(王××、王乙、梅××)代表签名，该合同虽没有约定专利的处分权归上述三人共有，但约定了甲方有获得入门费、专利使用费的权利。该合同虽未约定其他两人的收益数额，但没有约定的只是具体的分配比例，并不是没有约定两人应获得收益。1991年3月20日，王××与无线电一厂签订终止协议书时，未经其他许可人的同意和授权，擅自终止原签订的专利实施许可合同，损害了其他许可人的利益。

根据原审查明的事实，王××与无线电一厂签订终止协议书，目的是想撇开王乙等人。对于王××的用意以及王××与王乙等人的专利权属纠纷，无线电一厂是明知的。此外，终止合同协议书表明，专利实施许可合同涉及的单人便携式浴箱的结构形式在生产中无法实施，也与事实不符。

据此，法院认为，原再审判决以王××虽然代表王乙、梅××签订专利实施许可合同，但该合同并未约定专利的处分权归上述三人共有，也未对收益问题对其他两人作出数额约定;王××作为当时惟一的专利权人有权签订终止合同协议书;王××等人未举证证明无线电一厂有恶意，作出的王××的行为符合《专利法》的规定，其签订的终止合同协议书有效的认定错误，应予纠正。无线电一厂关于终止合同协议书有效，该厂已按照合同的约定履行了义务的辩解不予支持。

2.关于无线电一厂是否需要支付王××等人专利许可使用费

本案为专利实施许可合同纠纷。根据双方签订的专利实施许可合同第5条的约定:在合同有效期内，由于工艺或者生产等其他方面的需要，甲乙双方均可对专利进行技术改进设计，但不改变该专利的实际属性，不影响本合同的执行。无线电一厂应当按照约定向王××、王乙、梅××支付专利实施许可使用费。吕××作为专利权人之一，理应获得相应的份额。

原再审判决在认定终止合同协议有效的情况下，依据鉴定结论，对无线电一厂生产的两种类型的产品是否落入王××等人专利的保护范围作出认定，超出本案审理范围。不管无线电一厂继续使用的是王××等人的专利技术，还是经过改进的自己的技术或者获得专利的技术，均涉及专利侵权判定，本院在本案中对此不应予以审理。

原再审期间，××省高级人民法院采用了原二审法院委托国家科委知识产权事务中心就无线电一厂生产的S－400A型产品技术方案和S－400B型专利产品技术是否落入王××等人专利保护范围所作的鉴定，并依据该鉴定关于无线电一厂的两个类型的产品没有落入王××等人专利保护范围的结论，认定无线电一厂无需向王××等人支付专利使用费，原二审判决认定事实和适用法律错误。由于上述鉴定结论未在法庭上出示、未经双方当事人质证，原再审判决将其作为定案的依据，不符合《民事诉讼法》第66条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第47条的规定，违反法定程序。无线电一厂认为鉴定结论合法有效，其生产的S－400A和S－400B浴箱产品没有落入王××专利保护范围，与王××专利没有法律上的权利义务关系的辩解，本院不予支持。

综上，最高法院认为，原再审判决违反法定程序，适用法律错误，应予纠正。王××、王乙、梅××、吕××申请再审的主要理由成立，予以支持。依照《专利法》第12条、《民事诉讼法》第153条第(二)项、第(四)项之规定，判决如下:

一、撤销××省高级人民法院(2002)高监商再字第12号民事判决;

二、维持××省高级人民法院(1997)经终字第68号民事判决第(一)项、第(二)项，即(一)撤销××市中级人民法院(1993)经三初字第23号民事判决;(二)××无线电一厂给付王××、王乙、梅××、吕××专利使用费3 242 844.52元。此前已执行的专利使用费应予扣除。

法理评析

本案争议的焦点在于专利实施许可合同及其合同之终止，以及专利许可使用费的判定。现依据专利法及相关法律、行政法规的规定予以分析。

1.专利实施许可合同

专利实施许可是专利权人实现专利经济价值的重要方式之一。所谓专利实施许可，是指专利权人或其授权的其他人与希望实施专利的被许可人之间，通过签订许可合同的形式，同意被许可人在一定的期限、地域范围内按照一定的方式实施其专利，也称为专利许可证贸易或专利自愿许可。^[6]

专利实施许可根据被许可人实施权限的不同分为独占实施许可、排他实施许可和普通实施许可。根据许可合同当事人之间的关系可以分为交叉许可和分许可。不同类型的专利实施许可对应着不同类型的许可合同。独占实施许可合同是指专利权人许可被许可方在合同约定的时间和地域范围内，以合同约定的使用方式对专利进行独占性实施，从而排斥包括专利权人在内的一切人实施该项专利。排他实施许可合同也称独家实施许可合同，这类合同被许可方在约定的时间和地域范围内以合同约定的使用方式享有对专利的排他性实施权。在合同约定的时间和地域范围内，专利权人可不得再许可任何第三人以此相同的方式实施该项专利，但专利权人可自行实施。普通实施许可合同应用最为普遍，许可人只同意被许可人实施其专利，但是对自身权利的行使不作任何限制，也就是说许可人既可以自己实施专利技术也可以再许可第三方实施其专利。交叉实施许可合同中双方当事人可以互相许可对方实施自己的专利，可以更好地进行技术上的合作以达到双赢的目的。分实施许可合同也称为再转让许可合同或者转许可合同，是指从专利权人获得实施许可的被许可人，经专利权人的同意，可以作为许可人再许可第三方实施该专利。各种实施许可合同充分有效地保证了专利权人的权利，同时也是实现专利价值的一个十分重要的手段。

专利实施许可合同与专利权转让合同并不相同。首先，通过签订专利实施许可合同所转让的仅仅是专利技术的使用权，被许可人应当在专利实施许可合同约定的范围内实施专利技术，许可人对专利技术仍然享有专利权，而专利权转让合同中转让的是专利技术的专利权，受让方可以自由地决定专利技术的实施范围、方式等，也可以自行决定是否许可他人实施该专利技术;其次，我国规定专利实施许可合同应当在合同生效之日起三个月内办理合同备案手续，而专利权转让合同则应当进行登记，登记是合同的生效要件。

可见，本案中王××等人与无线电厂签订的是专利实施许可合同，并且是独占实施许可合同。

2.专利实施许可合同的主要内容

我国《专利法》第12条规定:“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。”需要注意的是，我国新修订的《专利法》并不要求当事人之间必须订立书面的实施许可合同，当事人可以根据自身情况订立合同，这样大大便利了专利权人进行专利交易。专利实施许可合同的主要条款一般包括以下几方面:专利技术的内容和专利的实施方式;实施许可合同的种类;实施许可合同的有效期限和地域范围;技术指导和技术服务条款;专利权瑕疵担保和保证条款;专利许可使用费用及其支付方式;违约责任以及违约金或者赔偿损失额的计算方法。除了这些内容外，还可以就当事人双方认为必要的其他事项进行约定。例如:不可抗力条款;专利技术改进成果的归属;争议的解决办法;关键名词和术语的解释。

对于专利使用费的约定在合同中尤为重要，这是一个专利技术的价值的体现，会对专利权人产生十分重要的影响。本案中，专利实施许可合同中作出了专利使用费的明确约定:在合同有效期内，由于工艺或者生产等其他方面的需要，甲乙双方均可对专利进行技术改进设计，但不改变该专利的实际属性，不影响本合同的执行。因此，应当按照其约定的内容实施。而对于无线电一厂之后的改进行为是否构成侵犯专利权的行为则并不是本案应当讨论的内容。

3.专利实施许可合同的终止

如果一项专利权是由两个以上单位或者个人共有，签订许可合同时应当征得各共有人的同意，因为被许可人的资历、生产能力、允许被许可人实施的规模，以及使用费的数额等情况，对其他共有人的利益有很大的影响。在专利实施许可合同的终止时，也需要得到所有专利权人的同意。我国《专利法》第十五条规定:“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利;许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。”

本案中，专利权是王××、王乙、吕××、梅××四人共有的，在签订许可合同时理应得到四个人的同意。同样地，在一份专利实施许可合同终止的时候，必须要得到四个人的同意。然而王××并没有征得其他几人同意而随意与无线电厂签订终止合同，必然会侵犯其他几位专利权人的合法权益。因此，不经过其他非专利权人的同意，专利权人无权独自解除所签订的专利实施许可合同。王××与无线电一厂签订终止协议书时，未经其他许可人的同意和授权，擅自终止原签订的专利实施许可合同，损害了其他许可人的利益。可见，要想终止某一专利实施许可合同，要征得双方所有权利人的同意，不能损害任何一方任何人的利益，否则会导致终止合同无效。

法条点击

《中华人民共和国专利法》

(2008年12月27日)

第十二条　任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。

2000年修订的《专利法》第十二条任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立书面实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。

第十五条　专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利;许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。

除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。(2000年修订《专利法》无本条款)

《中华人民共和国合同法》(1999年3月15日)

第三百四十四条　专利实施许可合同只在该专利权的存续期间内有效。专利权有效期限届满或者专利权被宣布无效的，专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同。

第三百四十五条　专利实施许可合同的让与人应当按照约定许可受让人实施专利，交付实施专利有关的技术资料，提供必要的技术指导。

第三百四十六条　专利实施许可合同的受让人应当按照约定实施专利，不得许可约定以外的第三人实施该专利;并按照约定支付使用费。